La cancelación del registro de una

marca por falta de uso: especial

referencia a la cancelación parcial
Patricia Gamboa Vilela

SUMARIO
INTRODUCCIÓN. l. EL USO DE LA MARCA. 1.1. ¿QUIÉN DEBE USAR LA MARCA?
1.2. ¿CÓMO SE DEBE USAR LA MARCA? 1.3. ¿DÓNDE SE DEBE USAR LA MARCA? 1.4. ¿CUÁL
ES EL PERIODO RELEVANTE DE USO? 2. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE
USO. 2.1. ¿OBLIGACIÓN DE USO O CARGA DEL TITULAR? 2.2. ¿QUIÉN PUEDE SOLICITAR
LA CANCELACIÓN POR FALTA DE USO? 2.3. ¿CUÁNDO SE PUEDE SOLICITAR LA
CANCELACIÓN DE UN REGISTRO? 2.4. CARGA DE LA PRUEBA. 3. DERECHO PREFERENTE
QUE NACE DE LA CANCELACIÓN. 4. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO.
4.1. CANCELACIÓN TOTAL VS. CANCELACIÓN PARCIAL. 4.2. PRECEDENTE DE
OBSERVANCIA OBLIGATORIA. 5. CONCLUSIONES.

Introducción. consumidor como signo distintivo de ese

producto o servicio 3 •
Como bien sabemos, nuestro ordenamiento
jurídico en materia de Propiedad Ahora bien, el tener un sistema
Industrial 1 ha optado por un sistema constitutivo de registro puede incentivar el
constitutivo de registro, en el cual no se registro de marcas sin intención de
exige el uso previo de una marca para que utilizarlas en el mercado; intención de "no
ésta pueda acceder al registro 2 • Sin uso" que puede obedecer a razones de
embargo, desde el punto de vista del distinta índole. Así, puede suceder que se
mercado, se entiende que una marca tiene trate de marcas registradas con la finalidad
que ser utilizada, ya que el signo que la de que se constituyan en marcas defensivas
conforma no se convierte en marca sino o de defensa 4 , o de marcas registradas con
hasta el momento en que es aplicado a un la finalidad de venderlas posteriormente;
producto o un servicio, y puesta en el práctica inescrupulosa de algunos titulares.
mercado para que sea percibida por el Existen casos también en los cuales el titular

1
El Derecho de Propiedad Industrial en el Perú, se encuentra regulado por una norma de la Comunidad Andina de
Naciones (CAN): la Decisión No 486, Régimen Común Sobre Propiedad Industrial. El sistema constitutivo se encuentra
establecido por el artículo 164º de la referida norma que establece que: "El derecho al uso exclusivo de una marca se
adquirirá por el registro de la misma ante la respectiva oficina nacional competente".
2 Este sistema admite como excepción el caso del "nombre comercial", respecto del cual el registro tiene efectos mera-
mente declarativos.
3
FERNÁNDEZ-NOVOA, Carlos. Fundamentos del Derecho de marcas. Editorial Montecorvo S.A., Madrid, 1984, p.
23.
4
Marcas de defensa son aquellas que el titular registra, a efectos de proteger una marca principal. Así, por ejemplo, si
bien COCA COLA es una marca utilizada únicamente para distinguir bebidas gaseosas, su titular puede optar por

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CDA
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tiene intención de utilizar la marca, pero l. EL USO DE LA MARCA.

se encuentra imposibilitado de hacerlo por Como su propio nombre lo indica,
razones de orden económico o tecnológico. la figura de la cancelación del registro por
Independientemente de cuáles sean falta de uso se produce ante la falta de uso
las razones que llevan a un titular a no de la marca registrada. En ese sentido,
utilizar la marca registrada a su favor, lo resulta pertinente establecer previamente
cierto es que una marca registrada y no cuándo se entiende que la marca está siendo
utilizada se convierte en una traba usada en el mercado y, por consiguiente,
innecesaria para aquellos empresarios que no podrá ser objeto de una cancelación de
si desean adoptar la marca para sí y utilizarla su registro.
efectivamente en el mercado. Ahora bien, al hablar de "uso" (de
una marca) estamos ante un concepto
Como una respuesta frente a esta
definido legalmente. En efecto, será la
problemática, surge la figura de la
legislación vigente en cada país la que
cancelación por falta de uso, la misma que
establezca cuándo se entiende que una
implica eliminar del registro aquellas
marca está siendo usada en el mercado.
marcas que no están siendo utilizadas por
su titular. Esta cancelación del registro, sin En el caso de la legislación vigente
embargo, no se produce de manera auto- en el Perú, la Decisión Nº 486 en su artículo
mática ni en todos los casos. Por el 166º establece que:
contrario, se trata de una figura cuyos "Se entenderá que una marca se encuentra
requisitos, procedimiento y alcances se en uso cuando los productos o servicios que
encuentran definidos legalmente. ella distingue han sido puestos en el
Precisamente al estudio de todos estos comercio o se encuentran disponibles en el
puntos dedicaremos el presente trabajo. Así, mercado bajo esa marca, en la cantidad y
empezaremos analizando qué se considera del modo que normalmente corresponde,
"uso", precisando quién de be utilizar la teniendo en cuenta la naturaleza de los
marca, cómo y dónde debe realizarse el uso, productos o servicios y las modalidades bajo
y el periodo en el cual debe verificarse el las cuales se efectúa su comercialización en
mismo. Seguidamente se hará referencia a el mercado.
algunas cuestiones de procedimiento, a
También se considerará usada una
saber, cuándo procede interponer una
marca, cuando distinga exclusivamente
acción de cancelación por falta de uso, quién
productos que son exportados desde
tiene la carga de la prueba, y en qué consiste
el derecho preferente que nace de la cualquiera de los Países Miembros, según
lo establecido en el párrafo anterior.
cancelación de un registro. Finalmente, se
analizará la denominada "cancelación El uso de una marca en modo tal que
parcial" del registro y las implicancias de la difiera de la forma en que fue registrada sólo
misma. en cuanto a detalles o elementos que no

registrar la misma marca para distinguir productos o servicios diversos, a efectos de evitar que, en aplicación del
Principio de Especialidad, un tercero registre a su favor, la marca COCA COLA. Las "marcas de defensa" se diferencian
de las "marcas de reserva", en tanto estás últimas son marcas registradas con la finalidad de ser utilizadas, no de modo
inmediato, sino en el futuro.

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alteren su carácter distintivo, no motivará cuales el titular decide no utilizar

la cancelación del registro por falta de uso, directamente la marca, sino hacerlo a través
ni disminuirá la protección que corresponda de un tercero. Ello puede deberse a
a la marca" 5 • dificultades económicas o tecnológicas del
Del análisis de la norma citada se titular que le impiden fabricar el producto
advierte que para establecer si una marca u ofrecer el servicio por sí mismo; o puede
se encuentra, o no, en uso según la Decisión deberse simplemente a una estrategia de
Nº 486, se debe responder fundamenta- mercado: al titular le es más rentable
lmente a cuatro preguntas: quién debe usar producir a través de un tercero al cual
la marca (factor subjetivo), cómo se debe autorizará el uso de la marca registrada a su
usar la marca (factor objetivo), dónde debe favor. Esta última opción resulta más
usarse la marca (factor territorial); y, atractiva en los casos en los cuales el titular
finalmente, aun cuando la norma citada no de la marca tiene su establecimiento
hace referencia a ello, se de be determinar principal en otro país.
cuál es el periodo en el que se de be usar la Cabe precisar que, a efectos de
marca (factor temporal). A continuación acreditar el uso de una marca, basta con que
daremos respuesta a cada una de estas la persona que la utiliza esté autorizada por
interrogantes: el titular. No se exige formalidad alguna
para dicha autorización, así como tampoco
1.1. ¿Quién debe usar la marca?.
se exige que exista previamente un contrato
Según la legislación vigente, la de licencia de uso entre el titular y quien
marca de be ser utilizada por su titular o por utiliza la marca. En este punto, se debe tener
cualquier persona autorizada por el titular en cuenta además que, en el caso que la
de la marca 6 . autorización se haya manifestado a través
En efecto, por lo general, la marca de un contrato de licencia, no se establece
es utilizada por su propio titular, para como requisito que dicho contrato se
identificar los productos que él mismo encuentre inscrito en los Registros de
fabrica y lanza al mercado, o los servicios Propiedad IndustriaF , administrados por la
que directamente ofrece en el mercado; Oficina de Signos Distintivos del Instituto
supuesto que no requiere mayor análisis. Sin de Defensa de la Competencia y de la
embargo, no son pocos los casos en los Propiedad Intelectual - INDECOPI8 .

' Esta norma debe ser concordada con el artículo 165º que establece que: "La oficina nacional competente cancelará el
registro de una marca a solicitud de persona interesada, cuando sin motivo justificado la marca no se hubiese utilizado en
al menos uno de los Países Miembros, por su titular, por un licenciatario o por otra persona autorizada para ello durante los
tres años consecutivos precedentes a la fecha en que se inicie la acción de cancelación" (el resaltado es nuestro).
6
Como podemos advertir, ello se desprende de lo establecido en el artículo 165° de la Decisión.
7
En este punto, la Decisión N9 486 recoge lo establecido por su predecesora la Decisión Nº 344. Respecto de esta última el
Tribunal Andino estableció: "Que, las sanciones por la falta de inscripción de un contrato de licencia de marca no pueden
hacerse extensivas a los supuestos de cancelación del registro de marca. En tal sentido, téngase presente que la inscripción
per se del contrato no necesariamente acredita que una marca venga siendo efectivamente usada en el mercado, y que la
Decisión No 344 no prevé una sanción expresa a la falta de inscripción de los contratos de licencia, razón por la cual tal
sanción no puede presumirse" (Resolución 159, Revisión de oficio de la Resolución 030 de la Secretaría General, que
contiene el Dictamen 016-97, que determinó el Incumplimiento por parte del Gobierno de Perú en la aplicación de la
Decisión Nº 344, Régimen Común sobre Propiedad Industrial).
' La Oficina de Signos Distintivos del instituto Nacional de Defensa de la Competencia y Protección de la Propiedad
Intelectual (INDECOPJ). es la autoridad competente para el registro y protección de los signos distintivos reconocidos por
la legislación.

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Ahora bien, en la medida que el uso el logotipo que aparece en el certificado de

debe ser realizado por el titular de la marca registro. Se aceptan variaciones en este
o por alguna persona autorizada por él, no aspecto, siempre y cuando ellas no sean
se puede considerar válido el uso de la sustanciales y no alteren la impresión de
marca en los denominados "productos conjunto del signo.
pirata", ya que en este caso se trataría de
Un ejemplo de variación sustancial
un uso no autorizado por el titular.
del signo -en la forma en la que era usado-
1.2. ¿Cómo se debe usar la marca? ' y que determinó la cancelación de su
El uso debe ser real, efectivo y registro, lo constituye el caso de la marca
continuo. Real y efectivo quiere decir que de helados BRESLER y su logotipo. Como
los productos o servicios identificados con se verá a continuación, esta marca estaba
la marca deben estar a disposición del registrada con determinadas características;
público en el mercado. En ese sentido, no sin embargo, era utilizada en el mercado
basta con la publicidad que se realice en con variaciones sustanciales que llevaron a
torno a la marca, aun cuando ella se difunda la autoridad competente a establecer que
por medios de comunicación masivos. Se no se había demostrado el uso de la marca
requiere, por el contrario, la presencia conforme a lo establecido en la legislación
efectiva de los productos o servicios en el vigente y que por tanto correspondía la
mercado y que además esa presencia sea cancelación de su registro 9 • Dichas
continua. variaciones se observan en el siguiente
gráfico:
El artículo 166º, bajo análisis,
establece además que el uso de la marca
deberá estar en relación con la naturaleza
de los productos o servicios a distinguir. En
efecto, no se exigirán los mismos niveles de
venta en el caso de una marca que identifica
un producto de consumo masivo, como es
el "pan", que los que se exigen tratándose
de una marca que identifica productos que
están dirigidos a un sector específico de
consumidores, como son las "aeronaves".
Asimismo, se tomará en cuenta si se trata
de un producto de consumo frecuente
(bebidas gaseosas, por ejemplo) o, por el 1.3 ¿Dónde se debe usar la marca?
contrario, de un producto que no se
De acuerdo con la legislación
adquiere a menudo (como es el caso de un
vigente, se considera un uso válido aquél
artefacto electrodoméstico).
que se verifica en cualquiera de los países
De otro lado, se debe tener en miembros de la Comunidad Andina de
cuenta que la marca debe utilizarse en la Naciones (CAN). Así, por ejemplo, si una
forma en la cual ha sido registrada, es decir, marca se encuentra registrada en el Perú,
con las mismas características que presenta pero es utilizada únicamente en Ecuador,

9
Resolución No 4478-1999/0SD-INDECOPI, de fecha 26 de abril de 1999, recaída en el expediente Nº 55827-1998.

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para efectos legales se entenderá que la registro válidamente otorgado, pero cuya
marca registrada en el Perú está en uso. vigencia se interrumpe debido a la falta de
uso de la marca en el mercado.
Asimismo, se considerará que una
marca está siendo utilizada, en el supuesto 2.1. ¿Obligación de uso o carga del titular?
que identifique productos que están
Si bien de una primera impresión
destinados exclusivamente a ser exportados
podríamos considerar que existe una
desde cualquier país miembro de la CAN.
obligación de uso de la marca registrada por
Por el contrario, no se considerará uso la
parte de su titular, como explicaremos a
sola exportación de productos desde
continuación, antes que una obligación se
cualquier otro país hacia alguno de los países
trata de una carga que debe soportar el
miembros de la CAN.
titular de una marca.
1.4. ¿Cuál es el periodo relevante de uso? En efecto, asumir que estamos
En principio, una marca registrada frente a una "obligación de uso" implicaría
debe ser utilizada en el mercado durante la que su cumplimiento es exigible al titular
vigencia de su registro. Sólo así se verificará de la marca. Implicaría además que,
que la marca cumple efectivamente la verificado el "no uso", la autoridad
función que obedece a su naturaleza misma: competente, de oficio, procedería a cancelar
la de identificar productos o servicios en el el registro de la marca. Nada de eso se
mercado. Sin embargo, frente a una acción desprende de la legislación vigente. En
de cancelación por falta de uso, se efecto, de conformidad con la Decisión Nº
considerará relevante únicamente el uso 486, si una marca registrada no es utilizada
efectuado durante los tres años precedentes y no existe un tercero que, interesado en
a la interposición de la acción de adoptar la misma marca, inicie un
cancelación. En este punto, cabe precisar procedimiento de cancelación por falta de
que conforme a la legislación vigente, el uso uso contra el registro de la referida marca,
durante esos tres años, además de ser real y el titular de esta última no se verá privado
efectivo, debe ser continuo y constante. de su derecho.
La posibilidad, entonces, de que se
2. LA ACCIÓN DE CANCELACIÓN POR FALTA DE
cancele el registro de una marca, por falta
uso.
de uso, dependerá de que alguna persona
La cancelación del registro de una interponga la correspondiente acción de
marca, por falta de uso, implica privar al cancelación. La autoridad competente no
titular de los derechos sobre la misma, puede declarar de oficio la cancelación del
debido a que la marca no está cumpliendo registro de una marca. En ese sentido, puede
en el mercado la función para la cual ha existir (de hecho existe) un número
sido adoptada: el identificar y distinguir importante de marcas que permanecen
productos o servicios. registradas -cuyo registro inclusive puede
Cabe señalar que la cancelación del ser renovado al vencerse los diez años de
registro opera desde que el registro es vigencia-, aun cuando nunca hayan sido
cancelado hacia delante. No se afecta la utilizadas en el mercado.
validez del registro, como sí sucede en el Como vemos, el "uso de una marca"
caso de la nulidad. Así, en el caso de la es una carga que debe soportar el titular,
cancelación del registro estamos frente a un en tanto el uso, o no uso, de la marca es una

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circunstancia que depende de él y que sólo supuesto en el cual el registro de una marca
lo beneficiará o perjudicará, según sea el es otorgado por la Primera Instancia
caso, a él mismo. Administrativa, dentro de un procedimien-
2.2. ¿Quién puede solicitar la cancelación to trilateral; contra la referida Resolución
por falta de uso? una de las partes interpone recurso de
apelación y, al resolver la apelación, la
Como ya hemos adelantado en el Segunda Instancia confirma la Resolución
punto anterior, cualquier persona interesa- de Primera. Como es fácil de advertir, entre
da puede solicitar la cancelación de un la primera y la segunda Resolución podrían
registro de marca por falta de uso. Así lo pasar tres años; no obstante lo cual, la
establece el artículo 165º de la Decisión Nº vigencia del registro de la marca en cuestión
486 al señalar que "la oficina nacional se contaría desde la fecha de la primera
competente cancelará el registro de una Resolución. Así, habrían transcurrido tres
marca a solicitud de persona interesada( ... )". años sin que la marca haya sido utilizada
Cabe notar que no se exige acreditar en el mercado y cualquier persona se podría
legítimo interés para accionar, basta con ser considerar habilitada para interponer la
una persona "interesada" en obtener la cancelación por falta de uso de la
cancelación del registro; y la calidad de mencionada marca.
"persona interesada" se demuestra con la La situación descrita sería injusta
sola interposición de la acción de para el titular de la marca pues durante esos
cancelación. tres primeros años todavía no tenía un
2.3. ¿Cuándo se puede solicitar la derecho firme (recordemos que la
cancelación de un registro? Resolución de Primera Instancia fue
apelada, y el titular no tenía la certeza de
Ya hemos señalado que frente a una
que la Sala iba a fallar a su favor), de modo
acción de cancelación el periodo relevante
tal que razonablemente no podía aún
de uso de la marca es el que corresponde a
empezar a utilizar la marca en el mercado.
los tres años precedentes a la interposición
de la acción. De ello podemos advertir que Así, la Decisión Nº 486 establece
para solicitar con éxito la cancelación por claramente que los tres años para interponer
falta de uso del registro de una marca, ésta una acción de cancelación deben contarse
no debe haber sido utilizada durante los tres a partir de que la Resolución que otorga la
años previos a la fecha en la que se decida marca y que queda consentida en la vía
interponer la acción. administrativa haya sido notificada al
titular.
Se establece, sm embargo, una
excepción en el segundo párrafo del artículo Finalmente, cabe señalar que la
165º de la Decisión Nº 486, el mismo que cancelación por falta de uso puede
señala que "no podrá iniciarse la acción de solicitarse como medio de defensa en un
cancelación antes de transcurridos tres años procedimiento de oposición al registro de
contados a partir de la fecha de notificación una tercera marca, en el caso que la
de la resolución que agote el procedimiento oposición se sustente en el registro de una
de registro de la marca respectiva en la vía marca no usada en el mercado.
administrativa". 2.4. Carga de la prueba.
La norma citada contempla el En el procedimiento de cancelación

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por falta de uso existe una inversión de la únicamente puede ser declarada a pedido
carga de la prueba. En efecto, como bien de una persona interesada, en ningún caso
sabemos, quien alega un hecho debe de oficio. Así, la persona que obtenga una
probarlo; sin embargo, en la medida que resolución favorable en un procedimiento
resultaría difícil exigirle al accionante que de cancelación tendrá el "derecho
demuestre que la marca de que se trate no preferente" a solicitar para sí el registro de
está siendo utilizada en el mercado, en el la marca cuyo registro ha sido cancelado.
caso de la cancelación por falta de uso, la
El "derecho preferente" implica
carga de la prueba se traslada al titular de la
preferencia en el tiempo frente a terceros
marca. Así, será el titular quien deberá
-aún frente a quienes pudieran tener
acreditar que su marca sí es utilizada en la
prelación- para solicitar y obtener el
forma prevista por la legislación, a efectos
registro de la marca que fue materia de la
de evitar que se cancele su registro. La
cancelación por falta de uso. Es importante
inversión de la carga de la prueba está
precisar que tener un "derecho preferente"
prevista en el artículo 167º de la Decisión
no significa que se puede acceder al registro
Nº 486. de la marca de forma automática, sólo se
El mismo artículo establece que "el otorga un mejor derecho en el tiempo, ya
uso de la marca podrá demostrarse que la solicitud presentada en ejercicio del
mediante facturas comerciales, documentos "derecho preferente" deberá cumplir con
contables o certificaciones de auditoría que los requisitos de forma y de fondo, antes de
demuestren la regularidad y la cantidad de que pueda ser admitida a registro.
la comercialización de las mercancías Ahora, si bien el "derecho
identificadas con la marca, entre otros". preferente" nace con la Resolución que
Ahora bien, a efectos de evitar la dispone la cancelación del registro -
cancelación del registro de una marca, su Resolución que además debe haber quedado
titular puede demostrar que el no uso de la consentida en la vía administrativa-, una
marca se debió a causas ajenas a él. vez que se obtiene puede hacerse valer
Específicamente, la legislación vigente desde la fecha de presentación de la
contempla como supuestos de "no uso solicitud de cancelación hasta dentro de los
justificado" el caso fortuito y fuerza mayor, tres meses siguientes de la fecha en que la
entre otros; la prueba de estos hechos, sin Resolución de cancelación quedó firme en
embargo, permanece a cargo del titular. la vía administrativa.

3. DERECHO PREFERENTE QUE NACE DE LA 4. LA CANCELACIÓN PARCIAL DEL REGISTRO.

CANCELACIÓN. Una de las novedades más

En el caso que no se demuestre el importantes que trae la Decisión Nº 486-
uso de la marca, en los términos establecidos respecto de su predecesora, la Decisión Nº
por la legislación, o no se demuestre que el 344- en el tema de la cancelación del
"no uso" se encuentra justificado (caso registro por falta de uso, es la posibilidad
fortuito o fuerza mayor), la oficina de cancelar parcialmente un registro.
competente cancelará el registro de la Así, el artículo 165º de la Decisión Nº 486,
marca. tercer párrafo, establece que:
Como ya hemos indicado en puntos "Cuando la falta de uso de una marca sólo
anteriores, la cancelación por falta de uso afectara a uno o a algunos de los productos

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o servicios para los cuales estuviese Clasificación Internacional, pero sólo

registrada la marca, se ordenará una utilizaba la marca en relación con dos de
reducción o limitación de la lista de los ellos -productos que además no guardaban
productos o servicios comprendidos en el vinculación alguna con los ocho restantes-
registro de la marca, eliminando aquellos ' podía conservar el derecho sobre la marca
respecto de los cuales la marca no se hubiese en su integridad. Con ello, continuaba
usado; para ello se tomará en cuenta la impidiendo que un tercero registrara para
identidad o similitud de los productos o sí una marca idéntica o similar para alguno
servicios". de los productos respecto de los cuales la
En los puntos siguientes analizare- marca registrada no era utilizada.
mos las implicancias de la inclusión de la Acertadamente, la Decisión Nº 486
cancelación parcial en la legislación vigente, introduce un cambio en este sentido,
así como los alcances de la norma citada. facultando a la oficina competente a
4.1. Cancelación total vs. Cancelación cancelar parcialmente el registro de una
parcial. marca si la misma sólo es utilizada en el
mercado para identificar uno o algunos de
Para entender en qué consiste la
los productos o servicios para los cuales fue
figura de la "cancelación parcial del
registrada.
registro" conviene, previamente, explicar
cómo operaba la cancelación del registro 4.2. Precedente de observancia obligatoria.
bajo la Decisión Nº 344. Ya hemos señalado que la
Al respecto podemos señalar que, legislación vigente establece la posibilidad
conforme a las disposiciones de la citada de cancelar el registro de una marca
Decisión, si el titular de la marca no únicamente respecto de aquellos productos
acreditaba su uso para algún producto de o servicios para los cuales la marca no se
aquellos para los cuales fue registrada, se hubiera utilizado en el mercado. El
cancelaba en su integridad el registro de la problema que surge en este punto es
mencionada marca. Por el contrario, establecer qué productos o servicios, según
bastaba con que el titular demostrara el uso sea el caso, deben permanecer y cuáles
de la marca respecto de al menos uno de deben ser eliminados del registro.
los productos consignados en su certificado Al respecto, el artículo 165º de la
de registro, para que el registro de la marca Decisión Nº 486, ya citado, establece que
se mantuviera intacto. "para ello se tomará en cuenta la identidad
Como se puede advertir, la opción o similitud de los productos o servicios". Sin
adoptada por la Decisión Nº 344 no embargo, los alcances de esta disposición
respondía a la finalidad de la cancelación no estuvieron claros desde un inicio para
por falta de uso, a saber, limpiar el registro los operadores nacionales.
de marcas que no se encuentran en uso, y Así, al aplicar la citada disposición,
con ello permitir a su vez que los terceros la Oficina de Signos Distintivos - Primera
interesados puedan acceder al registro de Instancia Administrativa-, entendía -y así
marcas registradas, pero no utilizadas. lo estableció en numerosas Resoluciones
En efecto, bajo la Decisión Nº 344 si Administrativas- que frente a una acción
una persona tenía una marca registrada para de cancelación el registro de una marca
diez productos de la misma clase de la quedaría vigente para distinguir aquellos

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productos o servicios respecto de los cuales obligatoria, respecto del artículo 165º de la
se hubiera acreditado el uso de la marca y Decisión Nº 486 que:
también para los demás productos o "La norma dispone que la Autoridad
servicios -comprendidos en el certificado ordenará la reducción o limitación de la
de registro- que fueran similares a estos lista de los productos o servicios cuyo uso
últimos; cancelándose el registro para todo no haya sido acreditado, por lo que la
lo demás. Es decir, el criterio de la norma no establece una facultad sino que
"identidad o similitud de los productos o impone una obligación: la de cancelar
servicios" era tomado en cuenta para decidir parcialmente el registro de una marca
qué productos, además de aquellos respecto a aquellos productos o servicios
consignados en el certificado de registro y cuyo uso no haya sido acreditado.
respecto de los cuales el uso de la marca
había quedado acreditado, se mantenían en La norma establece- refiriéndose a
el certificado de registro, y cuáles no. Cabe la reducción o limitación antes señalada -
precisar, en este punto, que la Oficina que la Autoridad deberá tomar en cuenta
entendía el concepto de "similares" en el la "identidad o similitud" de los productos
sentido de "productos o servicios parecidos" o serv1c10s.
y no como equivalente al concepto de La identidad o similitud debe
"productos o servicios vinculados o evaluarse respecto de los productos o
relacionados". servicios cuyo uso haya sido acreditado. En
Criterio distinto adoptó la Sala de ese sentido, para mantener un producto o
Propiedad Intelectual del Tribunal del servicio en el registro de la marca, la
INDECOPI, segunda (y última) instancia Autoridad deberá determinar:
administrativa, quien consideró que la a) Si se acredita el uso de la marca para un
identidad o similitud debería evaluarse producto o servicio idéntico a uno
respecto de los productos o servicios cuyo específicamente detallado en la lista de
uso hubiera sido acreditado, estén, o no, productos o servicios de la marca; o
comprendidos en el certificado de registro.
b) Si se acredita el uso de la marca para un
Así, en el caso que se acreditara el uso de la
producto o servicio que no se encuentra
marca respecto de un producto no incluido
específicamente detallado en la lista de
dentro del certificado de registro de la
productos o servicios que ésta distingue.
marca, pero que resultara similar a uno que
En este caso, deberá verificar, en
sí estuviera comprendido en el registro, se
particular:
conservaría en el registro la marca respecto
de este último producto. iii)Si dicho producto o servicio resulta
similar a alguno de los que se encuentran
Finalmente, la discrepancia entre
expresamente detallados en dicha lista; o
ambas instancias quedó zanjada con la
emisión de un precedente de observancia iv) Si dicho producto o servicio se
obligatoria. En efecto, la Sala de Propiedad encuentra comprendido en un género de
Intelectual mediante Resolución No 1183- productos o servicios distinguidos
2005/TPI-INDECOPI, de fecha 08 de expresamente por la marca.
noviembre de 2005, recaída en el Finalmente, si únicamente se
expediente No 199324-2004, estableció, con acredita el uso de la marca para distinguir
carácter de precedente de observancia un producto o servicio que no se encuentra

REVISIA Lll: DERI,CHO AllMINISIRAIWO

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 La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial

comprendido en alguno de los supuestos a) temas, encontramos argumentos suficientes

y b) antes descritos, la Autoridad procederá que nos permiten asumir que lo que el
a la cancelación del registro, tal como legislador pretendía con la norma bajo
sucede cuando no se presenta prueba alguna análisis era que frente a una acción de
que acredite el uso de la marca". cancelación por falta de uso, el registro de
Respecto a este tema, consideramos la marca quedara vigente para aquellos
que el sentido del criterio de "identidad o productos o servicios respecto de los cuales
similitud de los productos o servicios", se hubiera acreditado el uso de la marca y
establecido por el artículo 165º bajo análisis, los demás productos o servicios vinculados
no puede establecerse de manera aislada; a ellos 11 , y que estuvieran consignados en
sino en concordancia con el Principio de el certificado de registro.
Especialidad y con la finalidad que persigue Lo señalado se explica por el hecho
la cancelación del registro por falta de uso. de que, si el registro se mantuviera
En efecto, según el Principio de únicamente para el producto o servicio
Especialidad, el derecho que el registro respecto del cual se hubiera acreditado el
confiere al titular de una marca registrada uso, en aplicación del Principio de
le otorga la posibilidad de impedir a terceros Especialidad el titular de la marca
el uso o registro de un signo idéntico o conservaría el derecho de impedir que
similar al registrado para distinguir los terceros accedan al registro de la misma
mismos productos o servicios vinculados a marca para identificar aquél producto o
ellos 10 • servicio eliminado, pero que guarda
vinculación con el que aún figura en el
De otro lado, como ya hemos
certificado de registro.
señalado, la cancelación por falta de uso
tiene por finalidad eliminar del registro En ese sentido, consideramos que lo
aquellas marcas que no están siendo que pretendía el legislador andino al
utilizadas y que se convierten en barreras establecer como criterio para determinar la
innecesarias para terceros que desean cancelación parcial de un registro, la
acceder al registro de la misma marca. "identidad o similitud de los productos o
Hemos señalado además, que la regulación servicios", era que se reflejara en el registro
que existía bajo la Decisión Nº 344 no el derecho exclusivo que tiene el titular de
respondía a esta finalidad, toda vez que una marca, que como ya sabemos, se
bastaba con que el titular de una marca extiende no sólo a los productos
probara el uso de la misma respecto a un consignados en el registro, sino incluso para
solo producto o servicio para que se los vinculados.
mantuviera intacto el registro para todos los Otro punto que no estuvo claro,
productos o servicios para los cuales la desde la aparición de la figura de la
marca había sido registrada. cancelación parcial en nuestro sistema, es
Así, analizando en conjunto ambos el referido a la posibilidad que tendrían las

10 Al evaluar si existe, o no, vinculación entre productos o servicios, se debe atender a criterios tales como la naturaleza de
los productos o servicios de que se trate, sus canales de comercialización o distribución, si son ofrecidos en los mismos
establecimientos, el público al que están dirigidos, entre otros.
11
Nótese que entendemos "similitud" como "vinculación de productos o servicios", ya que esa es la equivalencia que se
utiliza al hablar del riesgo de confusión. Ello difiere del criterio que, antes del precedente de observancia obligatoria,
adoptó la Oficina de Signos Distintivos, quien entendía "similitud" como "semejanza", es decir, se analizaba si los productos
eran "parecidos", o no; y no si eran "vinculados", como hacemos nosotros.

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REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO
CDA
Patricia Gamboa Vilela

personas interesadas de solicitar la distingue pues, de no hacerlo, se

"cancelación total" o la "cancelación procederá a cancelar total o parcialmente
parcial" de un registro. Es decir, se discutía el registro, según sea el caso".
si los interesados podían optar entre La Sala considera pues -en criterio
solicitar la cancelación de un registro adoptado también por la Primera Instancia-
respecto de todos los productos o servicios que la "cancelación parcial del registro" no
consignados en el certificado de registro, o constituye un procedimiento distinto e
sólo respecto de algunos de ellos. independiente de la cancelación total. En
Respecto a este punto también se ese sentido, no se debe entender que la
pronunció la ya citada Resolución emitida Decisión Nº 486 proporciona, a quienes
con carácter de precedente de observancia deseen accionar, la posibilidad de solicitar
obligatoria. Así, en uno de los conside- o una "cancelación total" o una "cancelación
randos de dicha Resolución se señala que: parcial" del registro. Por el contrario, se
"El hecho de que la Autoridad tenga sostiene, se trata de un único procedimiento
actualmente mayores opciones al al final del cual la autoridad competente,
momento de resolver las acciones de en función de los medios probatorios
cancelación no significa que esta figura presentados por el titular, deberá decidir si
haya variado o que se hayan creado cancela el registro en su totalidad o si,
nuevas figuras dentro de ella. (... )En ese únicamente, declara su cancelación parcial.
sentido, la norma no prevé la posibilidad Coincidimos con la Sala en que el
de que el interesado opte entre solicitar criterio adoptado es el que mejor responde
la cancelación del registro en forma total a la finalidad que se busca con la cancelación
(figura tradicional de la cancelación) o la por falta de uso: a saber, eliminar del
cancelación de aquellos productos o registro aquellas marcas que no son
servicios cuyo uso en el mercado no ha utilizadas en el mercado. Por ello, aun
sido acreditado (cancelación parcial). cuando el solicitante únicamente esté
( ... ), en aquellos casos en los que el interesado en cancelar el registro respecto
interesado solicite una cancelación de algunos productos o servicios específicos,
"parcial", la Autoridad- en aplicación del la Oficina competente analizará, sobre la
principio de impulso de oficio, recogido base de los medios de prueba aportados por
en el artículo 4º del Título Preliminar y el titular, si la marca se utiliza respecto a
1455 de la Ley Nº 27444, Ley del todos y cada uno de los productos o servicios
Procedimiento Administrativo General- consignados en el certificado de registro.
deberá encausar dicha solicitud y Sin embargo, nos preguntamos si no
tramitada como cualquier otra solicitud existe un contrasentido en la norma bajo
de cancelación, debiendo informar este análisis, en el sentido que, por un lado señala
hecho al interesado, así como al titular que la acción de cancelación sólo procede a
de la marca materia de la cancelación, de instancia de parte (es decir, sólo si existe
tal forma que las partes tengan pleno una persona interesada que la plantee), y
conocimiento de la cuestión controver- por otro señala que la Oficina competente
tida en el procedimiento. Así, el titular "ordenará" que se eliminen del registro los
de la marca tomará conocimiento de que productos o servicios respecto de los cuales
debe acreditar su uso para todos y cada no se haya utilizado la marca, aún aquellos
uno de los productos o servicios que que no sean de interés del solicitante de la

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REVISTA DE DERECHO ADMINISTRATIVO CDA
 La cancelación del registro de una marca por falta de uso: especial referencia a la cancelación parcial

cancelación. Decimos que, aparentemente, registro.

habría un contrasentido, pues si se cancela S. CoNCLUSIONES.
el registro respecto a productos o servicios
a. Toda marca tiene vocacwn de ser
que no fueron materia de la solicitud de
utilizada. Ello en la medida que sólo cuando
cancelación, en buena cuenta estaríamos,
la marca está en el mercado aplicada a un
respecto a este extremo, frente a una
producto o servicio, y ello es percibido por
cancelación de oficio.
los consumidores, se consolida como signo
En efecto, si una persona interesada distintivo.
solicita que se cancele el registro de una
b. El "no uso" de una marca se constituye
marca sólo respecto a uno de los productos
en una barrera innecesaria para terceros
consignados en el respectivo registro -
competidores que deseen adoptar para sí la
porque probablemente los demás no son de
marca registrada y no utilizada.
su interés- y se le exige al titular de la marca
demostrar el uso de la misma para todos y c. El "uso", en el caso de las marcas, es un
cada uno de los productos para los cuales concepto definido legalmente. Es la
fue registrada, en el fondo, respecto de estos legislación (Decisión Nº 486, en nuestro
últimos, estamos frente a una acción de caso) la que establece cuándo se entiende
cancelación de oficio, ya que no existe una que una marca está siendo utilizada, quién
persona interesada que haya solicitado la debe efectuar el uso, en qué forma y dónde.
cancelación del registro en este extremo. d. La figura de la cancelación por falta de
Consideramos que en una eventual uso tiene como una de sus finalidades
revisión de la normativa andina se podría eliminar del registro aquellas marcas
incluir una precisión respecto del universo registradas y no utilizadas.
que la Oficina competente deberá tomar en e. La cancelación por falta de uso,
cuenta al analizar los medios de prueba únicamente, se puede declarar a pedido de
presentados: la totalidad de productos o parte. No se requiere acreditar legítimo
servicios incluidos en el certificado, o la interés para accionar, basta con ser "persona
totalidad de productos que son de interés interesada".
del solicitante. Si se opta por la primera, se
f. No existe una "obligación" de uso de la
deberá indicar además que iniciado el
marca. Se trata más bien de una carga que
procedimiento la Oficina competente podrá
de be soportar el titular de la marca.
cancelar de oficio la marca respecto de
aquellos productos o servicios no señalados g. La Decisión Nº 486, a diferencia de su
por el accionante, pero respecto de los predecesora (la Decisión Nº 344), establece
cuales no se hubiera demostrado el uso. Si la posibilidad de cancelar parcialmente un
se opta por lo segundo, se mantendría lo registro.
señalado en el sentido que la cancelación A la fecha, los alcances de la
sólo procede a instancia de parte. cancelación parcial del registro han sido
Como podemos advertir, si bien la establecidos a través de un precedente de
Decisión Nº 486 da un gran paso en el tema observancia obligatoria emitido por la Sala
de la cancelación por falta de uso, respecto de Propiedad Intelectual del Tribunal del
de su predecesora, la Decisión Nº 344, aún INDECOPI; sin embargo, consideramos que
quedan algunos temas que suscitan la figura de la cancelación parcial del
discusión, específicamente en lo que registro es un tema respecto del cual quedan
respecta a la cancelación parcial de un algunos puntos por discutir.

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