Propriété intellectuelle

Le droit d’auteur

Introduction générale :
La propriété intellectuelle est en France une branche spéciale du droit privé. Elle s’intéresse
à la protection des richesses immatérielles de notre société, celles qui sont issues de
l’imagination humaine. La propriété intellectuelle est un terme générique qui désigne en
réalité plusieurs catégories de droits intellectuels. On distingue traditionnellement la
propriété littéraire et artistique (PL&A) de la propriété industrielle (PIndus). La PL&A
regroupe les règles juridiques applicables au droit d’auteur et droits voisins. Les droits
d’auteur concernent les œuvres littéraires, musicales, graphiques, plastiques ou encore les
logiciels. Les droits voisins concernent exclusivement les artistes interprètes, les producteurs
de vidéogrammes et de phonogrammes et les entreprises de communication audiovisuelle.
Quant à la propriété Industrielle, elle regroupe les règles juridiques applicables aux créations
techniques, telles que les brevets, mais aussi les certificats d’obtention végétales et les
topographies de semi-conducteurs. La propriété Industrielle concerne aussi les créations
dites ornementales telles que les dessins et modèles ainsi que les signes distinctifs tels que
les marques, dénomination sociales, nom commercial, enseigne, nom de domaine,
appellation d’origine, ou encore indication de provenance. En France cette distinction entre
PL&A et propriété Industrielle a le mérite de rappeler que les droits sur les marques, sur les
inventions ou sur les dessins et modèles s’acquièrent par les formalités du dépôt et de
l’enregistrement. A l’opposé, les droits d’auteur et droits voisins s’acquièrent sans aucune
formalité obligatoire, du fait même de la création de l’œuvre. On tend surtout à distinguer
plusieurs catégories de droits intellectuels parce que chacune créée un monopole
d’exclusivité obéissant à un régime spécifique, lequel régime est adapté à sa fonction
sociale. Ainsi le régime juridique du brevet protège les inventions pour leur nouveauté. Celui
des marques de fabriques et de commerce protège ces signes pour leur distinctivité. Le
régime des dessins et modèles protège ces créations ornementales pour l’originalité de leur
forme extérieure. Celui des droits d’auteur pour récompenser l’effort créateur de l’auteur.
La propriété intellectuelle est régie par le principe de territorialité. Chaque pays détermine
dans son ordre interne le régime juridique applicable aux droits intellectuels. Les premières
lois sont apparues au XVIIIe siècle pour interdire à quiconque d’utiliser une œuvre ou une
invention sans payer une redevance à son auteur ou inventeur. La première règle écrite a
été adoptée en Angleterre en 1710 pour que le Roi puisse accorder aux auteurs
compositeurs des redevances ou « royalties ». Pour promouvoir la création et l’innovation
aux États-Unis, les constituants américains de 1787, ont expressément donné au Congrès, au
pouvoir fédéral, compétence pour conférer un monopole au profit des auteurs et
inventeurs. La première loi fédérale sur les brevets est ainsi née sur le territoire américain en
1790 précédant de peu la promulgation du « Copyright Act ». En France les premières lois en
matière de propriété intellectuelle ont été adoptées à l’issue de la Révolution. En 1791, le
législateur français est venu protéger le brevet au profit des inventeurs ainsi que le droit
d’auteur au profit des écrivains, des peintres, des dramaturges et compositeurs. En
Allemagne, il a fallu attendre un siècle de plus et la fin des privilèges accordés par les
monarchies souveraines pour que la première loi d’Empire reconnaisse en 1870 les droits
d’auteur. Dans tous les pays la protection des marques s’est imposée plus tardivement avec
l’essor des activités économiques, et dans une optique plus consumériste, pour garantir aux
consommateurs l’origine des produits. L’évolution industrielle et technologique a ensuite
conduit l’ensemble des pays industrialisés à élargir le champ d’application de la propriété
intellectuelle, mais aussi à compléter, modifier les règles existantes pour les adapter aux
nouvelles formes d’exploitation des droits intellectuels. Il résulte du principe de territorialité
qu’il existe des divergences entre les droits nationaux de propriété intellectuelle. Ces
divergences nationales persistent en dépit des nombreux efforts d’harmonisation de la
matière. Les jalons de la protection internationale de la propriété intellectuelle ont été posés
dès la fin du XIXe siècle et n’ont jamais été remis en cause, on peut citer les deux grandes
conventions internationales ayant imposé aux États adhérents des règles minimales de
protection : en matière de propriété industrielle, la Convention d’union de Paris de 1883, en
matière de Propriété Littéraire & Artistique son alter ego, la Convention d’union de Bernes
de 1886. Ces textes fondateurs du droit international conventionnel en la matière reposent
sur deux principes essentiels communs. D’une part le principe d’indépendance des droits de
propriété intellectuelle par rapport à la protection apportée dans le pays d’origine. D’autre
part le principe du traitement national identique aux ressortissants nationaux et étrangers.
Ce dernier principe cherche à éviter les discriminations tenant à la nationalité en imposant
aux signataires de traiter les demandes de ressortissants d’un pays membre comme celles
émanant des nationaux. Aujourd’hui la plupart des conventions internationales en matière
de propriété intellectuelle sont gérées par l’OMPI, l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle, instituée en 1967 et chargée de promouvoir la propriété intellectuelle dans le
monde grâce à la coopération entre les États. De nombreux pays, dont la France, ont signé
des traités multilatéraux pour permettre aux personnes établies dans les pays signataires
d’obtenir une protection géographique élargie en matière de propriété industrielle tout en
respectant une procédure de dépôt unique. Ainsi, en matière de propriété industrielle où le
dépôt est obligatoire, il existe désormais plusieurs voies de dépôt et plusieurs stratégies de
dépôt. A l’échelle européenne, les efforts d’harmonisation et d’unification du droit de la
propriété intellectuelle au cours des 30 dernières années ont considérablement réduit les
divergences existantes entre les droits nationaux des États membres de l’Union européenne.
En 1957, le traité de Rome a institué la CEE sans pour autant régler le sort des droits
intellectuels susceptibles de gêner la réalisation de ses grands objectifs libertaires. De
nombreuses directives ont alors dû être adoptées pour rapprocher les régimes nationaux de
protection et lever ainsi les barrières à l‘établissement d’un marché unique. En matière de
propriété industrielle, ces efforts d’harmonisation ont permis au législateur européen
d’imposer des régimes juridiques unifiés protégeant des titres communautaires délivrés sur
les marques, sur les dessins et modèles et sur les brevets. Ces titres de propriété sont
unitaires c’est à dire valables sur tous les territoires des États membres. Malgré les
rapprochements opérés par le biais des directives d’harmonisation, malgré les règles
matérielles unifiées imposées par les règlements européens, il subsiste des différences
notables entre les droits nationaux de l’Union européenne. Ainsi pour être protégé sur le
territoire français, par exemple, il faut remplir les conditions de protection du droit français
aussi harmonisées ou aussi unifiées soient elles. Il est donc important d’étudier et de
comprendre les exigences et particularités du droit français de la propriété intellectuelle. La
discipline de la propriété intellectuelle exprime aujourd’hui une certaine unité comme en
témoigne en France l’existence depuis 1992 d’un Code de la Propriété Intellectuelle ou
encore comme en témoigne à l’échelle internationale, l’accord de 1994 sur les aspects des
droits de la propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Néanmoins ce cours ne
propose pas une approche unitaire de la matière ; il a pour objet l’étude des principales
règles juridiques applicables en France aux grandes catégories de droits intellectuels : les
droits d’auteur, les marques, les dessins et modèles et les brevets. Leurs différents régimes
juridiques seront tour à tour exposés dans leurs grandes lignes. Les thèmes qui seront
développés dans le cadre de ce programme permettront de comprendre la spécificité des
régimes applicables à chacune de ces catégories de droits intellectuels. A cette fin il est
vivement recommandé de compléter les enseignements qui font l’objet de cet
enregistrement par une étude des documents de TD et des livres du fascicule.

Thème n°1 : Le droit d’auteur

Le droit d’auteur est né pour protéger les créations quelle que soit leur forme d’expression :
musicale, audiovisuelle, artistique ou encore littéraire, que la forme d’expression soit écrite
comme c’est le cas des articles de presse, des titres de films ou de romans ou que la forme
d’expression soit orale comme c’est le cas des discours officiels ou des cours de professeurs.
Le champ d’application du droit d’auteur s’est progressivement étendu sous l’effet des
innovations technologiques : photographie, radio, cinéma, télévision, internet, et sous l’effet
des nouvelles formes de création : les logiciels, les jeux vidéo ou l’art dit conceptuel. Les
œuvres peuvent désormais être fixées sur un support multimédia et présenter la
particularité d’être exploitables en ligne sur internet. L’évolution du droit d’auteur dans la
société de l’information est telle dans le système continental que les contours de cette
catégorie de droits intellectuels sont devenus quelque peu incertains. Pour montrer cette
évolution et mieux cerner les contours des règles juridiques applicables au droit d’auteur, on
identifiera d’abord les biens intellectuels pouvant faire l’objet d’une protection juridique en
mettant l’accent sur la condition d’originalité puis on s’attachera à l’étude de la notion
d’auteur avant de préciser le contenu de ce droit de propriété et enfin on formulera enfin
quelques observations sur l’apport du droit international et du droit européen en la matière.

I. Objet du droit d’auteur

a) Notion de création de l’œuvre
L’objet du droit d’auteur est l’œuvre de l’esprit mais la loi française n’a pas précisé quelles
sont les œuvres protégeables sur le terrain du droit d’auteur. Le juge est souvent conduit à
se livrer à cet exercice délicat de qualification dans le cas de procès en contrefaçon où le
défendeur soutient que l’objet reproduit n’est pas une œuvre. La jurisprudence et la
doctrine ont quant à elles posé les conditions d’appropriation du droit d’auteur. Pour les
résumer on peut dire que l’œuvre doit être une création de forme originale. Avant de porter
notre attention sur le critère central d’appropriation qui est l’originalité, il convient de
rappeler que notre CPI énonce en son article L111-1 que « l'auteur d'une œuvre de l'esprit
jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif
et opposable à tous sur le territoire français ». Il est acquis que la création de l’œuvre est le
résultat d’un travail artistique ou d’un effort intellectuel conscient et volontaire. Il est acquis
que c’est la forme du bien qui doit être originale, ainsi l’idée d’emballer le Pont Neuf n’était
pas en soit constitutif d’une œuvre de l’esprit, c’est la réalisation du projet, c’est le Pont
Neuf emballé qui a permis à cette idée de prendre forme et en conséquence à Christo de
toucher des droits sur la vente des photos et des cartes postales de son œuvre. Son idée a
pu ensuite être librement reprise par d’autres. Car il faut toujours pour agir sur le terrain de
la contrefaçon retrouver dans l’œuvre protégeable les deux éléments essentiels évoqués par
l’article L111-2 du CPI : « la conception » et « la réalisation ». En France, les idées
publicitaires par exemple peuvent bénéficier d’une certaine protection mais seulement sur
le fondement de l’article 1382 du Code civil et sous réserve de pouvoir rapporter la preuve
d’une faute constitutive de concurrence déloyale. Sinon aucune formalité n’est requise pour
bénéficier du droit d’auteur. La destination ou le genre de l’œuvre importent peu, le mérite
de l’auteur est indifférent, la forme d’expression de l’œuvre, la façon dont elle est présentée
au public n’a pas non plus d’incidence sur le droit à une protection spécifique. En définitive
seule l’originalité est une condition positive, décisive et centrale et pourtant elle n’est ni
posée, ni définie par la loi française.

b) Conditions centrale d’originalité

On notera à titre liminaire que la condition de l’originalité est universelle. La convention de
Berne en a fait un critère international d’appropriation des œuvres dans son article 2.3 et on
a retrouvé cette condition en 1994 dans les accords ADPIC. Le droit de l’Union européenne a
également repris cette condition à son compte notamment dans le cadre de la directive du
14 mai 1991 relative à la protection des programmes d’ordinateurs. Pour cette catégorie
particulière de droits d’auteur il y a originalité selon le législateur européen lorsque le
logiciel est « la création intellectuelle propre à son auteur ». Le critère objectif de l’originalité
est alors ici celui du choix arbitraire de l’auteur, et le propre de ce choix arbitraire est sans
doute que le bien reflète le style personnel de l’auteur. Question, une œuvre originale est-
elle assimilable à une œuvre nouvelle ? Pour une partie de la doctrine française nouveauté
et originalité sont synonymes. Pour une autre partie de la doctrine la nouveauté n’est qu’un
élément constitutif de l’originalité, et il faut alors pour établir l’originalité, démontrer un
autre élément plus subjectif que le bien est porteur de l’empreinte de la personnalité de
l’auteur. Quelle est la position de la jurisprudence française à ce sujet ? Dès 1965, la Cour de
cassation a pu conclure à l’originalité d’une œuvre quand elle est nouvelle et se distingue du
domaine public antérieur. Mais l’étude de la jurisprudence française permet de souligner
que l’originalité est une notion relative et dont le contenu est à géométrie variable. Selon
une conception traditionnelle, l’originalité s’entend comme l’empreinte de la personnalité
de l’auteur par son expression : la traduction d’un roman par exemple. Toujours selon une
conception traditionnelle, l’originalité s’entend comme l’empreinte de la personnalité de
l’auteur par sa composition : un montage photographique par exemple. Cette conception
traditionnelle valable pour les arts classiques : les œuvres de beaux-arts, la littérature ou la
musique, est cependant devenue inapte à caractériser les créations telles que les logiciels ou
les bases de données. La jurisprudence française a donc développé une conception plus
objective se référant à l’apport intellectuel, chaque fois qu’elle se trouve en présence
d’objets purement utilitaires ou fonctionnels. L’appréhension de la notion d’originalité reste
délicate. En effet dans un arrêt du 13 novembre 2008, la Cour de cassation a montré qu’on
peut aussi appréhender la notion d’originalité en lui opposant le contraire à savoir la
banalité. Ainsi une forme commune de verre à eau ou encore des photographies sans aucun
apport créatif de la part de son auteur ont pu être écartées de la protection par le droit
d’auteur pour manque d’originalité. Les œuvres olfactives comme le parfum en tant que
forme particulière d’expression et non en tant que seule formule chimique, font l’objet
d’une appréciation singulière et controversée. Le parfum est-il susceptible de constituer une
œuvre de l’esprit ? La cour d’appel de Paris l’a admis notamment dans une affaire du 25
janvier 2006 en statuant que « la fixation d’une œuvre ne constitue pas un critère obligé
pour accéder à la protection dès lors que l’œuvre est perceptible » et en l’occurrence
perceptible par le sens de l’odorat. Toutefois la Cour de cassation a retenu une autre
approche depuis un arrêt du 13 juin 2006. Cette approche tend à rompre avec cette position
prétorienne comme avec le régime du droit d’auteur qui s’intéresse en principe à l’originalité
du résultat final et non à la forme de production. Ainsi la Cour de Cassation a-t-elle pu juger
que la fragrance d’un parfum ne constitue pas la création d’une forme d’expression pouvant
bénéficier de la protection des œuvres de l’esprit au motif qu’elle procède de la simple mise
en œuvre d’un savoir-faire. Cette position est contraire au principe même de l’unité de l’art
rappelé à l’article L112-1 du CPI et sur lequel le droit d’auteur est totalement indifférent aux
techniques utilisées pour arriver au résultat. Toutefois une partie de la doctrine relève à
juste titre que la protection des fragrances doit plutôt se faire sur le terrain du droit des
brevets et/ou de l’action en concurrence déloyale. Pourquoi ? Parce que c’est le procédé que
l’on cherche alors à protéger et non pas une forme extérieure arbitraire que l’on donnerait à
un produit industriel. L’appréciation de l’originalité s’avère par ailleurs et enfin une
opération délicate sur le terrain de la preuve. Surtout lorsque la contestation de l’originalité
intervient longtemps après la création de l’œuvre. L’article L111-2 du CPI retient cependant
à cet égard une approche française favorable à l’auteur en disposant que : « L'œuvre est
réputée créée, indépendamment de toute divulgation publique, du seul fait de la réalisation,
même inachevée, de la conception de l'auteur. »

II. Personnes bénéficiaires de la protection

a) Principe de titularité
Quelles sont les personnes bénéficiaires de la protection du droit d’auteur ? Les droits
voisins sont accordés aux auxiliaires de la création artistique, aux entreprises commerciales
par exemple ainsi qu’aux artistes interprètes sans qui les œuvres dramatiques et musicales
n’auraient qu’une existence purement virtuelle. Mais la question qui nous intéresse c’est de
savoir quelles sont les personnes bénéficiaires des droits d’auteur. La loi française ne pose
pas de définition de la notion d’auteur mais édicte une présomption simple de paternité à
l’article L113-1 du CPI. Cet article énonce que « La qualité d'auteur appartient, sauf preuve
contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l'œuvre est divulguée. » Le principe de
titularité est par ailleurs assez clair. L’auteur est traditionnellement le créateur de l’œuvre,
l’artiste ou l’auteur personne physique. Il devra le cas échéant prouver sa qualité d’auteur
par tout moyen. Toutefois, dans certaines situations, le principe de titularité souffre
d’exceptions et de variantes. Hormis le cas où le titulaire devient le successeur après le
décès de l’auteur, plusieurs situations sont de nature à remettre en cause la règle générale
qui vient d’être énoncée. Voyons ces exceptions et tout d’abord le cas de l’auteur salarié.

b) Tempéraments
Le cas de l’auteur salarié
L’auteur d’une œuvre peut exercer en indépendant et décider de céder son œuvre ou de ne
pas la céder, même décider et s’engager à l’avance à céder son œuvre en vertu d’un contrat
de commande. Mais lorsqu’il salarié, en vertu d’un contrat et en présence d’un lien de
subordination, ce qui est d’ailleurs souvent le cas dans le monde du spectacle, du dessin
industriel et des médias et bien cette qualité de salariés n’écarte pas l’application de la règle
générale. Et l’article L111-1, alinéa 3 du CPI le rappelle expressément. Autrement dit en
France en l’absence de cession expresse de ses droits patrimoniaux, le salarié demeure
titulaire des droits sur l’œuvre qu’il crée pour le compte de son employeur. A cet égard le
régime juridique des droits d’auteur du salarié est distinct du régime du copyright américain.
Autre particularité française, la cession globale d’œuvres futures est interdite par l’article
L131-1 du CPI. Une jurisprudence constante de la cour de Cassation, constante depuis un
arrêt de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation du 16 décembre 1992, n’admet pas la
possibilité d’une cession anticipée en faveur de l’employeur. De nombreux pays adoptent
des solutions radicalement différentes à cet endroit, y compris au sein de l’Union
européenne où la question n’a pas été harmonisée sans doute parce que le régime juridique
des créations salariées dans chaque pays est le résultat de positions socio-culturelles,
idéologiques, économiques qui sont difficiles à concilier. L’une des critiques doctrinales
envers le droit positif français fait justement valoir qu’avec la bonne intention de protéger
l’auteur salarié, l’auteur salarié est encore moins servi que le créateur salarié d’une
invention ou d’un dessin et modèle.

Cas de l’auteur de logiciel

La forme d’expression du logiciel est protégée sur le terrain des droits d’auteurs en France
depuis 1985. La loi a alors prévu de faire une réelle entorse au principe de titularité pour le
cas des auteurs de logiciels. En vertu de l’article L113-9, alinéa 1 et 3 du CPI, « qu’ils soient
salariés ou fonctionnaires, les droits patrimoniaux des auteurs de logiciels créés dans
l’exercice de leur fonction, sont dévolus à leur employeur ». Et la jurisprudence française
considère que la création d’un logiciel par un salarié en dehors de ses heures de travail à
l’aide du matériel de l’employeur est la propriété de l’employeur. Elle est la propriété de
l’employeur sans même que le salarié ne puisse revendiquer aucune rémunération
complémentaire pour son travail de création. Autant dire que le programmeur semble
représenter le créateur le plus mal loti du droit français. En effet si l’auteur reste le titulaire
initial et conserve son droit moral sur le code source et la documentation du logiciel qu’il a
créé, la loi a institué une cession légale de ses droits patrimoniaux, c'est-à-dire que la cession
est automatique et forcée sauf aménagements contractuels contraires. Il en résulte que le
dispositif s’apparente à celui des brevets. En réalité on peut dire que le régime juridique des
logiciels est hybride : les critères de protection relèvent du droit d’auteur en ce sens que
l’œuvre doit être originale surtout à l’endroit du code source du programme d’ordinateur et
les règles de titularité sont quant à elles empruntées au copyright anglo-américain, en ce
sens que le logiciel appartient à l’investisseur, à l’éditeur de logiciels.

Cas de l’auteur de presse

La règle générale de titularité souffre d’autres tempéraments admis par la loi pour protéger
l’investissement de l’entrepreneur dans la confection de l’œuvre. Ainsi, depuis une loi du 12
juin 2009, les œuvres de presse bénéficient d’un statut particulier et leurs auteurs
journalistes sont présumés avoir cédé à l’employeur, l’éditeur du journal, leurs droits
d’auteur sur les œuvres créées pour une première publication. Le nouvel article L132-35 du
CPI a restreint le cercle des employeurs pouvant bénéficier de ce statut en précisant qu’il
s’applique uniquement aux journalistes professionnels dans le cadre restreint du titre de
presse. Le législateur français a par ailleurs exclu les services de communication
audiovisuelle de la catégorie des entreprises de presse.

Cas des fonctionnaires

Le statut des fonctionnaires est aussi particulier. Il était jadis fixé par deux avis du Conseil
d’État. La loi du 1er août 2006 est venue poser un tempérament plus radical au principe
selon lequel l’agent public conserve la jouissance de son droit d’auteur en vertu de son
statut. Les articles L131-3-1 et suivants ont en effet institué un nouveau cas de cession
automatique au profit de l’administration qui a recours à ces services. Toutefois la loi a
prévu que la cession de plein droit ne peut porter que sur les œuvres créées dans l’exercice
des fonctions et selon les instructions reçues. Autrement dit, toutes créations trop éloignées
de la mission de service public ou de l’activité de l’administration, demeurent la propriété du
fonctionnaire. Mais même dans ce cas l’article L131-3-1 alinéa 2 du CPI confère à
l’administration un droit de préemption, un droit de préférence comme il est écrit, qui
permet à l’administration de revendiquer des droits sur l’œuvre que l’agent public souhaite
céder.

c) Exceptions en cas de pluralité d’auteurs

Œuvre collective
La règle générale de titularité souffre d’exceptions admises par la loi en cas de pluralité
d’auteurs. La loi prévoit en effet d’investir le droit d’auteur ab initio à une autre personne
que l’auteur et cette personne peut être une personne publique sans aucune cession ni
aucune formalité. Il est en ainsi dans le cas où l’œuvre peut être qualifiée d’œuvre collective
au sens de l’article L113-5 du CPI. L’œuvre collective peut être un journal, une encyclopédie
ou un ouvrage scientifique par exemple. Elle est habituellement le fruit d’un travail non
concerté de plusieurs auteurs mais dont les contributions ont été agencées et coordonnées
par une personne physique ou personne morale comme par exemple une entreprise
d’édition chargée de la divulgation de l’œuvre. La définition de l’article L113-2, alinéa 3 du
CPI est cependant obscure notamment parce que le critère légal de la fusion des apports se
confond avec le critère qui est retenu par le droit positif français pour qualifier une création
d’œuvre de collaboration. Or cette dernière œuvre de collaboration est soumise à un régime
de copropriété. Quant à la jurisprudence, elle tend généralement à faire une interprétation
restrictive d’œuvre collective et ne tient pas compte de la qualification éventuellement
retenue dans le contrat de travail. Mais elle n’explique pas la distinction entre les deux
qualifications. La doctrine précise quant à elle assez judicieusement que l’œuvre collective à
la différence de l’œuvre de collaboration sous-tend l’existence d’un lien de subordination
collectif entre le maître d’œuvre employeur et ses salariés. Elle souligne également que la
qualification d’œuvre collective sous-entend que le maître d’œuvre a pris l’initiative et la
responsabilité de sa création et de la divulgation de l’œuvre. Ces précisions n’offrent pas un
cadre juridique très sécurisé aux créations de salariés. Au nombre des questions qui restent
en suspens, on peut relever celle qui consiste à savoir si la personne morale est qualifiée
pour exercer le droit moral. On peut en douter puisque ce droit naturel ne peut appartenir
qu’à un auteur à proprement parler et que la personne morale ne saurait être considérée
comme tel. L’article L113-5 du CPI pose une présomption de propriété de l’œuvre collective
au profit de la personne sous le nom de laquelle l’œuvre est divulguée. Depuis un arrêt de la
1ère Chambre civile du 24 mars 1993, la cour de Cassation ne conditionne plus le jeu de la
présomption par l’établissement au préalable que le travail concerné est une œuvre
collective. L’attribution ab initio du droit de propriété à l’initiateur de l’œuvre écarte par
ailleurs tout transfert de droit ainsi que toute possible rémunération proportionnelle de
l’auteur. Mais il reste possible d’individualiser les contributions de chacun à la création de
l’œuvre collective. A l’image de la solution appliquée pour les œuvres de collaboration, il est
de jurisprudence constante que les auteurs conservent le droit de réutiliser leur contribution
et même de s’opposer à leur exploitation séparée.

Œuvre de collaboration
Outre le cas particulier des œuvres collectives, l’attribution de la qualité d’auteur obéit à des
règles spéciales en présence d’œuvre de collaboration. Ces dernières sont le résultat du
concours de plusieurs personnes. L’article L113-2 du CPI ne les définit pas précisément mais
la doctrine considère unanimement qu’il s’agit d’une collaboration au sens étymologique du
terme, en latin « cum laborare », littéralement « travailler avec ». Pour parler de
collaboration, il faut une inspiration commune et une concertation sans rapport
hiérarchique. A la différence des œuvres dites composites, les auteurs ont agi en même
temps et non successivement. Pour résumer par une image empruntée à Pierre-Yves
Gauthier, « l’œuvre collective correspond à une structure de création verticale, l’œuvre de
collaboration à une structure horizontale comme une bande dessinée qui requiert une
collaboration et une concertation entre le dessinateur et l’auteur du scénario ou du dialogue
». Les œuvres de collaboration sont aujourd’hui majoritaires. Quel est leur régime
juridique ? Chacun des coauteurs a un droit indivis sur la propriété commune et ce selon
l’article L113-3 du CPI et les règles du droit commun de l’indivision trouvent à s’appliquer en
la matière. Il faut dès lors l’accord de l’ensemble de coauteurs pour prendre une décision et,
en cas de désaccord, le juge civil saisit du litige entre coauteurs peut décider de passer outre
une opposition sur le fondement de l’article L113-3 qui lui reconnaît cette compétence
lorsque le désaccord porte sur la gestion des droits patrimoniaux. L’intervention du juge
lorsque le désaccord porte sur l’exercice du droit moral impliquerait plutôt alors selon la
doctrine le recours à la théorie de l’abus de droit. En tout cas cette règle de l’unanimité peut
être source de blocage pour l’exploitation de l’œuvre. Rien n’interdit cependant aux
coauteurs de prévoir des aménagements et de convenir des modalités exactes de gestion de
l’indivision. Un auteur peut-il utiliser sa propre contribution ? Par exemple l’auteur d’une
musique de film peut-il se livrer à l’exploitation autonome de sa musique ? L’article L113-4
du CPI y répond par l’affirmative à condition pour l’auteur de ne pas porter préjudice à
l’exploitation de l’œuvre commune. Cela veut dire que l’exploitation autonome ne doit pas
faire de l’ombre à l’exploitation de l’œuvre commune. Cela signifie que l’auteur de la
musique de film pour reprendre l’exemple cité, ne doit pas tirer un avantage personnel indu
de la situation. Il est à noter que le code a prévu des régimes quelque peu aménagés de
collaboration pour tenir compte des particularités des œuvres audiovisuelles,
cinématographiques, télévisuelles et vidéogrammes, mais aussi pour tenir compte des
particularités des œuvres radiophoniques. Ainsi l’auteur des œuvres adaptées est considéré
par la loi comme étant fictivement coauteur de l’œuvre radiophonique nouvelle. La
protection des œuvres radiophoniques a pu susciter un contentieux important surtout à
l’époque du transistor. Le statut de l’œuvre audiovisuelle a été introduit en France par une
loi de 1957 pour remédier aux discussions engendrées par un arrêt important de la Cour de
cassation du 10 novembre 1947, la Cour a pu décider que le film cinématographique ne
répond pas à la qualification d’œuvre collective. Sur le fond, la loi reconnaît la qualité
d’auteur à toute personne qui réalise la création originale. Mais la preuve se trouve
grandement facilitée pour les catégories visées par le texte. Car l’article L113-7 a posé une
présomption de qualité de coauteurs de l’œuvre audiovisuelle en visant expressément 5
métiers : l’auteur du scénario, de l’adaptation, du texte parlé, des compositions musicales et
le réalisateur. Ce qui veut dire que tous les autres intervenants : producteur, monteur,
caméraman, maquilleur, accessoiriste, bruiteur etc. pourront toujours établir leur qualité
mais ils devront prouver qu’ils ont participé à la réalisation de l’œuvre commune. Le statut
de l’œuvre audiovisuelle reste l’une des questions controversées du droit d’auteur. A
l’origine du trouble se trouve le principe selon lequel l’auteur de l’œuvre originaire bénéficie
de la qualité d’auteur par une fiction de la loi. Cette qualité ne semble pas pouvoir lui être
retirée à la différence des autres auteurs du film. En conséquence les œuvres successives, les
remakes d’un film par exemple impliquent un nombre de coauteurs importants car tous les
créateurs du premier film seront considérés comme coauteurs du remake n°1 mais aussi
comme coauteurs du remake n°3. Il est donc aisé de comprendre que l’assimilation de
statuts complique considérablement l’appropriation de tous les droits nécessaires à la
production et à l’exploitation des œuvres audiovisuelles dérivées. On l’aura compris il est
important de faire entrer la création issue du travail de plusieurs auteurs dans l’une des
catégories prévues par la loi : œuvres collectives, œuvres de collaboration ou œuvres
composites laquelle est visée à l’article L113-2 du code.

Œuvre composite
C’est une œuvre nouvelle à laquelle a été incorporée une ou plusieurs œuvres préexistantes.
Par exemple il peut s’agir d’un roman porté au cinéma ou d’une adaptation musicale dérivée
d’un roman, il peut s’agir aussi d’un film qui utilise des extraits d’opéra eux-mêmes
composés d’après une œuvre littéraire. A la différence de l’œuvre de collaboration, l’auteur
n’aura pas travaillé avec l’auteur de l’œuvre originaire. A la différence des œuvres
collectives, l’auteur aura pris seul l’initiative de l’œuvre composite qu’il a créé de façon
indépendante. Il n’y a cependant pas toujours de position évidente entre toutes ces
qualifications et il se peut même qu’une œuvre composite puisse être aussi une œuvre
collective ou une œuvre de collaboration : c’est le cas par exemple d’une comédie musicale
dérivée d’un roman. Or l’une de ces qualifications doit prévaloir sur l’autre pour déterminer
le régime juridique applicable. Le célèbre procès des années 70 qui illustre cette difficulté est
l’opéra « Le Prince Igor », qui a été commencé par Borodine qui est décédé avant d’achever
sa création, deux autres artistes, Rimsky-Korsakov et Glazunov ont achevé l’opéra de
Borodine en composant les parties manquantes. La version définitive était-elle une œuvre
composite ou de collaboration ? La Cour de Paris a opté pour la qualification d’œuvre
composite car l’œuvre de Borodine a été incorporée dans l’œuvre nouvelle. Elle a considéré
que l’œuvre nouvelle était bien le résultat d’une collaboration entre Rimsky-Korsakov et
Glazunov mais sans la collaboration de Borodine. Si plusieurs auteurs sont bien à l’origine de
l’œuvre composite, le droit n’envisagera que le résultat final pour considérer que l’œuvre
n’a en réalité qu’un seul auteur. Il n’y a aucune copropriété ou indivision entre l’auteur de
l’œuvre première et l’auteur de l’œuvre composite. De ce fait l’œuvre dérivée doit être
originale pour faire naître un droit d’auteur. Dans un arrêt du 15 février 2005, la 1ère
chambre civile de la Cour de cassation a précisé à cet égard que l’originalité de l’œuvre
première ne permet pas d’établir l’originalité de l’œuvre composite. L’auteur d’une œuvre
dérivée originale jouit pleinement de ses droits d’auteur sous la réserve du respect des
droits d’auteur de l’œuvre préexistante comme cela est indiqué à l’article L113-4 du code.
De manière sans doute un peu redondante l’article L112-3 impose exactement la même
réserve, logique, pour les traductions, transformations et les arrangements. Si une personne
traduit un roman suédois en anglais mais à partir de sa traduction française, cette personne
devra au préalable obtenir l’accord du traducteur français. Autrement dit, il faut
l’autorisation de l’auteur de l’œuvre première avant de réaliser l’œuvre seconde.
Concrètement il faut un contrat autorisant la création d’une adaptation. Ce rapport de
dépendance confère alors un certain pouvoir de contrôle important à l’auteur de l’œuvre
première et ce d’autant plus qu’à la différence de ce que connaît le droit des brevets, aucune
licence de dépendance n’existe en matière d’œuvre composite, même si certains peuvent le
regretter, le contrat liant les auteurs est nécessairement du reste en France à durée
déterminée.

III. Contenu du droit d’auteur

Les droits d’auteur sont dualistes en ce sens qu’ils se décomposent en deux grandes séries
de prérogatives. Celles attachées au droit moral pour assurer la protection de la personnalité
de l’auteur à travers son œuvre indépendamment de son exploitation. Celles attachées aux
droits patrimoniaux qui appartiennent à la catégorie des droits réels et permettent la
circulation de l’œuvre dans la vie économique.
 a) Droit moral
Le droit moral est un terme consacré au niveau supranational. On le retrouve notamment à
l’article 6bis de la convention de Berne. Le droit européen l’a aussi intégré dans son
vocabulaire même si les textes ne l’ont pas défini et que la Cour de justice ne l’a pas non plus
défini. Dans les faits, il persiste des différences notables entre les régimes nationaux quant à
l’appréhension des contours du droit moral. Sa définition est donc nationale. En France le
droit moral est constitué de 4 éléments : le droit de paternité, le droit au respect, le droit de
divulgation, et le droit de retrait ou de repentir. Ce droit moral ainsi constitué est dit
inaliénable et indisponible. Cela signifie qu’il reste la propriété de l’auteur sans aucune
cession ni renonciation possible. Autrement dit, une clause de renonciation générale et
préalable serait jugée nulle et non avenue en justice. Dans la même logique, on ne peut pas
fixer la qualité d’auteur par contrat. On dit que le droit moral est d’ordre public en ce sens
que les parties ne peuvent pas en modifier le contenu. Quel est le contenu exact de ce droit
moral que l’auteur peut défendre en justice contre les tiers irrespectueux des différents
éléments qui le composent ?

Le droit à la paternité
Ce droit comprend le droit au respect du nom et de la qualité de l’œuvre, c’est un droit
perpétuel. A la télévision par exemple, l’animateur se doit de dire que l’œuvre entendue est
de tel compositeur et ceci même si l’œuvre est tombée dans le domaine public. Certains
aménagements sont cependant admis par la jurisprudence pour se caler sur les usages de la
profession en question. De manière générale on peut avancer que les conventions relatives à
la paternité sont valables car il s’agit après tout pour l’auteur d’un droit et non d’une
obligation. Le droit au respect du nom permet de s’opposer à un tiers qui apposerait son
propre nom sur l’œuvre de l’auteur. Mais il permet aussi à celui qui a créé une œuvre sous le
nom d’autrui de révéler à tout moment sa paternité même s’il a pu accepter de ne pas
figurer sur les exemplaires par le biais d’un contrat, ce contrat peut être dénoncé à tout
moment ad nutum. L’usurpation de l’œuvre peut être sanctionnée en tant que violation du
droit moral mais l’usurpation du seul nom peut être sanctionnée civilement et dans certains
cas pénalement pour violation du droit au nom, droit de la personnalité, ou dans le domaine
de l’art pour faux artistique, qui est puni par la loi française depuis 1895. Si on prétend qu’on
a écrit « le zèbre » d’Alexandre Jardin, il y a atteinte au droit moral de cet écrivain
contemporain car on s’accapare un travail qui n’est pas le fruit de notre création. C’est une
usurpation d’œuvre. Si on écrit un roman et qu’on dit qu’il est d’Alexandre Jardin, on se rend
coupable d’usurpation de nom, car on utilise indûment le nom d’autrui. Mais comme la
fraude ne porte pas sur l’œuvre d’Alexandre Jardin, le droit moral de celui-ci n’est pas en
cause. Le droit au respect de la qualité consiste concrètement à faire mention des titres,
grades, distinction de l’auteur, par exemple romancier, sculpteur, prix Nobel. Toutefois ce
droit n’est pas une obligation et en conséquence, l’auteur a le loisir de garder l’anonymat ou
encore celui de publier sous un pseudonyme, qu’il peut par ailleurs abandonner à tout
moment. La question de l’auteur introuvable ou de l’œuvre orpheline est bien distincte. Elle
se pose uniquement lorsque l’utilisateur de l’œuvre n’a pas pu en identifier l’auteur. Et dans
ce cas aucune présomption d’anonymat n’est consacrée par le droit positif français. Il faut au
contraire que l’utilisateur de l’œuvre puisse prouver les recherches vaines qu’il a entreprises
pour identifier l’auteur. A cette fin on peut même envisager de saisir la justice pourquoi pas
pour faire constater l’absence de paternité de l’œuvre. C’est une proposition doctrinale. Le
droit moral comprend en outre le droit au respect de la création

Le droit au respect de la création

Cette prérogative permet à l’auteur de préserver l’intégrité et l’esprit de son œuvre,
interdisant au tiers de déformer sa création sans son autorisation. Ainsi par exemple, la
colorisation d’un film original en noir et blanc sans autorisation constitue une atteinte au
respect de l’œuvre. Les cocontractants de l’auteur chargés de représenter ou de reproduire
l’œuvre ont aussi ce devoir de respect. La loi impose expressément ce devoir aux
entrepreneurs de spectacle, aux éditeurs mais aussi aux personnes à qui l’objet est vendu.
C’est ainsi qu’il a pu être jugé en 1968 que l’acheteur d’un réfrigérateur décoré par Bernard
Buffet ne pouvait pas le revendre par panneaux séparés. L’adaptateur d’une œuvre ne jouit
pas non plus d’une liberté absolue et il a été jugé qu’il doit toujours en respecter l’esprit, le
caractère et la substance. En général les aménagements contractuels au respect du droit de
respect de l’œuvre sont délicats à mettre en place. On peut toutefois noter ici une exception
pour les logiciels. En effet l’article L121-7 du CPI dispose que l’auteur d’un logiciel ne peut
pas s’opposer à la modification du logiciel sauf dans deux cas, sauf à prouver l’atteinte à
l’honneur et à la réputation ou sauf stipulations contractuelles favorables à l’auteur.

Le droit de divulgation
C’est un élément crucial du droit moral qui indique la faculté discrétionnaire de l’auteur à se
défaire de sa création et de la communiquer au public au moment et selon la forme de son
choix. L’exercice de cette faculté de divulgation a pour effet juridique d’épuiser ce droit. La
question de l’épuisement du droit de divulgation est discutée en doctrine, controversée par
la jurisprudence, elle est en outre plus complexe dans le concret qu’en pure théorie. Si
l’auteur a autorisé la représentation de sa pièce, a-t-il pour autant épuisé son droit de
s’opposer ultérieurement à la reproduction de cette pièce. L’étude du droit positif français
incline à penser que la divulgation qui s’épuise selon un mode particulier de communication
publique, la représentation, n’épuise pas le droit de divulguer l’œuvre sur d’autres modes, la
reproduction par exemple. Ainsi même si l’auteur a déjà autorisé la diffusion de l’œuvre par
un premier mode, cette autorisation première laisse subsister son droit de s’opposer à la
diffusion de son œuvre par un autre mode. Le droit de divulgation comporte un élément
matériel, la divulgation, et un élément moral, l’intention. Et le contentieux en la matière en
France porte surtout sur la preuve de l’intention de divulgation de l’auteur. Laquelle preuve
peut être établie à l’aide d’un faisceau d’indices concordants laissés à la libre appréciation
des juges du fond. La constatation en justice de la divulgation présente finalement un enjeu
pratique majeur pour l’auteur. Si le bien n’est pas divulgué, l’auteur a un pouvoir de vie et de
mort sur sa création, à savoir que le bien ne peut pas être saisi, le bien peut évoluer, être
détruit même par l’auteur. Avant la divulgation, aucune exécution forcée n’est possible, pas
même par le créancier qui pourrait envisager de saisir les œuvres non encore divulguées. En
revanche si le bien a été divulgué, le droit est épuisé et l’auteur garde certains pouvoirs mais
ils doivent s’exercer dans le cadre contraignant du droit de retrait et de repentir. L’auteur
peut-il à tout moment retirer son œuvre ou la remanier suivant sa volonté ?

Le droit de retrait et de repentir

Le droit a prévu cette prérogative de retrait et de repentir si toutefois son exercice a pour
but de mettre un terme à la circulation d’une œuvre qui ne répond plus aux exigences
créatives de l’auteur. Le droit de retrait et de repentir est l’ultime prérogative du droit moral
qui réserve à l’auteur dont l’œuvre est exploitée, le pouvoir unilatéral de sortir de ses
engagements contractuels, de mettre fin à toute exploitation de son bien intellectuel. Ceci
est vrai mais à condition pour l’auteur de respecter les intérêts de ses cocontractants.
L’article L121-4 du CPI conditionne ainsi la mise en œuvre du droit de rupture unilatérale du
contrat à l’obligation pour l’auteur d'indemniser préalablement le cessionnaire du préjudice
que ce repentir ou ce retrait peut lui causer. La loi a prévu une exception pour les logiciels à
l’article L121-1 dernier alinéa « l’exercice de ce droit de retrait est exclu pour les logiciels
sauf convention contraire ». Globalement la jurisprudence française tend à constater que la
revendication de l’exercice de cette prérogative par l’auteur n’est pas justifiée et contre
toute attente l’exercice de ce droit de retrait et de repentir fait en définitive l’objet de peu
de contentieux.

Droit moral post-mortem

Le droit moral post-mortem de l’auteur n’est pas tout à fait le même que celui qui vient
d’être défini. Le droit moral subsiste à sa mort mais pas dans toutes ses composantes. En ce
qui concerne la durée, le droit de retrait et de repentir disparaît avec l’auteur. Le droit de
divulgation n’est pas non plus perpétuel selon l’article L120-2 du CPI même s’il est sans
doute transmissible aux héritiers et légataires universels. Donc seuls sont perpétuels selon
l’article L121-1 du CPI le droit à la paternité et le droit au respect de l’œuvre. Même si le
texte ne le dit pas, la doctrine s’accorde à penser que le droit de divulgation reste intact à la
mort de l’auteur. A ce sujet le contentieux porte surtout sur l’abus notoire de la part des
représentants de l’auteur décédé, dans l’exercice du droit de divulgation post mortem. La
Cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises depuis un arrêt de la 1ère chambre civile du
24 octobre 2000 que « ce droit doit s’exercer au service de l’œuvre et s’accorder avec la
personnalité et la volonté de l’auteur du temps de son vivant ». Il en va pareillement
concernant l’exercice du droit au respect post mortem de la création. La jurisprudence veille
à ce que cet exercice se conforme à la volonté présumée du défunt tout en rendant service à
l’intérêt général. Par exemple, les intérêts personnels du successeur ne sauraient invoquer le
droit au respect de l’œuvre de Victor Hugo, les Misérables, pour interdire qu’une suite lui
soit donnée. C’est précisément ce qui a été jugé par la Cour de cassation dans l’affaire les
Misérables, tranchée en 2007. La Cour suprême a cassé l’arrêt de la Cour d’appel au visa des
articles L121-1 et L123-1 du CPI et de l’article 10 du la convention de sauvegarde des droits
de l’homme et du citoyen sur la liberté de création, car après la mort de l’auteur le droit
moral change de composante mais aussi de finalité dès lors que les intérêts en jeu ne sont
plus les mêmes. L’analyse de la jurisprudence sur le sujet montre que si l’auteur avait un
droit, un pouvoir de paternalité, le successeur a le devoir, la fonction, d’assurer la mémoire
et le respect du défunt, il ne doit pas utiliser le droit moral à son profit mais se mettre au
service de l’œuvre du défunt.

b) Droits patrimoniaux
L’auteur a vocation à tirer profit de son travail et a donc des droits patrimoniaux qui lui sont
universellement reconnus. En France ce sont les lois de 1791 et 1793 qui sont à l’origine de
la distinction faite traditionnellement dans les ouvrages et le CPI entre droit de reproduction
et droit de représentation. Il s’agit là de parler des droits d’exploitation, c'est-à-dire de
l’ensemble des prérogatives qui permettent à l’auteur de subordonner l’utilisation de ses
œuvres au paiement d’une rémunération. Mais on peut noter que cette distinction n’est plus
très opportune et que les accords ADPIC ont d’ailleurs préféré adopter une approche
unitaire des droits patrimoniaux en mettant tous les actes de communication publique dans
le même panier quelques soient les techniques de diffusion. Il est vrai que cette approche
unitaire est bienvenue à l’ère du numérique où se mélangent pour mieux se confondre tous
les actes de reproduction et de représentation. Pour respecter la dichotomie traditionnelle
française fondée sur le procédé de contact au public, on présentera successivement le droit
de représentation puis le droit de reproduction. On évoquera ensuite l’existence du droit de
suite qui est propre aux œuvres plastiques avant de préciser le contenu des droits
patrimoniaux post mortem.

Le droit de représentation
Les actes de représentation visés à l’article L122-2 du CPI englobent tous les actes opérant
une communication du bien au public quel qu’en soit le procédé. La définition légale est
certes lacunaire mais il est acquis que le public peut être passif et que la notion doit être
entendue au sens large. Un hôtel qui télédiffuse un signal à ses clients installés dans leurs
chambres communique avec eux aux yeux de la jurisprudence tant française qu’européenne.
Toute communication en ligne sur internet qu’il s’agisse de podcasting, ou de vidéo à la
demande est aussi une communication au sens de la loi française mais à condition que le
récepteur ne puisse pas conserver l’œuvre transmise en la téléchargeant sur un support
durable. A cet égard on peut relever que l’expression anglaise de « streaming » permet de
rendre compte de cette notion de représentation via un réseau électronique. La
représentation peut être vivante comme une représentation théâtrale, elle peut être non
vivante comme une projection cinématographique, mais dans les deux cas un public a
directement accès à l’œuvre. Et la représentation doit être directe. Le fait de regarder chez
soi le DVD d’une représentation théâtrale ne peut être considéré par la loi comme une
représentation. Toute représentation au sens juridique du terme ouvre droit à une
redevance distincte. Il y autant de rémunération distincte que de mode de représentation.
Ainsi le film qui sera diffusé en salle de cinéma, à la télévision et qui sera projeté à partir
d’un DVD dans un bar, permettra à l’auteur de toucher une rémunération pour chaque
utilisation nouvelle de l’œuvre. Toute représentation au sens juridique du terme est aussi
soumise à l’autorisation de l’auteur sous réserve des exceptions et aménagements apportés
par le droit positif français à la libre jouissance du bien intellectuel. La plus symptomatique
est l’exception légale de représentation privée et gratuite effectuée dans le cercle familial. La
représentation des œuvres audiovisuelles par satellite connaît aussi certains aménagements.
Le terme de télédiffusion regroupe trois modes de communication : la voie hertzienne, le
câble et le satellite et s’il est prévu que l’auteur puisse percevoir une redevance distincte
pour chacun de ces modes, la loi précise les exceptions à ce principe comme les cas où
l’auteur n’a pas besoin de donner une autorisation pour chaque représentation. Et pour
tenir compte du régime international du satellite, l’article L122-2-1 du CPI expose par ailleurs
une règle de conflit de lois imposant d’appliquer le droit français dès lors que l’émission du
signal vers le satellite se fait à partir du territoire français.

Le droit de reproduction
L’article L122-3 définit la reproduction comme « la reproduction consiste dans la fixation
matérielle de l'œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d'une
manière indirecte. » Le code ajoute une liste illustrative d’actes de reproduction : «
imprimerie, dessin, gravure, photographie, moulage et tout procédé des arts graphiques et
plastiques, enregistrement mécanique, cinématographique, magnétique, etc. » Le code
rattache divers modes d’utilisation de l’œuvre au droit de reproduction. Ainsi l’article L122-4
précise qu’est illicite « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans
le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de
même pour la traduction, l'adaptation ou la transformation, l'arrangement ou la
reproduction par un art ou un procédé quelconque. » La reproduction qui requiert
autorisation est en définitive une fixation matérielle du bien intellectuel qui permet sa
communication indirecte au public. C’est la diffusion des supports qui permet au public
d’accéder à l’œuvre. Il arrive cependant que la distinction entre reproduction et
représentation s’avère difficile. Ainsi dans plusieurs procès ayant opposé la société des
auteurs-compositeurs-éditeurs de musique (SACEM) à des discothèques, la Cour de
cassation a qualifié de reproduction l’utilisation des phonogrammes du commerce pour
sonoriser les soirées dansantes. Pourtant la diffusion publique d’une musique enregistrée
sur phonogramme constitue bien une représentation mais la Cour de cassation a ajouté dans
son arrêt du 22 mars 1988, une nouvelle composante au droit de reproduction : le droit de
destination selon lequel chaque nouveau mode d’exploitation doit donner lieu à une
nouvelle autorisation et ouvrir au profit de l’auteur une nouvelle redevance. En l’espèce il a
été jugé que la cession par l’auteur de son droit de reproduction mécanique à un producteur
de phonogramme en vue de leur vente au public ne comprenait pas le droit de les diffuser
publiquement dans le cadre d’une discothèque. Ainsi c’est aussi en application de la théorie
du droit de destination que l’auteur d’une bande dessinée peut percevoir une rémunération
pour avoir cédé ses droits de reproduction à l’édition d’une librairie et peut percevoir une
autre rémunération pour avoir vendu ses BD en promotion dans une station-service. Cette
théorie du droit de destination a connu une certaine consécration par la jurisprudence
française mais aussi par le droit européen de la propriété intellectuelle. Le droit de
destination englobe désormais le droit de location et de prêt imposé en droit interne par la
directive 92-100 du 19 novembre 1992. La location des phonogrammes est un mode
d’utilisation des exemplaires de l’œuvre distinct de leur vente. Le CPI a échafaudé une série
d’exceptions au droit de reproduction suivant que la reproduction est réalisée pour un usage
public ou un usage privé. Ainsi, par exemple en 2006, le législateur a introduit une exception
d’enseignement pour faciliter l’utilisation des œuvres à des fins pédagogiques. Cette
exception étant assortie d’une rémunération forfaitaire. Mais la principale exception est
celle de la copie privée prévue à l’article L122-5, 2° du CPI qui permet une reproduction à
l’usage privé du copiste lorsque la copie n’est pas destinée à une utilisation collective.
L’exception n’est pas gratuite et l’article L122-10 du CPI a instauré un mécanisme de gestion
collective chargé de percevoir les redevances pour les copies privées. On relèvera que
l’exception de copie privée ne joue plus une fois que l’œuvre est tombée dans le domaine
public. En matière de reproduction à usage public, on peut citer la dérogation concernant les
reproductions provisoires ou éphémères faites sur les réseaux numériques, les
reproductions qui sont accessoires à la transmission en ligne. Cette dérogation a été
imposée dans l’ordre interne par la directive européenne du 22 mai 2001. Les transmissions
en ligne qui permettent de feuilleter les parties d’un livre dans une librairie en ligne,
regroupent plusieurs opérations techniques qui sont autant de reproductions mises à
disposition du public que l’on songe au transfert du fichier contenant un site ou encore au
routage de serveur à serveur. Ces reproductions qui sont difficiles à contrôler sont
considérées comme juridiquement neutres au regard du droit d’auteur. Jérôme Passa
explique que c’est parce qu’elles n’ont aucune autonomie et qu’elles correspondent à une
simple étape d’un procédé technique de communication des données. Ce sont surtout les
droits patrimoniaux reconnus à un auteur de logiciel qui connaissent de nombreux
aménagements spécifiques.

Droits patrimoniaux aménagés de l’auteur de logiciel

La nature particulière de ces créations informatiques et ses conditions particulières
d’utilisation expliquent ce régime d’exception du droit d’auteur. Le contenu du droit
patrimonial est précisé par l’article L122-6 du CPI, il consiste essentiellement en un droit de
reproduction, d’adaptation, c’est à dire que l’on peut changer de langage informatique, et de
mise sur le marché par vente ou par location. Mais comme l’utilisation du logiciel suppose
d’exécuter plusieurs opérations qualifiées de reproduction, chargement, affichage, stockage
etc., l’utilisateur est contraint d’obtenir une quasi-licence d’utilisation du logiciel. Au nombre
des exceptions au droit patrimonial qui sont inscrites à l’article L122-6-1, on notera la licéité
des copies de sauvegarde dès lors que la source de la copie est licite, en revanche les autres
copies privées sont interdites. Ainsi l’acte de graver sur un CD un jeu vidéo téléchargé sur
internet est interdit et serait qualifié de contrefaçon du logiciel de navigation et serait
qualifié comme tel même si la copie est destinée à l’usage privé du copiste. L’autre exception
importante est dite de décompilation. Elle permet à l’utilisateur d’accéder au code source
pour lui permettre l’interopérabilité entre plusieurs logiciels. Toutes les exceptions prévues
par le texte ne bénéficient pas à tous les tiers mais uniquement à la personne ayant le droit
d’utiliser le logiciel comme par exemple le licencié. En effet le droit d’auteur sur le logiciel
peut faire l’objet de divers contrats d’exploitation. Mis à part le nantissement spécialement
régi par le code à l’article L132-34, ce sont les principes généraux des articles L131-1 et
suivants du code qui s’appliquent aux autres contrats tels que la cession ou la licence. L’une
des nouveautés du monde du logiciel réside dans la possibilité donnée aux internautes de
bénéficier de logiciels libres, permettant de télécharger des logiciels et d’avoir accès à leur
code source. La liberté dont il est question est celle de modifier les logiciels à l’aide du code
source à condition de diffuser les adaptations sous le même type de licence. Mais
contrairement à ce que l’appellation en anglais de « free software » pourrait suggérer, les
logiciels libres ne sont pas forcément gratuits. Enfin parmi les exceptions plus générales à la
mise en œuvre du droit d’exploitation de l’œuvre, l’article L122-3-1 du CPI dispose que « la
première mise en vente légale d’un exemplaire matériel d’une œuvre sur le territoire de
l’espace économique européen, épuise le droit de propriété intellectuelle ». Ce qui signifie
que l’auteur ou que ses ayants droits, ne peut plus interdire ni contrôler la circulation de cet
exemplaire sur le territoire européen. Ce principe essentiel de l’épuisement des droits à
compter de la première mise en circulation intracommunautaire est consacré par l’ensemble
des textes européens visant à l’harmonisation ou à l’unification des droits intellectuels. Mais
ce principe n’est cependant pas universel et son application pratique pose nombres de
difficultés au contentieux.

Le droit de suite
Il est quant à lui une sorte de restriction au droit patrimonial. Il est d’origine française, il est
spécifique aux arts plastiques et plus précisément aux œuvres originales créées par l’artiste
lui-même : photographie, dessin, sculpture, collage etc., ainsi que toute création plastique
sur un support audiovisuel ou numérique. Ce droit de suite découle de la volonté du
législateur de protéger l’auteur contre les mirages du marché. Il confère à l’auteur le droit de
bénéficier du surcroît de valeur acquise par son œuvre depuis sa mise sur le marché. Ce droit
de suite qui figure aujourd’hui à l’article L122-8 du CPI n’est pas un droit d’autoriser, c’est le
droit de percevoir un pourcentage sur le prix de revente de l’œuvre. A cette fin le
professionnel de la vente de l’œuvre doit délivrer à l’auteur ou à la société de perception et
de répartition du droit de suite toutes les informations permettant l’évaluation de ce droit
de suite selon les critères fixés par voie réglementaire. Les taux fixés sont progressifs et sont
fonction du prix de vente. Et ajoutons que le système ne s’applique pas aux transactions
portées sur des œuvres d’un montant inférieur à 10.000 euros. Le droit de suite a été
imposé aux États membres à l’échelle européenne par une directive du 27 septembre 2001.
Sa transposition a nécessité en France certains aménagements non négligeables qui ont été
apportés par la loi du 1er août 2006. Dans le système antérieur appliqué uniquement en
France, seules les ventes aux enchères étaient soumises à ce droit de suite et le taux était
unique, fixé à 3% et il était sans plafond. En dépit de la réforme qui paraît favorable aux
plasticiens, il n’est pas démontré qu’ils soient mieux servis par le nouveau système.

Les droits patrimoniaux post-mortem

Contrairement au droit moral, le droit patrimonial est temporaire. Il ne disparaît pas à la
mort du créateur mais le décès du créateur marque le point de départ d’une certaine durée
de protection. En application de l’article L123-1 alinéa 1 du CPI, le droit de propriété de
l’auteur dure toute sa vie puis persiste au profit des ayants-droit pendant 70 ans. Il en va
ainsi en France pour les œuvres musicales depuis une loi du 3 juillet 1985 et pour tous les
genres d’œuvre depuis une loi du 27 mars 1997. En droit européen il est acquis que la durée
de droit commun est de 70 ans post mortem et ce depuis une directive du 29 octobre 1993.
Bien que l’on retrouve cette durée de 70 ans post mortem dans nombre de pays européens,
ce n’est pas forcément le cas à l’échelle internationale car la convention de Berne a
seulement imposé une durée minimale de 50 ans aux États membres de l’Union dans son
article 7, paragraphe 2. Cette règle étant minimale rien n’interdit aux droits nationaux de
prévoir une durée plus longue sur leur territoire. Pour résoudre les conflits de lois, qui
peuvent dès lors se poser sur la durée, l’article 7, paragraphe 8 de la Convention a prévu une
règle de droit international privé selon laquelle la durée de protection ne doit pas excéder la
durée fixée dans le pays d’origine. Cette règle un peu particulière contraint à une
comparaison des délais nationaux de protection pour pouvoir déterminer la durée applicable
au litige. S’agissant du point de départ du délai de 70 ans, la loi française a prévu des
situations particulières. Ainsi par exemple, pour les œuvres de collaboration le point de
départ du délai est fixé au 1er janvier de l’année suivant la mort du dernier vivant des
collaborateurs. On observera que l’article L123-2 alinéa 1 du CPI est en tout point conforme
à la directive du 27 septembre 2011 qui lui est postérieure et qui est venue imposer ce mode
de calcul aux œuvres musicales avec paroles. Si les œuvres collectives pseudonymes et
anonymes dérogent au droit commun, ce n’est pas le cas en France des œuvres composites.
Simplement, l’œuvre première qu’elles incorporent cesse d’être protégée à l’issue de 70 ans.
On retiendra pour l’histoire, que la loi française avait prévu en 1919, un système permettant
de jouer les prolongations pour cause de guerre et de tenir ainsi compte de la durée de
suspension ou de ralentissement des activités créatrices pendant de tels événements. Aussi
était-il prévu que les droits sur les œuvres d’auteurs morts pour la France tel qu’Antoine de
Saint-Exupéry par exemple, tomberaient dans le domaine avec une prolongation de 30 ans
au bénéfice de leurs ayants droits. Ce système français affectait l’harmonisation européenne
sur la durée de protection post mortem. Il n’a jamais été question de remettre en cause les
prolongations acquises au moment de l’entrée en vigueur de la loi française de 1997. Mais la
Cour de cassation a, par deux arrêts du 27 février 2007, mis un terme pour l’avenir au jeu de
prolongation. En posant le principe selon lequel la période de 70 ans retenue pour
l’harmonisation de la durée de protection, couvre les prolongations pour faits de guerre.
Malgré cette décision de principe, la Cour de cassation laisse dans les faits subsister les
prolongations au profit des compositeurs d’œuvres musicales comme des auteurs morts
pour la France. Quant à la dévolution du droit patrimonial après la mort de l’auteur, cette
dévolution se fait en application du droit des successions sauf règle spécifique prévue par le
CPI. Ainsi par exemple l’article L123-6 instaure un régime dérogatoire au profit du conjoint
survivant, qui peut bénéficier de l’usufruit des droits d’exploitation dont l’auteur n’aura pas
disposé. L’article L123-7 réserve par ailleurs un sort particulier au droit de suite en disposant
qu’il subsiste uniquement au profit du conjoint survivant et des héritiers légaux de l’artiste, à
l’exclusion des légataires testamentaires à savoir les ayants droit. La directive 2001-84 ayant
imposé pour sa part un droit de suite obligatoire post mortem au profit des ayants droit, la
question s’est posée de savoir si le droit français était conforme ou non conforme au droit
européen sur ce point. La cour de justice s’est vue poser la question préjudicielle par le TGI
de Paris dans l’affaire de la succession d’Haley et la cour de justice a jugé dans un arrêt du 15
avril 2010 que la solution française n’est pas contraire aux objectifs de la directive, les États
membres peuvent déterminer les catégories de personnes susceptibles de bénéficier du
droit de suite parce que les divergences nationales sur ce point ne sont pas susceptibles de
porter atteinte au fonctionnement du marché intérieur. De manière générale on peut penser
que le législateur français se montre méfiant à l’égard des héritiers de l’auteur. Preuve en
est encore qu’il permet à l’article L122-9 le recours à la justice en cas d’abus notoire de
l’usage des droits patrimoniaux post mortem.

IV. Défense du droit d’auteur

a) La contrefaçon au civil et au pénal
S’agissant de la défense du droit d’auteur, de la contrefaçon en droit d’auteur, l’article L122-
4 du CPI indique que « la contrefaçon est constituée par toute représentation ou toute
reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement du propriétaire du bien. » Le
texte inclut des variantes comme la traduction, la transformation ou l’arrangement. Enfin il
est indiqué que l’atteinte au droit moral est aussi constitutive d’une contrefaçon. La violation
du droit d’auteur peut être sanctionnée sur le terrain de la contrefaçon. Et la qualification de
contrefaçon vise plus largement tout usage non autorisé d’un bien intellectuel. Rappelons ici
que le régime général de la contrefaçon permet de choisir la voie civile ou la voie pénale
pour mettre fin à l’usage illégal et obtenir réparation du préjudice subi. Ce choix est
important, il concourt à définir la procédure à suivre mais aussi les actes pouvant être
réprimés ainsi que les sanctions. La tendance de tous les pays a été de renforcer l’arsenal
répressif pour répondre à une montée en force de la grande criminalité et plus récemment
de la contrefaçon en ligne d’œuvres audiovisuelles et musicales. Le régime juridique de la
contrefaçon reste essentiellement national même si les législateurs supra nationaux ont
engagé un gros travail d’harmonisation en vue de rapprocher les procédures et les sanctions
appliquées dans les États Membres de l’Union européenne et plus largement dans les États
membres de l’Organisation Mondiale du Commerce. Au nombre des réformes récentes du
droit français, on citera la loi du 17 mai 2011, qui prévoit la compétence du TGI pour
connaître des actions civiles en contrefaçon, mais aussi de toute demande connexe y
compris de concurrence déloyale. La loi du 29 octobre 2007 est quant à elle venue
transposer la directive 2004-48 du 29 avril 2004 pour renforcer plusieurs réparations en
nature et pour créer un nouveau type de réparation par équivalent, dont le régime est
désormais prévu à l’article L331-1-3 du CPI. En ce qui concerne la procédure de saisie-
contrefaçon, les nouveaux textes applicables sont quasiment identiques pour les différents
droits de propriété concernés. De manière générale, les règles françaises relatives à la saisie
contrefaçon, à la procédure ou aux sanctions, ne sont pas foncièrement différentes selon la
catégorie de droits intellectuels en cause. Par souci de clarté, elles mériteraient sans doute
de figurer groupées dans un chapitre du code qui serait commun aux différents droits
intellectuels. S’agissant du régime prétorien de la contrefaçon, la jurisprudence française a
apporté quelques précisions ponctuelles quant aux règles applicables aux droits d’auteur.
Ainsi c’est la Cour de cassation qui a par exemple indiqué que le demandeur se doit
d’assigner tous les coauteurs si l’objet contrefaisant est une œuvre de collaboration. C’est
aussi la Cour de cassation qui a indiqué que l’auteur et les éditeurs ayant adhéré à la SACEM
conservent le droit d’agir en contrefaçon nonobstant leur apport cession.

b) Responsabilité des fournisseurs d’accès sur internet

Un abondant contentieux récent porte sur la question de la responsabilité des fournisseurs
d’accès sur internet lorsqu’il y a mise à disposition non autorisée de nombreuses œuvres
audiovisuelles et musicales sur leur site d’hébergement en ligne. Concrètement la
jurisprudence française doit aujourd’hui répondre à la question de savoir s’il y a atteinte au
droit d’auteur lorsque le site hébergeur, comme l’est Google par exemple, suggère des mots
clé qui renvoient vers des sites permettant le téléchargement illégal. De manière générale on
peut conclure à l’absence de responsabilité civile ou pénale des hébergeurs pour les
contenus mis en ligne par les internautes, sauf à avoir joué un rôle actif dans la mise à
disposition du contenu litigieux. De même, il est acquis que le fournisseur d’hébergement
est passible de condamnation pour contrefaçon s’il n’a pas agi promptement, rapidement
pour retirer le contenu litigieux ou pour en rendre l’accès impossible.

c) Mesures préventives
Le droit français de défense du droit d’auteur présente aussi certaines particularités,
s’agissant notamment de la défense du droit patrimonial en amont de la contrefaçon. Depuis
la loi du 1er août 2006, l’auteur a le droit d’utiliser des mesures préventives destinées à
empêcher les utilisations illicites de son œuvre. Deux sortes de mesures préventives lui sont
offertes. D’une part les mesures techniques de protection (les MTP) et d’autre part les
mesures d’information et d’identification des œuvres qui sont visées à l’article L331-2 du
CPI. On envisagera seulement les MTP ou encore DRM (Digital Right Management).

Les mesures techniques de protection (les MTP)

Les MTP sont définies à l’article L331-5 du CPI. Elles regroupent les technologies permettant
de limiter les utilisations non autorisées des œuvres hormis les logiciels. Leur champ d’action
couvre tout le numérique qu’il soit en ligne comme c’est le cas d’internet ou qu’il ne soit pas
en ligne comme les CD, CD-Rom ou DVD. Pour éviter les effets pervers d’un tel système, le
législateur a prévu le garde-fou de l’interopérabilité. Il l’a prévu à l’article L331-5 alinéa 4 du
CPI. Ainsi par exemple iTunes, l’un des plus grands sites de téléchargement licite de musique
en ligne doit, en vertu de cet article, permettre au plus grand nombre de lire ces fichiers sur
d’autres baladeurs que celui qu’il vend. Et cela signifie concrètement que le site de
téléchargement de musique en ligne devra fournir les codes sources, à savoir les
informations nécessaires à l’interopérabilité entre les logiciels. En sus de cette garantie
d’interopérabilité, l’article L331-5, alinéa 6 a prévu que les mesures techniques ne sauraient
empêcher le jeu des exceptions au droit d’auteur, comme celle de la copie privée. Les
articles L331-31 et L331-32 ont prévu l’HADOPI qui peut être saisie par tout éditeur de
logiciels fabriquant de systèmes techniques ou exploitants de services. A défaut d’accord à
l’expiration de la période de conciliation, cette haute autorité peut user de son pouvoir
d’injonction et d’astreinte à l’encontre des titulaires des droits sur la MTP. C’est ainsi que le
législateur français cherche désespérément, pour ne pas dire en vain, le juste équilibre entre
les intérêts de l’auteur et ceux du public.

Les mesures d’information et d’identification des œuvres

Elles sont visées à l’article L331-2 du CPI.
 d) Mesures provisoires
S’agissant des mesures provisoires concernant les droits d’auteurs, l’auteur ou ses ayants
droits peuvent faire saisir les exemplaires illicitement reproduits ainsi que le matériel ayant
servi à les réaliser. Selon l’importance et la gravité de la saisie, ce sont les commissaires de
police ou le président du TGI qui ont compétence pour ordonner la saisie, c’est prévu à
l’article L332-1 du CPI. La loi distingue aussi 2 cas selon que la saisie est faite avec ou sans
autorisation judiciaire. Une procédure spéciale est par ailleurs prévue pour les logiciels à
l’article L332-4. On notera surtout que depuis la loi de 2009, c’est l’HADOPI qui a pour
mission non seulement d’encourager le téléchargement légal en ligne mais surtout de
protéger les œuvres couvertes par un droit d’auteur ou un droit voisin. Pour lui permettre
d’assurer cette mission, la loi a créé deux nouvelles infractions prévues à l’article L335-7-1 du
CPI : d’une part le délit de contrefaçon commis au moyen d’un service de communication en
ligne et d’autre part une contravention de 5ème classe pour manquement à l’obligation de
surveillance de son accès internet en cas de négligence caractérisée. Suite à une décision du
Conseil constitutionnel en date du 10 juin 2009, l’HADOPI est contrainte de saisir le juge
pour pouvoir priver un internaute d’un accès à internet. Cette autorité n’est dès lors plus
qu’associée au dispositif de riposte graduée. Certes la sanction traditionnelle de la
contrefaçon est inadaptée aux actes de contrefaçon dans notre société de l’information qui
est dominée comme on le sait par l’absence de frontière et par la bonne conscience des
fraudeurs internautes, mais la solution française apportée par le législateur est isolée et son
efficacité dans la prévention et la lutte contre le téléchargement illégal reste encore à
démontrer.

V. Les apports du droit supranational

a) Le droit international
Le droit conventionnel de la propriété littéraires et artistiques, le droit conventionnel
international, a commencé à se forger à la fin du XIXe siècle pour harmoniser les droits
nationaux. Le développement contemporain de ce droit conventionnel depuis l’institution de
l’OMC en 1994 est motivé et contraint par l’objectif de libéralisation des échanges
commerciaux à l’échelle des pays membres. On peut constater que le nombre des
conventions et des traités internationaux a augmenté, ainsi que le nombre d’États
concernés. Pourtant les règles à minima d’harmonisation imposées aux États sont plutôt en
baisse aux endroits où elles seraient sans doute opportunes pour rapprocher les droits
nationaux et lever les barrières territoriales aux échanges commerciaux dans ce monde
globalisé. Ainsi par exemple l’accord ADPIC a dû renoncer à l’article 6bis de la convention de
Berne sur le droit moral de l’auteur. Le droit international n’a pas révolutionné le droit
français ni le droit européen. Néanmoins l’effet positif de l’accord ADPIC a été de convaincre
de nombreux pays développés d’adopter certaines règles de fond et de procédure assurant
une protection minimale aux droits d’auteur et droits voisins. L’ADPIC a voulu sortir de la
logique unioniste de la convention de Bern pour lutter plus efficacement contre les pertes
causées aux entreprises du monde entier par les actes de piraterie. Ainsi l’ADPIC a prévu les
procédures qui doivent être mises à disposition des titulaires de droits intellectuels dans
chaque ordre interne : mesures provisoires, injonctions, octroi de dommages et intérêts,
sanctions. L’ADPIC s’est aussi donné les moyens de faire respecter les règles posées, en
confiant la procédure de règlement des différends entre États membres à une instance
d’arbitrage de l’OMC et non à la Cour Internationale de la Haye. S’agissant des apports de
l’ADPIC sur le fond, c'est-à-dire concernant le droit matériel spécial au droit d’auteur, on
pense notamment à la protection des programmes d’ordinateurs prévus à l’article 10 ou
encore au droit de location des exemplaires de l’œuvre que les États membres doivent
désormais accorder aux auteurs au moins pour les logiciels et les œuvres
cinématographiques. Il faut aussi penser à la fixation à 50 ans de la durée minimale de la
protection des droits d’auteur prévue à l’article 12. Avant l’ADPIC, la propriété littéraire et
artistique avait été harmonisée à minima par la convention de Berne de 1886, laquelle a été
complétée par la convention de Genève de 1952. Après l’ADPIC, le traité de Genève de 1996
entré en vigueur en 2002 a cherché à moderniser le droit conventionnel, cette fois-ci pour
l’adapter aux nouvelles technologies. En matière de droits voisins, le premier traité a été
signé en 1961 à Rome. Plus récemment le traité de l’OMPI, de l’Organisation Mondiale de
Protection de la Propriété Intellectuelle, ce traité de 1996 a établi des règles qui, prenant en
compte les nouveaux besoins de l’ère numérique, bénéficient aux auteurs ainsi qu’aux
artistes interprètes et aux exécutants musicaux. A cet égard, on notera que ce traité de
1996, sur les interprétations et exécutions de phonogrammes, est à l’origine de la directive
européenne du 22 mai 2001. La signature le 26 juin 2012 à Pékin, d’un nouveau traité sur la
protection des artistes-interprètes ou exécutants audiovisuels, prévoit d’autres règles visant
à leur assurer une protection et une rémunération adéquate pour l’exploitation des
interprétations sur internet ainsi que pour la distribution des copies physiques des
interprétations, sur DVD par exemple.

b) le droit européen
En dépit de toutes ces avancées, les principales divergences entre les droits persistent, y
compris à l’échelle européenne où de nombreuses directives sont apparues dès 1991.
Jusque-là force est de constater que l’harmonisation de la propriété littéraire et artistique
n’a jamais été la préoccupation du législateur européen, et elle n’est toujours pas sa priorité.
L’harmonisation européenne concernant les droits d’auteur s’est développée au cours de 20
dernières années dans le respect de l’acquis international. Elle s’est développée au moyen
de l’instrument de la directive qui oblige les États Membres à modifier leur législation
interne de façon à éliminer autant que possible les différences de traitement des droits
intellectuels qui empêchent la réalisation des objectifs libertaires du Traité sur le
Fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’issu du Traité de Lisbonne de 2009. Dans le
domaine de la propriété littéraire et artistique la directive de 1991 a porté sur la protection
juridique des programmes d’ordinateurs, anticipant de la sorte l’obligation faite par l’ADPIC
de protéger ces œuvres là sur le terrain du droit d’auteur. C’est non seulement la première
directive mais aussi la seule dont le champ d’application est restreint au droit d’auteur
stricto sensu. Celle de 1992 porte sur le droit de location et de prêt. Celles de 1993 portent
l’une sur le satellite et le câble et l’autre sur la durée des droits, et cette dernière directive a
été modifiée par une directive en 2006. La directive de 1996 impose un régime de protection
des bases de données créant une nouvelle catégorie de droits voisins et un droit sui generis
sur l’information, texte, musique, image appartenant aux entreprises productrices de bases
de données. Les directives de 2001 concernent le droit de suite, et la protection des droits
d’auteurs et droits voisins dans la société de l’information. Il y a deux directives de 2001. La
directive « société de l’information » s’inscrit dans le droit fil du Traité de l’OMPI de 1996,
elle en reprend d’ailleurs de nombreuses dispositions. Elle a pour objectif d’inciter à des
réponses nationales harmonisées aux questions posées par la diffusion et la piraterie des
œuvres sur des supports numériques. Au-delà de son contenu vivement débattu,
controversé dans son application pratique, la directive de 2001 n’a vraisemblablement pas
atteint son objectif. En témoignent les remarques doctrinales parfois acides engendrées en
France par la transposition de la directive de 2001 par les lois de 2006 DADVSI et de 2009
HADOPI. Outre ces mesures qui témoignent d’une transposition originale et franco-française
d’une directive européenne, on peut dire sans crainte aucune que la directive de 2001 n’a
pas remédié aux disparités de traitement des droits d’auteur d’un pays à l’autre. Parce que
les nombreux points à la source des plus grandes disparités n’ont pas été traités. Ainsi par
exemple, la notion d’originalité n’a pas été définie, ou encore les questions de titularité ou
de droit moral n’ont pas été résolues, laissant subsister le grand écart entre le régime des
copyrights et celui des droits d’auteur. Depuis 2001, le droit dérivé du traité de Rome, porte
surtout sur les questions communes au droit intellectuel et sont surtout destinées à trouver
des solutions nationales harmonisées quant aux moyens de lutte contre la contrefaçon. En
effet, l’inflation de ce phénomène mondial en fait la préoccupation première des institutions
de l’Union européenne. Ainsi un règlement du 22 juillet 2003 est venu augmenter le champ
d’action des autorités douanières pour limiter l’entrée en Europe de marchandises
contrefaisantes. Une directive du 29 avril 2004 est par ailleurs venue renforcer l’efficacité
des procédures sanctionnant les atteintes au droit de la propriété intellectuelle qu’il s’agisse
de la propriété littéraire et artistique ou de la propriété industrielle.
 Propriété intellectuelle
Brevets

La propriété industrielle est l’ensemble des règles relatives aux dessins et modèles
industrielles, aux brevets d’invention, aux marques, aux appellations d’origine et aux
indications de provenance. Il s’agit de droits privatifs portant sur des objets immatériels,
utilisés principalement dans le commerce et l’industrie mais aussi dans l’agriculture et
l’artisanat voire dans d’autres activités civiles ou publiques. Les monopoles sont accordés
aux titulaires de droit de propriété industrielle par dérogation au principe de liberté du
commerce et de l’industrie, si certaines conditions sont remplies au nombre desquelles
figure le dépôt obligatoire. Comme le droit d’auteur, le brevet est un titre de propriété qui
est apparu en France pendant la période révolutionnaire et concomitamment dans les autres
pays économiquement avancés de l’époque. L’Ancien Régime proposait des privilèges
d’exploitation et c’est en 1971 que la loi a instauré le brevet considérant que ce serait
attaquer les droits de l’homme dans leur essence que de ne pas récompenser les créateurs
de produits et de procédés nouveaux. Le droit des brevets trouve aujourd’hui sa source
française dans une loi de 1968 maintes fois réformée et codifiée depuis 1992 dans le livre 6
du CPI. Les brevets appartiennent à la catégorie des créations industrielles purement
utilitaires. Les dessins et modèles appartiennent quant à eux à la catégorie des créations
ornementales. Leurs régimes sont bien distincts en droit français comme dans l’ensemble
des systèmes juridiques. L’inventeur est un créateur mais il ne jouit pas d’un droit sur son
invention du seul fait de sa création, il doit impérativement demander à l’office compétent
un titre lui conférant un monopole d’exploitation temporaire sur sa découverte. Créé en
1951, l’INPI est l’office français habilité à recevoir les dépôts et à délivrer les titres nationaux
de propriété industrielle. Pour simplifier les démarches de dépôt dans chaque pays où la
protection est recherchée, de nombreux États comme la France n’ont pas tardé à signer des
traités multilatéraux permettant à leurs ressortissants ou résidants d’obtenir une protection
dans plusieurs pays en suivant une procédure unique, moins contraignante et moins
coûteuse. La convention de Paris signée en 1883 a posé quelques principes et quelques
règles applicables aux biens industriels. Outre le principe d’indépendance et celui de
réciprocité, présentés dans l’introduction générale de ce cours comme des constantes en
droit international de la propriété intellectuelle, la convention de Paris a instauré un délai de
priorité qui confère, on le verra, un avantage pratique considérable aux déposants de biens
industriels, marques, brevets ou dessins et modèles. La convention de Munich de 1973 a
quant à elle créé l’office européen des brevets et le traité de coopération signé à
Washington en 1970. La convention de Munich a instauré une procédure centralisée de
dépôt et d’examen des brevets que l’on dit européens. En pratique, que le dépôt soit
effectué directement auprès de l’INPI ou qu’il le soit directement auprès de l’office européen
des brevets, ce sont peu ou prou les mêmes conditions de brevetabilité qui s’appliquent
dans plus d’une trentaine d’États adhérents dont la France et dans tous les États Membres
de l’Union européenne. L’office européen des brevets qui comprend des organes
juridictionnels, une chambre de recours, constitue également une importante source
jurisprudentielle du droit européen des conditions de brevetabilité. Pour être enregistré à
titre de brevets, une création doit être déposée mais elle doit aussi répondre à certaines
caractéristiques au regard de ses qualités intrinsèques mais aussi de l’ordre public et des
bonnes mœurs. Une fois le titre délivré, son titulaire va pouvoir l’exploiter et faire
sanctionner les atteintes à son monopole. Toutefois certains droits et obligations spécifiques
pèsent sur le propriétaire du brevet. Nous étudierons d’abord les conditions de la protection
du brevet puis la teneur de ce droit de brevet. Les principaux apports du droit international
et du droit européen en matière de brevets seront précisés au fur et à mesure des
développements.

I. Conditions de la protection
a) Conditions de fond
La protection juridique de l’innovation participe de l’idée même du progrès. Le droit
résultant du brevet constitue un monopole qui restreint la circulation des connaissances
techniques et du commerce industriel. Ainsi le monopole n’est accordé que si certaines
conditions sont réunies. Outre les conditions de fond dont il sera ici question, la protection
est soumise à des conditions de forme qui seront envisagées plus tard. La présentation des
conditions de fond nous conduit d’abord à préciser qui peut prétendre à la titularité et
ensuite nous verrons les conditions de brevetabilité.

Principe de titularité et exceptions (cas de l’inventeur salarié)

Selon l’article L611-6 du CPI, le titulaire du droit au brevet français est en principe l’inventeur
ou son ayant-cause. Toutefois le dépôt produit en France un effet déclaratif de droit, ceci
signifie que le premier déposant est présumé en être l’inventeur. Il faut savoir que deux
grands systèmes s’affrontent dans le monde pour établir les règles d’attribution des brevets.
L’attribution du titre au premier inventeur qui est le système du droit américain et de la
plupart des pays européens, et l’attribution du titre au premier déposant qui est le système
français. Pour accroître la sécurité juridique le Code de la propriété intellectuelle précise que
l’office français n’a pas à vérifier que le demandeur est légitime. Il est présumé l’être jusqu’à
preuve du contraire. Et c’est la même sécurité juridique qui est offerte par la convention sur
le brevet européen. En France seul l’inventeur spolié pourra engager le cas échéant une
action en revendication dans les délais et conditions prévus par la loi. Si la personne qui a
usurpé l’invention est de bonne foi (parce qu’il est le cessionnaire de l’invention dérobée par
exemple), le délai de 3 ans court à compter de la publication de la délivrance du dépôt. Si la
personne est de mauvaise foi, le délai de trois ans court à compter de l’expiration du brevet,
c’est à dire généralement 23 ans après le dépôt. En outre l’usurpateur encourt une amende.
Si maintenant l’invention est réalisée par plusieurs personnes travaillant indépendamment
l’une de l’autre, on est en présence d’inventions dites concomitantes. C’est alors le premier
déposant qui aura le brevet. Cependant l’article L613-7 du CPI accorde aux inventeurs
honnêtes sans brevet, le droit d’exploiter l’invention concurremment sans risque d’être
qualifiés de contrefacteurs. On dit qu’il a un droit de possession personnel ce qui signifie que
le droit ne peut être ni transmis, ni cédé, ni divulgué. Dans le domaine du brevet comme
dans l’ensemble de l’activité créative, les biens intellectuels sont principalement créés par
des personnes dans le cadre de leur contrat de travail. A la différence du droit d’auteur, le
droit des brevets propose un régime organisant l’attribution de la propriété et les obligations
respectives de l’employeur et de l’inventeur. Dans le cas où le contrat n’a rien prévu le droit
français a prévu pour l’heure, 3 régimes selon la catégorie d’invention en cause : le régime
de l’invention de mission, de l’invention hors mission et le régime de l’invention libre.
• L’invention de mission a été réalisée par le salarié en exécution d’une mission inventive ou
d’un travail d’études et de recherches confié par son employeur ou découlant du contrat.
L’invention appartient alors à l’employeur, mais la loi a prévu à l’article L611-7 alinéa 1 que
le salarié a droit au complément de salaire fixé dans le contrat, dans l’accord d’entreprise ou
éventuellement dans la convention collective. Il s’agit là depuis 1990 d’une obligation à
charge de l’employeur. Cette rémunération est d’ordre public, aucun texte, aucun accord ne
peut l’écarter. Toutefois si la loi française impose une rémunération supplémentaire selon
les modalités qui sont précisées par la jurisprudence, elle laisse les parties libres d’en fixer le
montant sans aucune contrainte.
• L’invention hors mission vise l’invention créée par le salarié dont ce n’était pas la mission.
C’est l’invention créée par le salarié soit pendant les heures de bureau soit dans le domaine
des activités de l’entreprise soit en utilisant les moyens de l’entreprise. Les inventions hors
mission peuvent devenir la propriété de l’employeur si celui-ci en fait la déclaration à son
salarié. Il doit dans ce cas lui verser un juste prix. Un juste prix qui d’après les tarifs décidés
par la Commission des inventions de salariés, qui est compétente en cas de conflits, peuvent
aller de 7.500 euros à 105.000 euros. Autrement le dispositif légal confère à l’employeur un
droit de préemption. Il a le choix : s’il ne bouge pas, il n’est pas le propriétaire, s’il en fait la
demande il le devient mais il devra payer le juste prix de la cession forcée. Pour ne pas
inciter le salarié à garder l’invention secrète, la loi lui a imposé une obligation de déclaration
à l’employeur. Elle figure à l’article L611-7 alinéa 1 et vaut pour toutes les inventions de
salariés, invention de mission, invention hors mission ou invention libre.
• L’invention libre est celle réalisée par le salarié en dehors de ses fonctions et sans aucun
rapport avec celles-ci. Dans ce cas elle lui appartient, peu importe alors sa condition de
salarié.
La convention sur le brevet européen n’a pas apporté une solution de fond sur ce sujet de
l’inventeur salarié. En cas de conflit de titularité employeur-salarié, ce sont donc la ou les
juridictions nationales qui devront le régler. La convention sur le brevet européen a
néanmoins posé une règle de conflit de lois pour les inventions de chercheurs salariés.
L’article 60, paragraphe 1, donne la compétence exclusive à l’État sur le territoire duquel le
salarié exerce son activité principale et à défaut à l’État sur le territoire duquel se trouve
l’établissement principal de l’employeur.

Conditions de brevetabilité
Les inventions brevetables sont celles qui répondent aux conditions de brevetabilité. Ces
dernières regroupent les qualités intrinsèques du bien intellectuel, celles lui permettant de
faire l’objet d’une appropriation par le droit du brevet. L’article L611-10, alinéa 1, pose les
critères positifs puis les exclusions du champ des brevets. Et ces dispositions reprennent
celles de la Convention sur le brevet européen. Ces dispositions ont été harmonisées à
l’échelle de l’OMC via l’accord ADPIC. Il y a pour ainsi dire 4 conditions quasi universelles de
brevetabilité. Première condition, on doit être en présence d’une invention laquelle n’est
pas définie positivement. Au contraire, le législateur indique les objets qui n’en sont pas.
Ainsi l’invention ne peut inclure ni les programmes d’ordinateur, ni les créations purement
esthétiques, ni les présentations d’information, ni les découvertes scientifiques ou méthodes
mathématiques. Les programmes d’ordinateurs tels que les logiciels ne sont pas des
inventions car ils sont protégeables sur le seul terrain des droits d’auteurs. Pour l’instant car
c’est un sujet vivement discuté. Les créations purement esthétiques ne sont pas non plus des
inventions car elles sont protégeables sur un autre terrain de la propriété intellectuelle. Les
découvertes et théories scientifiques ou méthodes mathématiques sont exclues de la
définition car elles sont des produits naturels de l’intelligence. Les plans, principes et
méthodes ne sont pas des inventions soit du fait de leur caractère abstrait, soit du fait de
l’absence de caractère technique, soit du fait encore de l’absence d’activité inventive. Les
présentations d’information ne sont pas des inventions non plus soit car elles se limitent à
une idée et une idée n’est pas brevetable soit parce qu’elles sont des œuvres de l’esprit,
comme par exemple le journal. La deuxième condition est celle, essentielle, de la nouveauté.
L’invention ne doit jamais avoir été rendue accessible au public. La loi précise qu’est
nouvelle une invention qui n’est pas comprise dans l’état de la technique, et que l’état de la
technique est constitué par tout ce qui a été rendu accessible au public avant la date de
dépôt de la demande de brevets. L’état de la technique englobe également les dépôts de
demandes de brevets antérieurs. L’état de la technique correspond à une notion très large et
aucune restriction n’est prévue quant au lieu géographique, au mode de divulgation, à la
langue de divulgation, à la date à laquelle la divulgation a eu lieu. Il faut simplement qu’elle
soit antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet. L’antériorité est donc
susceptible de faire obstacle à la nouveauté. L’antériorité est en principe constituée par la
divulgation de la même invention, peu importe que le déposant ait vraiment inventé lui-
même l’objet qu’il dépose. Il n’y aura pas d’antériorité si l’invention a seulement été
communiquée à une personne sous le sceau du secret. Il y aura antériorité si l’invention a
été divulguée au public. C’est cette notion de public qui permet donc de dire s’il y a ou non
antériorité. Par ailleurs, le document antérieur sera pertinent s’il contient suffisamment
d’informations pour permettre à l’homme de métier de réaliser l’invention en cause. En effet
selon la jurisprudence, une divulgation ne fait entrer l’invention dans l’état de la technique
que si elle est faite de manière à ce que les professionnels soient à même de la réaliser, ce
qui suppose qu’ils puissent discerner avec précision les composantes de l’invention. Enfin le
dépôt d’une demande de brevet est assimilé à une invention selon le texte de loi. En effet
bien que le brevet ne soit pas encore délivré ni publié, le simple dépôt de la demande
constitue une antériorité qui détruit la nouveauté. Lorsque deux personnes ont créé la
même invention, cette règle permet de donner la priorité au premier déposant. Quant à
l’auteur de la divulgation, il peut être toute personne y compris l’inventeur lui-même. Pour
obtenir le brevet, l’inventeur doit donc se garder de la révéler au public. Pour résumer,
l’invention nouvelle est celle qui n’a été ni rendue accessible au public, ni déjà déposée par
un tiers au jour du dépôt de la demande. Des exceptions au système de l’antériorité ont été
prévues par la loi. Les divulgations ne sont pas considérées comme des antériorités dans 3
cas. Premier cas, celui de la divulgation abusive : un tiers divulgue l’invention alors qu’il n’en
avait pas le droit par exemple car il était tenu par le secret. Si la demande de brevet est faite
par le véritable inventeur dans les 6 mois de la divulgation cette dernière ne vaudra pas
antériorité. Si la personne tenue par le secret a déposé l’invention, nous savons que cette
démarche vaut divulgation. Mais le véritable inventeur pourra revendiquer son invention
selon l’article L611-8 du CPI au plus tard 3 ans après la publication de la délivrance du titre, si
le déposant est de bonne foi ou bien après l’expiration du titre si le déposant est de
mauvaise foi. Et le revendiquant prendra alors la place de l’usurpateur selon l’article L611-13
du CPI. Autre cas, les divulgations officielles et les expositions publiques ne sont pas
considérées comme des antériorités par la loi. L’inventeur dispose alors d’un délai de 6 mois
pour déposer sa demande de brevets. La dernière hypothèse dans laquelle la divulgation ne
vaut pas antériorité du brevet, concerne celle où le droit de priorité peut jouer. Dans l’ordre
international on le sait, le droit de priorité unioniste a été consacré à l’article 4 de la
convention d’union de Paris. Le jeu de cette priorité est important dans l’appréciation de
l’antériorité opposable. Le déposant de brevet dans un État membre dispose d’un an pour
étendre sa demande telle quelle, dans d’autres États. Si la demande est acceptée le brevet
sera valable dans les autres États à la date du dépôt effectué dans l’État d’origine. L’article
L612-3 du CPI consacre par ailleurs un droit de priorité interne qui permet à l’inventeur de
faire une 1ère demande de brevet sommaire et de la compléter dans l’année. La 2nde
demande complète remplacera la première avec effet rétroactif. La condition de nouveauté
étant centrale et universelle, elle mérite encore quelques observations portant sur son
appréciation. L’appréciation de la nouveauté est délicate pour plusieurs raisons. D’abord car
elle est effectuée a posteriori. Avec des documents qu’il faut analyser comme l’aurait fait un
homme de métier à une date antérieure à la date de dépôt de la demande. L’appréciation
est aussi délicate car elle est subjective. En effet l’analyse des documents doit se faire au
regard de ce qui est explicitement exposé mais aussi au regard des connaissances inhérentes
à l’homme de métier. L’appréciation de la nouveauté est enfin délicate en présence d’une
antériorité. Parce que la nouveauté s’apprécie alors par rapport à l’antériorité et il faut
vérifier de plus que l’antériorité est certaine quant à son existence, sa date et son contenu.
S’il subsiste un doute à cet égard il doit en principe bénéficier au demandeur du brevet. Au
contentieux, l’appréciation de la nouveauté tend à répondre à des méthodes de
comparaison singulière en présence de certaines inventions telles que les inventions dites de
sélection ou encore les inventions pour la nouvelle application d’un médicament. Les
inventions de sélection font l’objet d’une appréciation technique à l’aide de critères
spécifiques. Pour aller ici à l’essentiel, on dira que les inventions de sélection sont réalisées
par la sélection d’éléments individuels qui n’ont pas été mentionnés explicitement dans l’art
antérieur. Pour apprécier la nouveauté d’une sélection, il faut rechercher si les éléments
sélectionnés ont été divulgués ou non antérieurement sous une forme individualisée. Si la
sélection s’est faite dans une liste unique déjà divulguée la condition de nouveauté n’est pas
remplie. Si en revanche la sélection des composantes a été établie à partir de deux ou
plusieurs listes, la condition de nouveauté est remplie. La question de la brevetabilité de la
seconde application thérapeutique a pu faire l’objet de débats importants en droit français
dans les années 80 et 90. Ce débat est définitivement clos depuis la révision de la
Convention sur le brevet européen en l’an 2000 et une loi française du 4 août 2008 qui
permet d’obtenir un brevet pour la nouvelle application d’un médicament. Il faut considérer
comme nouvelle l’application d’une substance comprise dans l’état de la technique pour une
utilisation quelconque qui n’est pas quant à elle comprise dans l’état de la technique. Les
médicaments sont brevetables selon le droit commun des brevets en France depuis une loi
1968 pour inciter la création de nouveaux médicaments. La loi de 2008 poursuit le même
objectif. Mais pour des raisons d’intérêt général tenant à des considérations de santé
publique, certaines restrictions ont été édictées par la loi du 25 juin 1990 relative à la durée
du brevet de médicament. Ces restrictions ont vocation à s’appliquer au brevet pour la
nouvelle application d’un médicament. En fait l’appréciation de la nouveauté se fait
différemment selon le type de brevet demandé. La loi en distingue 4 : Les brevets de
produits, les brevets de procédés, l’application de moyens connus, et la combinaison
nouvelle de moyens connus. Cette classification théorique conserve un intérêt pratique non
négligeable lorsqu’il s’agit d’apprécier la nouveauté mais aussi et surtout pour déterminer
l’ampleur de la protection sur le terrain de l’action en contrefaçon. Les brevets de produits
concernent des corps certains au moment où l’invention est réalisée. Des corps certains
ayant une composition mécanique ou une structure chimique particulière qui les distingue
des autres corps. Sont par exemple des brevets de produits le jouet RubixCube, l’ordinateur
ou la carte à puce. Les brevets de procédés visent pour la plupart des procédés de
fabrication qui ne doivent pas être confondus avec les produits fabriqués. Par exemple
Pasteur a pu breveter le procédé de fabrication du vinaigre grâce à certaines bactéries
permettant la fermentation du vin. Il existe d’autres procédés que la fabrication et
notamment la communication, par exemple le langage morse est un brevet de procédé de
communication. Lorsque le produit n’est pas breveté, seule l’utilisation du procédé sans
l’autorisation du titulaire du brevet constitue une contrefaçon. L’application nouvelle de
moyens connus peut par ailleurs être brevetée. Ce type de brevet vise l’emploi d’un moyen
connu pour obtenir un résultat industriel auquel ce moyen n’avait pas encore servi. Par
exemple un antibiotique déjà connu comme médicament pour l’homme peut être breveté
s’il permet à l’époque de son appréciation de favoriser la croissance des animaux. C’est une
application nouvelle d’un moyen connu. L’application nouvelle d’un médicament tombé
dans le domaine public, permise par la loi française du 4 août 2008, entre dans cette
catégorie. La combinaison nouvelle de moyens connus est un autre type de brevet consacré
par le législateur. Si la combinaison permet d’aboutir à l’invention d’un produit nouveau,
l’inventeur pourra déposer et protéger non seulement le brevet de produit mais aussi le
brevet de combinaison. Il est en France de jurisprudence constante qu’il y a combinaison et
non simple juxtaposition lorsque l’ensemble considéré a une fonction propre caractérisée
par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses
composantes. Par exemple le crayon gomme n’a pas été jugé brevetable car il y a avait
simple juxtaposition de moyens. En réalité le rejet d’une demande de brevet au motif d’une
juxtaposition de moyens s’explique par le manque d’ingéniosité de l’idée même de
juxtaposition pour un homme de métier. Le brevet pourrait tout aussi bien être rejeté pour
manque d’activité inventive. Précisément, l’activité inventive est la troisième condition de
brevetabilité posée par les textes. L’activité inventive est une quasi-redondance par rapport
à la l’exigence d’invention, en nous rappelant que les simples découvertes sont exclues du
champ de la protection. Elle est beaucoup plus intéressante en ce qu’elle complète
l’exigence de nouveauté en ajoutant que l’invention doit être aussi en quelque sorte non
évidente pour mériter la protection. Comme l’a souligné André Françon, il y a un degré de
banalité et de simplicité au deçà duquel l’innovation technique ne mérite pas le titre
d’invention. Le critère de l’évidence technique qui ne laisse pas de place à l’aléa, doit aussi
être apprécié par l’homme de métier, la démonstration de l’activité inventive revient à
comparer l’invention à l’état de la technique antérieure et ce à l’aide de méthodes
probatoires éprouvées et de faisceau d’indices concordants démontrant la non-évidence de
l’invention. En cas de litiges, il convient de recourir à un expert du problème technique voire
le cas échéant à une équipe de recherche ou de production plutôt qu’à une seule personne,
notamment en matière de technologies avancées. Le litige peut avoir lieu après le dépôt et
ce d’autant plus qu’en France l’examinateur de l’INPI ne prend guerre en considération le
critère de l’activité inventive. En témoigne le nombre élevé de brevets français déposés puis
annulé pour manque d’activité inventive. La pratique de l’office européen des brevets est à
cet égard plus sérieuse car l’office européen s’efforce d’apprécier le critère de l’activité
inventive indépendamment du critère de nouveauté. Quatrième condition, l’application
industrielle. Elle a connu une évolution en France sous l’influence du droit international et de
la convention sur le brevet européen. Initialement la loi française imposait la condition de
l’effet industriel. L’article L611-15 lui préfère la possibilité d’application industrielle en
écartant les créations purement abstraites sans aucune application dans la vie concrète. Une
invention est susceptible d’application industrielle si son objet peut être fabriqué ou utilisé
dans tous genres d’industries y compris l’agriculture. L’évolution du droit français est
marquée par une indulgence dans l’appréciation de l’application industrielle, peu importe la
qualité du résultat technique ou les difficultés d’exploitation du bien. En pratique peu de
demandes de brevets sont écartées pour défaut d’application industrielle sans doute parce
que cette condition est en définitive peu exigeante. On notera que le Code édicte une règle
spéciale à l’article L611-16 pour dire que ne sont pas susceptibles d’application industrielle
les méthodes thérapeutiques applicables au corps humain. Si toutefois l’application d’une
telle méthode produit à la fois un effet esthétique et thérapeutique, le brevet ne sera valable
que si ces deux aspects sont dissociables. Ainsi par exemple il a été jugé que le procédé de
blanchiment des dents a ce double effet. Mais la Cour de cassation dans un arrêt remarqué
17 juin 2003, a rejeté la demande de brevet au motif que les deux effets étaient
inséparables. Telles sont les conditions de fond de brevetabilité de l’invention. Il convient
d’ajouter pour clore le sujet que l’influence de la révision de la convention sur le brevet
européen est importante. Le droit français a ajouté au texte de l’article L611-10 alinéa 1er la
référence au domaine technologique. Cette expression n’est pas anodine car elle a été
ajoutée pour prévenir un élargissement du domaine de la brevetabilité aux innovations non
technologiques et en particulier aux méthodes commerciales, aux « business methods » par
ailleurs protégées aux États-Unis. Le droit des brevets en Europe est pour l’heure
hermétique à cette évolution. On ne peut plus ignorer que l’évolution du domaine de la
brevetabilité est en France largement dictée par les mesures d’harmonisation prises soit à
l’échelle internationale dans le cadre de l’OMPI soit surtout à l’échelle plus réduite de
l’Union européenne. Ainsi la directive 98-44 du 6 juillet 1998 a consacré la brevetabilité des
inventions biotechnologiques, en permettant aux États membres de breveter la technique
qui consiste à utiliser des mécanismes biologiques ou des particules vivantes comme des
séquences de gênes ou des micro-organismes, pour créer des produits particuliers ou pour
produire des nouveaux procédés de fabrication. Autrement dit, on brevette le résultat. Ce
sont seulement les procédés ou les produits obtenus par ces procédés qui sont brevetables.
Cette mesure d’harmonisation a permis de rapprocher l’Europe des États-Unis sur la
brevetabilité du vivant. Cette mesure a aussi permis de valider la pratique de l’Office
européen des brevets qui accordait depuis longtemps des brevets aux inventions
biotechnologiques. Ainsi la souris Harvard, génétiquement modifiée a pu être brevetée en
1990. L’introduction de gènes cancérigènes dans la souris a permis de la transformer en un
animal de laboratoire destiné à faire avancer la recherche scientifique sur les traitements
contre le cancer. Or la pratique de l’Office européen des brevets pouvait sembler contraire,
ou entrer en contradiction à l’article 53 de la Convention sur le brevet européen qui compte
parmi les inventions non brevetables, celles portant sur les produits du corps humain ainsi
que celles portant sur les obtentions végétales et races animales. Cet article 53 dont on
retrouve les dispositions dans le texte français, a été imposé par la nécessité de santé
publique c’est à dire pour laisser à tous le droit d’utiliser les inventions nécessaires à la
protection de la santé et de la vie. Il semblerait pourtant que d’autres objectifs l’aient
emporté sur cette nécessité. Notamment l’objectif d’encourager les investissements
étrangers en Europe et promouvoir l’innovation, la recherche et le développement
scientifique dans le domaine des biotechnologies en y accordant des monopoles
d’exploitation. Désormais la Cour de justice est conduite à fixer les limites de la brevetabilité
du vivant en Europe. Ainsi dans l’affaire Monsanto tranchée par la Cour de justice le 6 juillet
2007, la Cour a rappelé que seul l’enseignement technique est brevetable et non l’être
vivant lui-même. Cette affaire concerne un brevet européen sur une séquence de gènes qui
rend le soja résistant aux herbicides. Le brevet porte sur la plante, le soja matière vivante, et
la question est quelle est l’étendue de sa protection. Est-ce que le brevet sur la plante
permet d’interdire à autrui d’utiliser un produit dérivé ? En l’occurrence il s’agissait d’une
matière morte, la farine contenant des traces de soja. L’affaire posée par la juridiction
néerlandaise à la Cour de Justice est intéressante sur le fond mais aussi parce que c’est la
1ère qui est venue préciser les limites à l’étendue de la brevetabilité du vivant en Europe. On
en retiendra qu’il n’y a pas de protection absolue du vivant, et que la brevetabilité est
limitée à l’utilisation prévue sans pouvoir s’étendre aux utilisations autres et dérivées.
Concernant le domaine de la brevetabilité, on vient de voir que l’Union européenne a pris
position sur les « business methods » et sur les biotechnologies. On peut ajouter qu’elle a
pour l’heure prévue d’écarter les inventions mises en œuvre par ordinateurs. En effet, la
proposition de directive européenne du 20 février 2002 qui visait à élargir le champ de la
brevetabilité aux logiciels n’a pas reçu l’accueil escompté et n’a donc pu aboutir. L’ADPIC n’a
pourtant pas interdit la brevetabilité du logiciel, à l’article 27, paragraphe 2. Toutefois
l’article 52, paragraphe 2, de la Convention sur le brevet européen a bien prévu que les
programmes d’ordinateurs ne sont pas des inventions mais sans autre précision. L’exclusion
des logiciels n’étant pas clairement énoncée dans le texte, l’Office européen des brevets a en
quelques sortes tiré profit de ce vide juridique ou de ce silence de la loi pour délivrer des
brevets européens sur les logiciels à condition qu’ils soient insérés dans un ensemble
technique. Sans entrer dans la polémique sur le sujet, on peut constater qu’en Europe,
comme aux États-Unis, il est possible d’obtenir un brevet sur les algorithmes mis en œuvre
par ordinateur. On peut constater aussi que la situation est source d’insécurité pour les
déposants dans les États membres de la Convention sur le brevet européen parce que tous
ne protègent pas les brevets logiciels qui sont délivrés par l’office européen. Et aussi parce
que, parmi les États qui les protègent, l’étendue de la protection n’est pas la même d’un
pays à l’autre.

b) Conditions de forme
La délivrance du brevet est conditionnée par le dépôt devant un office national ou un office
régional. Le dépôt est une condition d’existence du monopole. La délivrance du titre
commence par le dépôt d’une demande dont la date marquera la date d’acquisition du droit
de propriété le jour de la délivrance définitive du titre de propriété. Le formalisme revêtant
une importance particulière en matière de brevets, il faut apporter quelques précisions
concernant les trois étapes de la procédure, la demande, l’instruction de la demande et
enfin la décision de l’office.

Formalisme de la demande
La demande de brevets doit être déposée par le demandeur ou son mandataire. Les
personnes dont le domicile ou l’établissement est situé en dehors du territoire où le titre de
propriété est applicable peuvent jouir de la protection sous condition de réciprocité.
Toutefois l’article L611-1 du CPI prévoit que la personne non domiciliée sur le territoire de
l’Espace Économique Européen doit obligatoirement faire faire son dépôt par un mandataire
ayant son domicile, son siège ou un établissement dans un État parti à l’Espace Économique
Européen. Quel est le contenu de la demande ? La demande de brevet, qui depuis 2003 peut
s’effectuer en ligne, implique le dépôt de plusieurs pièces dans la langue de travail de
l’office, le français pour l’INPI, le français, l’anglais ou l’allemand pour l’Office européen des
brevets. Devant l’INPI, la langue étrangère peut être utilisée pour le dépôt mais une
traduction devra être fournie dans les deux mois. De même lorsqu’une pièce fait défaut, le
dossier peut être régularisé dans les deux mois. La demande comporte obligatoirement une
requête permettant non seulement d’identifier le demandeur et l’invention mais aussi de
préciser si la demande porte sur un brevet ou sur un certificat d’utilité. La demande doit
comporter en outre une description verbale et éventuellement graphique de l’invention.
Cette description doit être suffisamment claire et complète pour qu’un homme de métier
puisse exécuter l’invention. Cette exigence de clarté posée à l’article L612-5 du CPI
s’explique par la double fonction de la description : permettre la divulgation de l’invention et
d’autre part permettre d’interpréter les revendications. Les revendications forment le cœur
de la demande de brevets car elles ont pour objet de décrire le domaine de la protection. Le
déposant doit sur un document séparé définir l’objet de la protection demandée avec clarté,
précision, et en cohérence avec la description. Car les revendications font l’objet d’une
interprétation restrictive du fait que le brevet confère un monopole d’exploitation exclusif
sur un territoire défini par dérogation à la liberté du commerce et de l’industrie. Par
conséquent tout ce qui n’est pas expressément revendiqué est automatiquement exclu du
monopole d’exploitation du brevet. Le formalisme est poussé, le préambule doit désigner
l’objet et ses caractéristiques techniques nécessaires à la définition des éléments
revendiqués mais qui combinées entre elles font partie de l’état de la technique. La partie
suivante expose les caractéristiques techniques pour lesquelles la protection est recherchée.
La demande de brevet ne peut concerner qu’une seule invention ou bien plusieurs
inventions mais alors à condition qu’elles soient liées entre elles ne formant qu’un seul
concept inventif général. Par exemple, si l’invention est un procédé nouveau permettant de
fabriquer un produit nouveau, l’inventeur pourra déposer une seule demande globale pour
protéger le procédé et le produit. Il n’est en revanche pas permis de décrire plusieurs
inventions dans une seule demande. Autrement dit, la demande qui ne porte pas sur un
concept inventif unique est une demande complexe et à partir du moment où elle est une
demande complexe, elle doit être divisée. Si la demande est jugée complexe par l’office, un
délai est imparti au demandeur pour diviser sa demande ou limiter ses revendications. A
titre facultatif le dossier peut comporter un abrégé du contenu technique de l’invention ainsi
que le cas échéant une copie des dépôts antérieurs dont les éléments sont repris. L’abrégé
qui peut éventuellement être rédigé par l’office ne contribue pas à préciser l’étendue de la
protection. La demande de brevets est publiée par l’INPI au Bulletin officiel de la propriété
industrielle, le BOPI, dans les 18 mois à compter de la date de son dépôt, cette publication
constitue une opération de divulgation car elle permet au public de consulter la demande de
brevet. Quels sont les effets du dépôt ? Le dépôt ne fait pas naitre directement et à lui seul
le droit de propriété mais il produit plusieurs effets juridiques. On relèvera à cet égard que la
date du dépôt fait naître le droit de priorité ainsi que le droit d’agir en contrefaçon pour une
durée de 20 ans à condition que le brevet soit effectivement délivré à la suite de la phase
d’instruction de la demande. Le droit de priorité au bénéfice du demandeur, naît à la date du
dépôt, il est l’un des apports principaux de la Convention d’union de Paris. Le déposant jouit
en vertu de l’article 4 d’un délai pour effectuer le dépôt pour le même bien intellectuel dans
tous les États membres. En substance cet article permet de déposer une demande dans un
pays membre tout en bénéficiant dans ce pays d’une priorité à la date du dépôt effectuée
dans le pays d’origine on l’a vu. Il faut cependant que le déposant agisse dans le délai qui lui
est imparti c’est à dire dans le délai d’un an s’il dépose un brevet. Ce délai de priorité est
étendu depuis les accords ADPIC à l’ensemble des pays membres de l’OMC. La convention
sur le brevet européen et le CPI ont prévu que le demandeur qui souhaite se prévaloir de la
priorité du dépôt antérieur sera tenu de produire une déclaration de priorité et de justifier
de l’existence de la demande antérieure. La déclaration de priorité précise la date du dépôt
antérieur, mais aussi l’État dans lequel il a été effectué et le numéro qui lui a été attribué.
Elle peut être corrigée dans un délai de 16 mois à compter du dépôt de la déclaration. De
même, les dispositions de l’article L612-16-1 du CPI, ont prévu la possibilité pour le
demandeur qui n’a pas respecté le délai de priorité de présenter un recours pour motifs
légitimes en vue d’être restauré dans son droit de priorité. Ce recours n’est recevable que s’il
est présenté avant la publication de la demande de brevet. Ce droit de priorité unioniste
n’est pas un accessoire de la demande de brevet, c’est un élément indépendant de la
demande qui peut être cédé à un tiers, en effet l’exercice de la priorité n’est pas
nécessairement le fait du déposant initial. Ce droit de priorité unioniste est distinct de la
priorité de 12 mois accordée pour effectuer un nouveau dépôt concernant une invention
totalement ou partiellement identique tout en bénéficiant de la date de dépôt de la
première demande, c’est la priorité interne dont on a parlé et qui permet de profiter d’un
délai pour parfaire sa demande ou la corriger, son régime est fixé en France à l’article L612-3
du CPI. La date de dépôt est aussi le point de départ du calcul de la durée du monopole sur
le brevet. Théoriquement, c’est aussi la date à partir de laquelle il est possible d’engager une
action en contrefaçon. Or en pratique à la date du dépôt, personne d’autre que l’inventeur
ne connaît l’invention et personne ne peut par ailleurs prédire avec certitude la décision de
l’office. Les législateurs européen et français ont donc prévu une même solution de
compromis entre les intérêts de l’inventeur et ceux des tiers. Le titulaire de la demande est
recevable à agir en contrefaçon sans attendre la délivrance du brevet pour des faits
antérieurs à la publication de la demande mais à condition de porter la demande de brevet à
la connaissance du contrefacteur et ce par une copie certifiée conforme. A partir de ce
moment, le tiers ne peut plus prétendre ignorer l’existence de la demande. Cependant parce
que le brevet n’est pas encore délivré, l’article L612-15 du CPI impose au demandeur du
brevet de solliciter au préalable l’établissement d’un rapport de recherche visant à se
prononcer sur la nouveauté et l’activité inventive. Par ailleurs l’article L615-4 du CPI impose
au tribunal saisi d’une action en contrefaçon de surseoir à statuer jusqu’à la délivrance du
brevet. Et si la demande de brevet est rejetée par l’Office, le tribunal devra débouter le
demandeur du chef de la contrefaçon. Toutefois si le demandeur a pris le soin d’agir en
parallèle sur le terrain de la concurrence déloyale ou des agissements parasitaires, le
tribunal pourra décider de condamner le défendeur sur ce fondement. Est une contrefaçon
au regard des articles L613-1 et L615-4 l’exploitation de l’invention par un tiers non autorisé
et ce, à partir de la publication de la demande de brevet ou à défaut de la notification du
dépôt par le déposant au tiers défendeur. Le dépôt produit également des effets sur
l’obligation d’exploitation qui incombe au titulaire du brevet. Puisque le droit exclusif prend
effet rétroactivement à la date de la demande de brevet, on peut aussi se demander si le
déposant a l’obligation d’exploiter son brevet dès la date du dépôt. En effet le breveté doit
exploiter ou faire exploiter son monopole sous peine de se voir imposer une licence non
volontaire. La loi n’impose pas pour autant une exploitation immédiate du brevet. Au
contraire l’article L613-11 dispose que la licence ne pourra être imposée qu’après un délai
de 3 ans après la délivrance du brevet ou de 4 ans après le dépôt de la demande, et en cas
de contentieux il convient de retenir le délai le plus long des deux. Le dépôt produit enfin
des effets sur la liberté de divulgation. A compter de la date de dépôt, il est possible de
divulguer l’information, de la publier, de la présenter au tiers. L’article L612-8 du code
prévoit toutefois que l’INPI porte ces demandes de brevet à la connaissance du ministre
chargé de la Défense. Il prévoit aussi que les inventions doivent se voir accorder une
autorisation du ministre chargé de la propriété industrielle pour pouvoir être exploités et
ensuite divulgués librement. Cette autorisation est acquise de plein droit au terme d’un délai
de 5 mois à compter du jour du dépôt de la demande de brevets. Le contrôle de la
divulgation par le ministère de la défense peut aboutir à ce que l’État demande soit à se faire
consentir une licence auquel cas l’inventeur ne peut pas la lui refuser, soit à exercer son
pouvoir discrétionnaire d’expropriation du bien. L’article L613-20 autorise l’État à exproprier
les inventions à tout moment et par décret à des fins militaires ou plus généralement pour
répondre aux besoins de la défense nationale. Il s’agit ici en définitive de permettre une
expropriation mobilière, ce qui est peu commun. La procédure prévue par le droit français
est sans doute moins protectrice du droit de propriété que ne l’est la procédure
d’expropriation immobilière. A défaut d’accord amiable entre l’inventeur et l’État,
l’indemnité d’expropriation est fixée par le TGI, il n’y a pas de procédure de contrôle de
l’utilité de l’expropriation telle que celle prévue pour les immeubles.

Examen de la demande
Même si l’État a un droit de regard sur les dépôts, une fois la demande régulièrement
déposée, son instruction relève de la compétence de l’Office. Sous l’empire de la loi
française de 1844, le brevet était délivré sans examen préalable de la brevetabilité, les
demandes étaient tout simplement enregistrées sauf si elles étaient contraires à l’ordre
public et aux bonnes mœurs. C’était un système bien moins contraignant pour le déposant
que celui de l’examen préalable qui a été mis en place en 1968 pour donner plus de sécurité
et de valeur au brevet. L’examen préalable que l’on connaît porte sur la recevabilité du
dossier et sur certaines conditions de brevetabilité mais non sur les antériorités. De fait, il ne
garantit pas la délivrance d’un titre incontestable. L’INPI se prête néanmoins à un examen
technique et de recherche assez long, ce double examen débouche sur une décision de
délivrance ou de non-délivrance d’un titre de propriété opposable aux tiers. Dans le cadre de
la Convention sur le brevet européen, l’office européen est chargé des principales missions
des offices nationaux à l’exception de la délivrance d’un titre de propriété opposable
puisque cette mission demeure de la compétence exclusive des offices nationaux. La
procédure d’examen simplifiée devant l’office européen des brevets permet néanmoins
d’obtenir un titre valable dans chacun des pays membres de la Convention sans avoir à subir
un nouvel examen auprès des offices nationaux. La procédure est simplifiée et plus rapide.
Toutefois la création d’un brevet unitaire européen s’accompagnera nécessairement de la
consécration de la compétence de l’office européen des brevets pour délivrer ce titre unique
opposable aux tiers sur tout le territoire européen. Dans le cadre d’un premier examen
formel, technique et sommaire de la demande de brevet, l’office filtre les demandes, il peut
rejeter les règles pour non-conformité aux exigences de forme posées en France par les
dispositions législatives et réglementaires. L’office rejettera la demande dont la description
et les revendications ne permettent pas d’établir un rapport de recherche. L’office
examinera sommairement les conditions de fond de la brevetabilité à l’exclusion de l’activité
inventive et de l’application industrielle. L’office ne pourra pas rejeter la demande en raison
de l’existence d’une antériorité. De même il refusera toute demande portant sur un objet
exclu du domaine brevetable par la loi, par exemple les obtentions végétales ou les
découvertes scientifiques. Après ce 1er examen formel, l’office établit un rapport de
recherches approfondies sur les éléments de l’état de la technique qui peuvent être pris en
considération pour apprécier la brevetabilité de l’invention. La recherche effectuée permet
de révéler l’existence d’antériorités. Elle n’a qu’un rôle informatif et ne produit pas d’effets
juridiques. L’INPI délègue ce travail à l’Office européen des brevets situé à La Haye, chargé
d’établir un rapport en deux étapes. En premier lieu un rapport de recherches préliminaires
qui doit citer les documents pour apprécier la nouveauté de la demande, l’objet de la
demande et l’activité inventive. Depuis 2007, le rapport est obligatoirement assorti d’une
opinion sur la brevetabilité. Le rapport et l’opinion sont notifiés au déposant et publiés en
même temps que la demande de brevet. Le déposant devra tenir compte de ce rapport pour
y répondre en modifiant sa demande. S’il ne présente pas ses observations ou si les
observations ne sont pas retenues, l’office pourra rejeter la demande. En deuxième lieu,
l’office doit établir le rapport de recherche définitif qui tient compte des modifications et des
observations du déposant ou des tiers. Ce rapport permet de renseigner sur la nouveauté et
l’activité inventive de l’invention. L’Office a l’obligation de délivrer le brevet même en
présence d’antériorité révélée dans le rapport. En définitive, l’Office national prendra sa
décision de délivrance ou de rejet en se fondant sur l’examen technique et le rapport
préliminaire.

Décision de l’office (INPI ou OEB)

La procédure de délivrance est marquée par le dialogue entre l’office et le déposant et cette
procédure offre une certaine flexibilité au déposant pour corriger les erreurs matérielles
relevées dans les pièces déposées, pour retirer la demande de brevet ou encore pour
procéder à une nouvelle revendication. Cette flexibilité est accrue en France par
l’introduction en 2008 d’une procédure de renonciation ou de limitation des revendications,
une procédure calquée sur celle de l’OEB. Enfin pour éviter des solutions trop radicales, des
procédures de rattrapage pour non-respect des délais sont accordées au déposant. La
procédure de délivrance est également marquée par les pouvoirs donnés aux tiers : celui de
formuler des observations mais aussi celui de s’opposer au brevet. L’opposition est une
procédure particulièrement développée dans le cadre de l’OEB. Ses conséquences sont alors
géographiquement étendues dans ce cadre puisque l’opposition peut affecter le brevet
européen dans tous les États contractants de la convention sur le brevet européen dans
lequel il produit ses effets. L’article 99 de la Convention sur le brevet européen, dispose que
toute personne peut faire opposition dans un délai de 9 mois à compter de la publication de
la délivrance du brevet au Bulletin européen des brevets. L’opposition doit être écrite et
motivée. Elle est étudiée par la division de l’opposition qui ensuite la notifie au déposant.
L’opposition peut conduire aux observations des parties concernées et au rejet du brevet ou
au rejet de l’opposition. Les décisions des offices sont susceptibles de recours. En France la
décision de l’INPI est susceptible de recours devant la cour d’appel de Paris. Dans le même
esprit les décisions de l’OEB sont susceptibles de recours suivant les modalités de l’article
106 de la Convention, la Grande Chambre des recours va être saisie pour rendre les
décisions et les avis concernant le brevet européen. Le recours est suspensif et doit être
formé dans les deux mois de la signification de la décision. Le rejet de l’INPI ou de l’OEB peut
être fondé sur des raisons de forme ou de fond. Si la demande est admise, une action en
nullité est toujours possible, elle est ouverte aux tiers et peut se fonder sur le défaut de l’une
des conditions de brevetabilité que nous avons étudiées plus haut. Les actions en nullité
relèvent en France de la compétence des tribunaux de 1ère instance. Un tiers peut-il agir
pour demander la nullité du brevet au motif qu’il en est le véritable inventeur ? Le dépôt a
en France un effet déclaratif de droit, ce qui permet aux tiers d’agir en revendication du titre
de propriété sur ce fondement, comme le prévoit d’ailleurs l’article L611-8 du CPI. Tous les
pays n’admettent pas de donner au dépôt un tel effet déclaratif de droit. Et l’OEB n’a pas
pour mission de vérifier si le déposant est l’inventeur. En conséquence même dans le cadre
de la convention sur le brevet européen, l’action en revendication ne sera possible que si la
législation nationale applicable le permet. Plus généralement ce sont les juridictions
nationales qui seront chargées de régler le contentieux. Il est curieux de constater
l’existence de divergences nationales à cet endroit, à l’heure où il est acquis que le dépôt du
brevet unitaire européen produira un effet déclaratif de droit. Autrement dit, le titre unitaire
européen, ou brevet communautaire comme on l’a longtemps nommé, appartient à
l’inventeur même si son déposant est présumé en être le propriétaire. La Convention sur le
brevet européen a eu un impact majeur sur le droit des brevets français, au niveau de
l’instruction qui répond désormais de règles similaires que le dépôt soit effectué devant
l’office national ou devant l’office européen. A cet égard, le CPI a prévu une procédure
spécifique ; suivant l’article L614-2, toute demande de brevets européens doit être déposée
à l’INPI dès lors que le déposant a son domicile ou son siège social en France et qu’il ne
revendique pas la priorité d’un dépôt antérieur en France. La raison en est simple, il s’agit de
permettre à l’État français de prendre connaissance des demandes de brevets européens à
titre confidentiel. Ainsi en France une demande de brevet européen transite par l’INPI et se
voit imposer exactement le même régime de contrôle de la divulgation que la demande de
dépôt nationale.

On ajoutera ici quelques mots sur les stratégies de dépôt de brevet pour tenir compte de la
procédure internationale dite PCT, issue du Patent Cooporation Treaty, signée à Washington
en 1970 mais aussi pour tenir compte de la procédure communautaire aboutissant à la
délivrance d’un brevet unitaire européen. La convention PCT a mis en place depuis 1978 un
système de dépôt international administré par l’OMPI. Son objectif est de réduire le coût et
de faciliter l’obtention des titres de propriété dans différents États en mutualisant la
procédure entre pays y compris la recherche documentaire. Le déposant fait sa demande
auprès de l’office national ou de l’office européen qui peut déléguer la recherche
documentaire et faire procéder à la demande du déposant à un examen préliminaire des
conditions de brevetabilité. En France les demandes internationales doivent être en vertu de
l’article L614-18 du CPI, formulées auprès de l’INPI par des personnes physiques ou morales
ayant leur domicile ou leur siège social en France. La demande peut désigner tous les États
membres sachant qu’il y en a actuellement près de 140 dont les États-Unis et maintenant la
Chine mais pas le Japon ni la Grande Bretagne par exemple. Seul un dépôt national est donc
possible dans les pays non-membres de la convention PCT. La priorité unioniste peut être
invoquée dans le délai d’un an fixé par la Convention d’union de Paris. L’OMPI adresse aux
offices désignés les résultats du test PCT et chaque office décide librement de la délivrance
d’un brevet couvrant son territoire. Autrement dit les offices nationaux ne sont tenus par les
résultats au test PCT, ils demeurent souverains quant à la délivrance du titre de propriété. Si
les États désignés sont membres de la convention de Munich, la convention sur le brevet
européen, le déposant pourra faire ce que l’on appelle une demande de dépôt Euro-PCT,
c'est-à-dire une demande internationale comportant une désignation européenne. Cette
procédure Euro-PCT n’est pas administrée par l’OMPI mais par l’OEB. Elle est moins couteuse
que la procédure PCT dès lors que plus de 10 pays sont visés dans le dépôt. Dans le cadre de
la procédure Euro-PCT, l’office européen décide de la délivrance du brevet dans tous les pays
membres, dans tous les 34 pays membres de la Convention sur le brevet européen.
Autrement dit le brevet européen éclate en un faisceau de brevets nationaux, les offices
désignés sont liés par les résultats du test effectué par l’office européen. Les deux
procédures présentent des avantages communs par rapport à la procédure de dépôt
national. En effet, le déposant peut demander une protection dans tous les pays membres et
bénéficier d’un délai de 30 mois pour valider cette demande internationale dans chacun des
États où la protection a été automatiquement demandée. Ce temps de réflexion permet
d’éviter d’importantes dépenses pendant les 30 premiers mois sans jamais renoncer à la
possibilité de protéger son invention dans un grand nombre de pays, tout en bénéficiant le
cas échéant d’un droit de priorité unioniste qui aura été activé dans le délai de 12 mois à
compter de la demande de dépôt dans le pays d’origine. L’avènement du brevet unitaire
européen permettra de remédier aux inconvénients des brevets européens qui en dépit
d’une procédure centralisée restent régis par les lois nationales en cas de contentieux. Le
brevet unitaire européen relèvera d’une loi unique et d’une juridiction unique. Son
avènement permettra par ailleurs de créer un lien entre le système PCT et la procédure
communautaire de dépôt de sorte que les déposants auront une possibilité supplémentaire
en termes de stratégie. Faire une demande internationale désignant un brevet unique
valable sur tout le territoire de l’UE et vice versa, c’est à dire faire une demande de brevet
unitaire désignant les pays membres de la convention PCT. La communautarisation du droit
des brevets est envisagée depuis 1975 mais l’Europe a rencontré une série de points de
désaccord et de blocage politique, en dépit de l’évidence de l’intérêt d’un brevet unique
pour encourager les investissements privés en recherche et développement en Europe.
Outre l’insécurité juridique liée à l’absence d’une juridiction centralisée chargée des litiges et
d’un droit unifié applicable à tous les brevets européens, force est de constater que de nos
jours un brevet européen coûte jusqu’à dix fois le prix d’un brevet américain. Il est question
avec le brevet unique de réduire de près de 80% les coûts actuellement supportés par les
entreprises notamment en évitant nombre de frais de traduction. La proposition de
règlement du Conseil du 1er août 2000 a prévu de donner au dépôt du brevet unique un
effet déclaratif de droit, a également prévu un dispositif de droit international privé
spécifique quand l’inventeur est un salarié. Évidemment tout le régime du brevet a été
réfléchi et défini, des conditions du dépôt à la durée du monopole fixée à 20 ans en passant
par le paiement des taxes annuelles, le régime des licences, le contenu et les limites du
monopole etc. La juridiction exclusive chargée des litiges relatifs à la validité du brevet
unitaire et à la contrefaçon devait à l’origine s’intituler « juridiction du brevet européen et
du brevet communautaire », il est désormais question d’un tribunal du brevet unique
européen dont le siège serait à Paris. Le désaccord sur le siège du tribunal est cependant
désormais à l’origine du blocage politique à la signature de l’accord sur le brevet unitaire
valable dans 25 pays de l’Union, l’Espagne et l’Italie n’y participeront pas.

II. Droit au brevet

a) Contenu du droit
Droit moral limité : droit de divulgation ; droit de paternité
Il est nécessaire de déterminer la portée du droit de brevet et le régime qui lui est attaché en
droit français. Il ne sera pas ici question du certificat d’utilité que l’office peut délivrer à
défaut d’un brevet pour une durée de 6 ans. Ce dernier moins coûteux a été développé en
France en 1968 sur le modèle allemand pour répondre aux besoins d’appropriation de biens
devenant vite obsolète. Le certificat d’utilité est délivré selon les mêmes conditions de fond
et de forme que le brevet mais sa détention ne permet pas de communiquer avec les tiers
comme s’il s’agissait d’un brevet. Une telle communication serait en effet constitutive d’un
acte de concurrence déloyale. Il ne sera pas question non plus ici du certificat
complémentaire de protection issu du Règlement communautaire 1768-92 pour répondre
aux besoins de qualités sanitaires imposés par la mise sur le marché d’un médicament sans
pénaliser le propriétaire du brevet en raison de la réduction de la durée d’exploitation
effective de son bien. Ce certificat complémentaire est une compensation sous la forme
d’une indemnisation. Le calcul de la durée de 17 ans doit se faire à partir de la date de
délivrance de l’autorisation de mise sur le marché. Afin d’encourager les laboratoires à
prendre le temps nécessaire pour réaliser des essais cliniques spécifiques pour inventer les
médicaments à usage pédiatriques, la durée pour ces médicaments-là a été augmentée de 6
mois en 2006. Par ailleurs le bénéfice du certificat complémentaire a été étendu aux
produits phytosanitaires par le Règlement communautaire 1610/96. Après avoir envisagé les
conditions de la protection du brevet, il convient désormais d’étudier les droits et obligations
attachés à ce titre de propriété, c’est à dire de préciser le contenu et la durée de la propriété
puis de déterminer l’exacte portée de ce droit de brevet. L’inventeur dispose d’un titre de
propriété c'est-à-dire d’un droit patrimonial. L’inventeur dispose aussi d’un droit à la
paternité c’est à dire d’un droit moral. En comparaison avec la propriété littéraire et
artistique, le droit moral de l’inventeur est très limité du fait même que nous sommes dans
un domaine dominé par une logique industrielle. L’inventeur bénéficie néanmoins de deux
prérogatives morales : le droit de divulgation et le droit à la paternité. Le droit à la paternité
implique selon l’article L611-9 que le nom et la qualité d’inventeur soient mentionnés sur le
titre du brevet. Il peut cependant renoncer à ce droit et demeurer dans l’anonymat. Le droit
patrimonial comprend certaines prérogatives et nous verrons le contenu avant d’en préciser
les exceptions et la durée.

Droit patrimonial

Contenu du droit patrimonial

Le titulaire du droit de brevet a le droit d’exploiter lui-même l’invention brevetée, l’usus, le
droit d’octroyer des licences à des tiers, le fructus, et le droit de céder son brevet ou de
l’abandonner en cessant de payer les taxes, l’abusus. Le CPI soumet certains actes
d’exploitation à l’autorisation du breveté. Elles sont prévues à l’article L613-3 et 4 du CPI.
Pour les brevets de produits, ces actes sont la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce,
l’utilisation, l’importation et la détention du produit aux fins d’exploitation. Pour les brevets
de procédés, ces actes sont l’utilisation et l’offre d’utilisation du procédé ainsi que l’offre, la
mise dans le commerce, l’utilisation, l’importation et la détention du produit obtenu
directement par le procédé breveté. Et pour les brevets de procédés et de produits, la
fourniture de moyens permettant la mise en œuvre de l’invention brevetée.

Exceptions
Au titre des exceptions au droit de propriété, le CPI a prévu à l’article L613-5 que certains
actes ne nécessitent pas d’autorisation en considération de leur finalité. Il en va ainsi des
actes accomplis dans un cadre privé et à des fins non commerciales, il en va ainsi des actes
accomplis à titre expérimental et aussi des préparations magistrales, un médecin peut par
exemple prescrire à ses patients une préparation exécutée par une officine de pharmacie, le
titulaire du brevet sur la préparation ne pourra pas s’y opposer. Ensuite l’exploitation de
l’invention peut être permise à un tiers en considération de sa personne. Il peut s’agir de
l’inventeur qui n’a pas déposé son invention à temps. L’antériorité et la possession du brevet
de bonne foi lui confèrent le droit d’exploiter son invention selon l’article L613-7 alinéa 1. Si
la possession personnelle antérieure est établie, l’inventeur premier n’encourt pas la
contrefaçon même si un autre inventeur a pu déposer avant lui la même invention qu’il
aurait créée de son propre fait. Il est acquis que la charge de la preuve de l’antériorité et de
la bonne foi incombe à celui qui invoque le bénéfice de la possession. En France il n’est pas
nécessaire que l’invention fasse l’objet d’une exploitation pour revendiquer la possession. En
revanche il existe une contrainte territoriale pour les titres obtenus en France, il faut prouver
la possession sur le territoire français, il est impossible de revendiquer cette exception au
droit de propriété pour une possession personnelle antérieure acquise sur un autre
territoire. La reconnaissance de la possession antérieure de bonne foi ne permet pas
cependant pas en l’état du droit positif français de revendiquer la paternité de l’invention. Et
certains auteurs peuvent le regretter. Au nombre des autres exceptions au droit patrimonial
du brevet, il faut compter le jeu de la règle de l’épuisement du droit. Règle commune à
toutes les catégories de droits intellectuels et règle qui est consacrée en droit interne
comme à l’échelle de l’Union européenne. Il s’agit en effet d’une règle transversale et elle
est à l’origine une construction de la Cour de Justice. La Cour de Justice continue depuis que
sa règle a fait l’objet d’une consécration législative, à en préciser le sens et l’étendue. Donc
selon cette règle de l’épuisement consacrée pour le brevet national à l’article L613-6 du CPI
la première mise en circulation sur le marché français d’un produit couvert par un droit
intellectuel épuise le droit d’autoriser la commercialisation du bien. Cela signifie que pour
l’avenir, les ventes et reventes successives seront libres pour les tiers, l’autorisation donnée
au premier distributeur vaudra pour les autres. On retrouve cette règle de l’épuisement dans
le droit dérivé du traité. Les textes d’harmonisation et d’unification de la propriété
intellectuelle l’ont en effet consacré. La règle de l’épuisement intracommunautaire pose une
limite au droit de s’opposer aux importations parallèles en provenance d’autres pays. Ainsi la
première mise en circulation du bien intellectuel dans le commerce de l’Espace Économique
Européen par le titulaire ou avec son consentement épuise le droit d’autoriser ou d’interdire
la commercialisation des produits au sein du marché unique. En cas d’épuisement, le
propriétaire du bien intellectuel conserve néanmoins le droit de s’opposer aux importations
en provenance des pays extérieurs à l’Espace Économique Européen. Autrement dit, si le
droit de 1ère mise en circulation à l’intérieur de l’Espace Économique Européen est
épuisable, ce droit est inépuisable en cas de première mise en circulation à l’extérieur de cet
espace européen. L’autorisation donnée pour le premier franchissement du territoire
national vers un autre territoire de l’Espace Économique vaudra pour tous les autres
franchissements. Il existe des situations particulières qui font exceptions au jeu de
l’épuisement. Ainsi par exemple c’est le cas en matière de brevet, comme l’a précisé la Cour
dans l’affaire Farmon c/ Heuscht de 1985, lorsque l’exploitation en cause fait l’objet d’une
licence imposée, en l’espèce il s’agissant d’une licence obligatoire. Dans ce cas en effet
l’exploitation du brevet échappe au titulaire du droit. Cette règle de l’épuisement apporte
une limite à l’exercice libre du droit de propriété. Et cette règle n’est pas pour autant
consacrée par le droit conventionnel international. Au contraire, l’ADPIC a volontairement
dans son article 6 laissé aux pays membres de l’OMC toute latitude pour mener leur propre
politique sur les importations parallèles. Et pour cause, un tour d’horizon des politiques
nationales sur le sujet montre à quel point la solution européenne fait figure d’exception.

Durée du droit de brevet

L’ADPIC a fixé à 20 ans la durée minimale de protection de droit commun des brevets. La
convention sur le brevet européen et le droit français ont fixé la durée à 20 ans à partir du
dépôt de la demande. Mais, pour conserver son droit, le titulaire doit respecter plusieurs
contraintes, notamment payer une taxe annuelle de maintien de la propriété, on parle
d’annuités progressives. Au terme de cette durée de protection, le bien intègre le domaine
public. Il n’est plus susceptible d’appropriation. La durée de protection peut cependant
dépasser les 20 ans. Le code français le prévoit en matière de médicaments depuis 1990.
L’article L611-3 du CPI énonce précisément que tout propriétaire d’un brevet d’invention
produisant ses effets en France et ayant pour objet un médicament peut faire l’objet d’une
autorisation de mise sur le marché conformément aux dispositions du Code de la santé
publique. Il peut, à compter de sa délivrance, obtenir un certificat complémentaire de
protection portant sur les parties du brevet correspondant à cette autorisation. Le système
prévu consiste à prolonger le brevet de médicaments par ce nouveau titre. Et la durée de ce
nouveau titre est variable, elle est enfermée dans une double limite et ne peut excéder soit
7 ans à partir de l’expiration du délai de protection du brevet, (20 ans + 7 ans donc), soit 17
ans à compter de l’Autorisation de Mise sur le Marché. Cependant il existe un certificat
complémentaire de protection unitaire depuis le règlement de 1992, et ce système
communautaire destiné à remplacer le système français antérieur peut contribuer à
prolonger la durée de droit commun. Frédéric Pollaud-Dulian observe cependant que ce
système relativement complexe a un effet paradoxal, celui de réduire la durée effective de
protection par rapport au droit français antérieur. Sur le sujet du contenu du droit de
propriété, on observera enfin que l’on peut être en présence d’un brevet objet d’une
copropriété entre entreprises et/ou académies liées par un programme de recherche
commun. Il y a co-inventeurs lorsque plusieurs personnes physiques ont créé ensemble le
bien intellectuel. Il y a copropriété lorsque la propriété est organisée en indivision entre
plusieurs personnes physiques ou personnes morales. La copropriété peut avoir comme
objet le droit de brevet, elle est en France régie par les articles L613-29 à 32 du CPI. On
distingue deux régimes de copropriété. Le régime contractuel basé sur un règlement de
copropriété ; le régime supplétif de copropriété régi par l’article L613-29 du CPI, régime
applicable à défaut d’une convention ou dans le silence de celle-ci. Tous les aménagements
contractuels sont envisageables et peuvent porter sur les modalités d’exploitation, le
partage des revenus, les actions en contrefaçon ou encore le transfert de propriété. L’article
L613-30 écarte cependant l’application de certaines dispositions du code civil sur la
copropriété pour permettre une certaine souplesse en faveur des copropriétaires. Il prévoit
par exemple que le règlement peut avoir une durée supérieure à 5 ans. Il prévoit la
possibilité pour un copropriétaire de céder à tout moment sa quote-part au profit des
autres. Le régime supplétif prévoit des règles qui s’efforcent de répondre aux besoins de
copropriétaires concernant les modalités d’exploitation de l’invention, les conditions d’octroi
des licences aux tiers et des licences exclusives ainsi que la possibilité de se libérer de
l’indivision. Concernant l’action en contrefaçon, le régime supplétif prévoit la possibilité pour
chacun d’agir en contrefaçon seul et à son seul profit. Selon Nicolas Binctin, cette règle
supplétive est regrettable. Il aurait été plus cohérent, écrit-il, qu’une telle action ne puisse
être engagée qu’avec l’accord de l’ensemble des copropriétaires de sorte à leur faire
assumer collégialement le risque. Compte tenu de cette imperfection et des autres lacunes
du régime supplétif, l’auteur estime qu’il est préférable pour les copropriétaires de convenir
d’un règlement de copropriété.

b) Portée du droit
Une fois que le brevet est délivré, le titulaire va pouvoir l’exploiter pécuniairement, être plus
offensif et le défendre contre les tiers sur le terrain de la contrefaçon. Autrement dit, il va
pouvoir mettre en œuvre son droit de brevet. Pour cerner l’exacte portée du droit de brevet,
nous allons envisager successivement le régime de l’exploitation du droit puis celui des
sanctions.

Régime de l’exploitation du droit

Exploitation libre
Le breveté peut exploiter son bien et il a le loisir de le faire lui-même directement en gardant
l’usage et la jouissance du brevet. Cependant le breveté a aussi et surtout un devoir
d’exploitation. A défaut de l’exécuter, il risque d’être forcé d’octroyer une licence au tiers
demandeur. Nous ne parlerons pas d’obligation d’exploitation dès lors que la sanction n’est
pas l’exploitation forcée par le titulaire ni même l’exploitation forcée par le tiers demandeur,
sauf pour le cas des licences d’office dans l’intérêt de la défense nationale. Si aucun tiers ne
fait la demande de licence, le brevet reste inexploité jusqu’à ce qu’un candidat se présente.
Certaines règles sont propres à l’exploitation libre, d’autre à l’exploitation forcée. On parle
d’exploitation libre lorsqu’elle est l’objet de contrat de cession ou de licence. Le premier est
une vente, le second une variété de louage. Le brevet peut aussi être nanti au profit d’un
créancier du breveté. Le brevet peut aussi être apporté à une société et le breveté recevra
en contrepartie de cet apport en nature des parts ou des actions au lieu d’une rémunération.
Quels qu’ils soient, les contrats portant sur les brevets sont soumis à des règles communes.
Tout d’abord les contrats sont soumis à une condition de forme, ils doivent être constatés
par écrit sous peine de nullité. Ensuite pour être opposables aux tiers, les contrats doivent
être inscrits au registre national des brevets, selon l’article L613-9 du CPI. Cette formalité
revêt une importance pratique non négligeable en cas d’opérations successives sur le même
brevet car c’est alors le premier contrat publié qui l’emportera quelle que soit la date de
conclusion des autres contrats sauf bien sûr en cas d’une inscription au registre effectuée de
mauvaise foi. La formalité d’inscription est par ailleurs essentielle pour agir en défense du
brevet car le cessionnaire ou licencié qui n’a pas publié ne peut pas agir en contrefaçon
contre les tiers. Il existe aussi des règles spéciales applicables aux différents types de
contrats. La cession de brevets présente quelques particularités. Ainsi par exemple l’article
L613-8 du CPI permet la cession partielle de l’invention. L’étendue de la cession peut être
limitée et ne porter que sur certains aspects de l’invention. La licence de brevet obéit aussi à
des règles spéciales, par exemple l’INPI offre au breveté la possibilité de faire une offre
publique de licence par son intermédiaire. On parlera alors de licence de droit. La licence
contractuelle consiste quant à elle en une autorisation d’exploiter tout ou partie des droits
résultants d’un brevet ou d’une demande de brevet. La jurisprudence a pu édicter certaines
règles applicables aux licences contractuelles. Elle a notamment adopté une position
particulière dans le cas où le brevet est annulé en justice. Au lieu de considérer que le
contrat n’a jamais existé parce que l’annulation produit un effet rétroactif, la Cour de
cassation a refusé de restituer les redevances versées avant l’annulation au motif que la
cause de l’obligation de payer les redevances résidait dans les prérogatives dont le licencié a
pu jouir jusqu’à l’annulation. Cette jurisprudence en date du 28 janvier 2003 déroge au droit
commun des contrats selon lequel la cause du contrat, condition de sa validité, est
considérée comme n’ayant jamais existé avant l’annulation. Quant aux effets spéciaux de la
licence contractuelle, on retiendra que le contrat n’a pas pour effet de transférer le droit
réel, mais se limite à créer des obligations à la charge des parties. La licence peut être
exclusive, le concédant a alors l’obligation de ne pas consentir d’autres licences sur le même
brevet à des tiers. Mais dans le silence du contrat, la licence est réputée simple. En France
on relèvera que la jurisprudence est divisée sur le point de savoir si le concédant peut
exploiter lui-même l’objet d’une licence exclusive. Plusieurs auteurs dont Albert Chavanne et
Jean-Jacques Burst se prononcent en faveur du droit d’exploiter que la licence soit simple ou
exclusive.

Exploitation forcée
L’exploitation du brevet peut être forcée. Outre le cas d’expropriation pour les besoins de la
défense nationale dont on a déjà parlé, il y a les règles propres aux licences obligatoires à
l’article L613-11. Ces règles sont applicables à la situation où une personne désirant exploiter
un brevet se heurte au refus du propriétaire. Il peut sous certaines conditions, obtenir du
TGI une licence d’exploitation, trois ans après la délivrance du brevet ou quatre ans après le
dépôt de la demande. Le demandeur devra surtout établir les insuffisances de l’exploitation
ou son inexistence et fournir la preuve qu’il détient quant à lui les moyens d’exploiter
l’invention. Il y a un cas particulier de licence obligatoire, le cas où l’invention a fait l’objet
d’un perfectionnement qui est breveté au profit d’une autre personne que le titulaire du
brevet d’origine dit « brevet dominant ». En pareil cas, le titulaire du brevet de
perfectionnement doit pour pouvoir l’exploiter obtenir auprès du TGI, une licence de
dépendance, laquelle est prévue à l’article L613-15 du CPI. Le régime des licences
obligatoires lui est applicable et il l’est aussi depuis la loi du 6 août 2004 aux brevets portant
sur les biotechnologies et ce même en l’absence de perfectionnement. D’autres dispositions
s’appliquent enfin aux licences d’office sachant qu’il existe 3 régimes distincts selon qu’elles
sont délivrées dans l’intérêt de la défense nationale, de la santé publique ou de l’économie
nationale. En bref on peut dire que plus l’intérêt est grand plus ces licences-là sont faciles à
obtenir.
Régime des sanctions

Mesures préventives
Comme pour la propriété littéraire et artistique, la sanction du droit de propriété industrielle
est la contrefaçon. Généralement précédée d’une mesure provisoire, dont la saisie-
contrefaçon, que le code envisage comme un moyen de preuve de la contrefaçon. La
juridiction civile peut être saisie en référé ou sur requête pour ordonner toute mesure
préalable de nature à faire cesser la contrefaçon. Le code ouvre aux industriels une action
préventive nommée « action en déclaration de non-contrefaçon ». Il s’agit de leur éviter par
ce biais la menace que constitue pour eux l’action en contrefaçon qui serait intentée par les
titulaires de brevets. Cette mesure préventive permet de vérifier que les produits ne sont
pas contrefaisants et de mettre un terme aux doutes sur la régularité des actes
d’exploitation. En effet, l’interprétation des revendications contenues dans les demandes de
brevets n’est pas toujours aisée. Cette action préventive est soumise à deux conditions qui
devront être remplies. L’industriel demandeur doit d’une part justifier soit d’une exploitation
industrielle, soit de préparatifs sérieux, et d’autre part l’industriel doit demander son avis au
titulaire du brevet. Si le titulaire du brevet émet un avis favorable et ne s’oppose pas à
l’exploitation demandée, il s’engage en quelque sorte par la même à renoncer pour l’avenir
à intenter une action en contrefaçon. C’est en tout cas ce que pense la majorité de la
doctrine française. Si le titulaire du brevet ne répond pas au bout de 3 mois ou s’il émet
explicitement un avis négatif en s’opposant à l’exploitation, l’industriel peut soit renoncer à
l’exploitation, soit saisir le TGI en vue de faire juger que le brevet ne fait pas obstacle à
l’exploitation en cause. Le juge est ici conduit à se prononcer sur la contrefaçon mais
seulement dans une certaine mesure. Si le juge déclare qu’il n’y a pas contrefaçon, le
titulaire du brevet n’aura plus le droit d’agir en contrefaçon à l’encontre de l’industriel mais
si le juge refuse de faire cette déclaration, le juge ne dira pas pour autant qu’il y a
contrefaçon. L’exploitant qui était dans le doute aura alors intérêt à cesser son exploitation
litigieuse ou bien à obtenir l’autorisation expresse du titulaire des droits sur le brevet.

Contrefaçon civile et pénale

Selon l’article L615-8, l’action en contrefaçon se prescrit par trois ans à partir de chacun des
faits de contrefaçon tant au civil qu’au pénal. Conformément au droit commun de la preuve,
il appartient au demandeur de prouver les actes matériels de la contrefaçon, ce qui ressort
de la comparaison entre les objets protégés et les objets argués de contrefaçon. Qui peut
être demandeur ? L’action en contrefaçon peut selon les dispositions du code être intentée
par plusieurs personnes ayant la qualité de demandeur. D’une part le breveté, d’autre part
le licencié simple c'est-à-dire non exclusif dans les cas de licence de droit, de licence
obligatoire, de licence d’office à condition de ne pas avoir publié son contrat selon l’article
L613-9 du CPI. Enfin, peut aussi intenter l’action en contrefaçon, le cessionnaire ou licencié
exclusif dont le contrat a été publié au registre national des brevets. Le licencié exclusif
devra quant à lui avoir préalablement mis le concédant en demeure d’agir en contrefaçon,
conformément à l’article L615-5, alinéa 2. S’agissant du tribunal compétent, le tribunal de
grande instance de Paris bénéficie depuis le décret du 9 octobre 2009 d’une compétence
exclusive en matière de brevet. L’action pénale est peu usitée, sans doute parce qu’elle a été
dépénalisée en France en 1978 et re-pénalisée en 1990. La compétence bénéficie aux
tribunaux correctionnels. Au civil comme au pénal, le tribunal compétent est conformément
au droit commun, au choix celui dans le ressort duquel à lieu la contrefaçon par exemple le
lieu où l’invention a été exposée dans un salon, soit celui où le dommage est subi, soit
encore celui où est situé le domicile du défendeur ou du prévenu. L’action en contrefaçon
peut être intentée à partir de la publication de la demande de brevet. Avant publication, on
a vu que l’action était néanmoins rendue possible par la notification du dépôt de l’invention
auprès de l’INPI au présumé contrefacteur. Le Tribunal saisi doit alors surseoir à statuer
jusqu’à la décision du directeur de l’INPI. Si le brevet est délivré, l’action pourra
éventuellement prospérer mais si le titre est refusé le Tribunal déboutera le demandeur de
son action. Quels sont les faits constitutifs de contrefaçon en matière de brevet ? Au pénal,
l’article L615-14 du CPI indique que le défendeur ne pourra être condamné que si l’élément
intentionnel est établi. La bonne foi du défendeur est présumée en application du droit
commun. Au civil, l’article L615-1 du CPI vise tous les actes non autorisés listés aux articles
L613-3 et 4 du CPI. Par rapport à l’élément matériel de la contrefaçon, Michel Vivant
propose de rassembler tous ces actes en deux catégories bien définies : les actes
d’exploitation qu’il nomme « actes d’emprise directe », les actes de complicité qui consistent
à aider à l’exploitation ou à l’inciter qu’il nomme « actes d’aide et d’incitation ». Selon son
expression « aider à contrefaire, c’est contrefaire ». Au regard de l’élément intentionnel de
la contrefaçon, il faut distinguer deux autres catégories d’actes commis par deux catégories
d’auteurs. Il y a la catégorie des actes commis par le fabricant, ces actes sont sanctionnés
civilement sans que le demandeur ait à établir l’existence d’un élément intentionnel,
l’élément matériel suffit à constituer la contrefaçon peu importe que le fabricant ait agi de
mauvaise foi, qu’il ait su par exemple que le produit était breveté. Il y a la catégorie des
actes commis par des tiers autres que le fabricant tels que l’importateur, le vendeur,
l’utilisateur ou le détenteur du produit ou procédé. Ces actes ne constituent une contrefaçon
que s’ils ont été commis en connaissance de cause, selon l’article L615-1 alinéa 3. Au civil, le
tiers non-fabricant ne peut donc être condamné que si le demandeur rapporte la preuve de
l’élément intentionnel. En matière de propriété littéraire et artistique, on a vu que c’est
au pénal seulement que le délit de contrefaçon comporte un élément intentionnel et que la
mauvaise foi est indifférente au civil. En matière de brevet, en exigeant la preuve de
l’élément intentionnel au civil lorsque le défendeur est un tiers non-fabricant, on s’écarte de
la solution retenue en droit d’auteur voire plus généralement on s’écarte de la conception
contemporaine de la notion de faute en droit de la responsabilité civile. Quels sont les
moyens de défense à l’action en contrefaçon ? Le défendeur peut opposer plusieurs
arguments : arguer de sa bonne foi au pénal, mais aussi au civil s’il est non-fabricant,
invoquer la prescription triennale de l’action au civil comme au pénal, contester la
matérialité des actes ou la preuve de la contrefaçon, établir son droit de possession
personnelle antérieure, ou encore invoquer la nullité du brevet par voie d’action
reconventionnelle ou d’exception. La nullité ne peut être déclarée que par une action en
justice. Mais elle est largement ouverte et l’absence d’intérêt à agir n’est que très rarement
constatée en pratique. Les causes de nullité sont par ailleurs nombreuses. On peut les
regrouper en deux catégories : les nullités produites par l’impossibilité de réunir les
conditions d’appropriation du brevet et les nullités pour non-respect des formalités
d’appropriation du brevet. Les effets de la nullité doivent être envisagés à l’égard du breveté
et à l’égard des tiers. A l’égard du breveté, l’article L613-25, d. retient que la nullité peut
produire des effets partiels et être prononcée sous la forme d’une limitation apportée aux
revendications. Il est donc possible de conserver le titre pour la partie du brevet non
sanctionnée. A l’égard des tiers : l’article L613-27 prévoit que la nullité a un effet absolu sur
le territoire français mais aucun effet sur le titre éventuellement délivré pour le bien dans un
autre pays. On retrouve les mêmes dispositions dans la Convention sur le brevet européen
qui s’appliqueront au brevet unitaire européen. Il en résultera que la nullité du brevet
unitaire produira à l’égard des tiers un effet absolu dans les 25 États concernés. Quelle est la
différence entre nullité et déchéance du droit du brevet ? L’extinction du titre de propriété
avant l’échéance des 20 ans peut résulter du choix du propriétaire mais peut aussi résulter
d’une sanction. Dans le premier cas on parle de renonciation, dans le cas de sanction on
parle de déchéance ou de nullité. Paul Roubier a distingué la déchéance et la nullité de la
façon suivante : « il y a nullité du brevet, écrit-il, lorsque certaines conditions de fond ou de
forme n’ont pas été observées. Il y a déchéance, poursuit-il, lorsque certaines obligations
que la loi impose au breveté, ne se retrouvent pas remplies par celui-ci ». Quant aux effets, il
est entendu que la nullité a traditionnellement un effet rétroactif et le brevet est alors censé
ne jamais avoir existé. La déchéance n’a en revanche d’effets que pour l’avenir, du reste en
principe. La radicalité de la sanction pour déchéance a conduit le législateur à la nuancer
pour les brevets en lui préférant une licence obligatoire. L’article L613-22 du CPI que l’on
retrouve dans l’article R143 de la Convention sur le brevet européen, énonce, parmi les
causes de déchéance des droits du propriétaire d’une demande de brevet ou d’un brevet, le
défaut d’acquittement de la taxe annuelle. La déchéance prend effet à la date de l’échéance
de la taxe non acquittée. Elle est constatée par le directeur de l’office et la décision est
publiée et notifiée au breveté. On a vu plus haut que l’article L613-22 2°, accordait au
propriétaire la possibilité de présenter un recours en restauration de ses droits s’il peut
justifier d’une excuse légitime pour le non-paiement de son annuité. Quant au dénouement
de l’action en contrefaçon, il ne présente pas de spécificité en droit des brevets. L’action est
rejetée si le défendeur a convaincu le juge. Le demandeur pourra être condamné pour
procédure abusive, mais le défendeur même non-contrefacteur pourra éventuellement être
condamné au civil pour concurrence déloyale. Si le TGI a été saisi en référé, il pourra
interdire la poursuite des actes contrefaisants à titre provisoire et sous astreinte. Si la
contrefaçon et la responsabilité du défendeur sont établies, le défendeur pourra être
condamné au pénal aux peines prévues par l’article L615-14 du CPI (3 ans
d’emprisonnement et 300.000 euros d’amende), et ces peines sont les mêmes que les
peines principales applicables à la contrefaçon des droits d’auteur prévues à l’article L335-2
et 4 du CPI. Le régime de sanctions pénales du droit d’auteur prévoit de plus des peines
complémentaires telles que la suspension de l’accès à internet, ainsi que la possibilité de
doubler la peine dans le cas de la récidive ou encore dans le cas où le délinquant a été lié par
un contrat avec l’auteur. Le régime de sanctions pénales du brevet est distinct et prévoit
outre les peines complémentaires comme par exemple la fermeture de l’établissement
ayant servi à commettre l’infraction, la possibilité de porter les peines à 5 ans et 500.000
euros d’amende si le délit a été commis en bande organisée ou lorsque les faits portent sur
des marchandises dangereuses. Au civil certaines interdictions pourront être prononcées,
principalement l’interdiction de poursuivre l’exploitation, la confiscation des produits ou du
matériel délictueux ainsi que la condamnation à des dommages et intérêts et le cas échéant
à des dommages et intérêts punitifs. Le régime des sanctions et de la contrefaçon n’a pas fait
l’objet d’une harmonisation internationale. En revanche le brevet unitaire européen
répondra d’un régime unifié appliqué par la juridiction centralisée ayant une compétence
exclusive pour certaines catégories d’actions dont les litiges relatifs à la contrefaçon et à la
validité du brevet unitaire. Le tribunal traitera notamment des questions dans le cadre des
litiges entre parties privées et aura la faculté d’ordonner des sanctions et d’octroyer des
dommages et intérêts. Le régime unifié de l’action en contrefaçon présentera des similitudes
avec le régime français. L’action devant le tribunal européen devra être fondée sur une
infraction supposée des droits conférés par le brevet. Il est prévu que cette action pourra
être exercée par le titulaire du brevet ou dans certaines situations par le bénéficiaire d’une
licence. La Commission européenne aura cependant ici un rôle à jouer. Elle sera compétente
pour agir dès que l’intérêt de l’Union européenne sera en jeu. Elle pourra saisir le tribunal
d’une action en nullité du brevet et intervenir dans toute procédure en cours devant lui.
S’agissant des sanctions et dommages et intérêts, en l’état du projet, le tribunal européen
disposera de plusieurs types de sanctions. S’il s’agit d’une action en contrefaçon, il pourra
par exemple ordonner l’interdiction au défendeur de poursuivre les actes de contrefaçon, la
saisie des produits de contrefaçon, la saisie des biens, matériaux, etc. permettant
l’exploitation de l’invention. Les tribunaux nationaux auront des compétences qui ne
relèveront pas de la compétence exclusive de la Cour de justice ni du Tribunal européen. Les
tribunaux nationaux seront donc concernés par exemple par les actions relatives au droit du
brevet entre employeurs et employés ou encore les actions relatives à l’exécution forcée du
brevet. Les parlementaires qui se sont opposés en 2012 à la signature de l’accord sur le
brevet unique ont invoqué la question de la compétence de la Cour de justice car les projets
de décembre 2011 avaient prévu de lui donner le dernier mot sur la définition de l’étendue
des droits du brevet et de la notion de contrefaçon. Or si son rôle devait s’effacer, ces
questions seraient réglées en dernier ressort par la Cour d’appel de la juridiction unifiée des
brevets. Pour certains, la Cour de justice n’est pas la mieux placée pour juger ces litiges
extrêmement spécialisés mais la Commission et le Parlement défendent sa compétence. Qui
donc sortira le brevet unitaire de son impasse ? C’est une affaire à suivre.
 Propriété intellectuelle
Marques

La marque permet au fabricant ou à un commerçant de distinguer ses produits ou ses

services de ceux de ses concurrents. Le recours à une marque est facultatif. Le rôle de la
marque est cependant primordial dans la vie commerciale, dans la concurrence entre les
entreprises et dans la protection du consommateur. Pour le commerçant, c’est un outil de
fidélisation de la clientèle ainsi qu’un actif à valeur forte et stable, selon les prédictions de
Paul Roubier, la valeur croissante des marques n’est que partiellement affectée par la crise
économique contrairement à la valeur des autres actifs des sociétés. Le droit sur la marque
est limité par deux grands principes communs à tous les systèmes juridiques de tous les
pays. D’une part le principe de territorialité, commun à tous les droits intellectuels, en vertu
duquel le droit n’est protégé par le droit spécial des marques que dans la mesure où il
répond aux exigences du pays où la protection est recherchée. D’autre part le principe de
spécialité propre au droit des marques et en vertu duquel la protection des marques est
limitée aux produits et services sur lesquels le signe est apposé. Le régime juridique de la
marque répond de règles distinctes de celles qui s’appliquent aux autres signes distinctifs.
Parmi les signes distinctifs, on compte d’une part les appellations d’origine, les indications de
provenance protégeables par le droit spécial de la propriété intellectuelle, et d’autre part le
nom commercial et l’enseigne ainsi que les autres éléments possibles du fonds de commerce
protégeables uniquement par le droit commun c’est à dire l’action en concurrence déloyale.
Le nom commercial est l’appellation sous laquelle une personne physique ou morale exerce
son activité commerciale. L’article 8 de la Convention d’union de Paris a posé au nombre des
règles minimales imposées aux pays de l’Union, l’obligation de protéger le nom commercial
sans formalités. L’enseigne est le signe extérieur qui permet d’individualiser l’établissement
ou le magasin. Son appropriation se fait par le biais d’une exploitation publique mais son
opposabilité aux tiers est subordonnée à son inscription au registre du commerce et des
sociétés. Le nom de domaine est un signe distinctif qui remplit les fonctions de l’enseigne sur
internet. La légitimité de son appropriation est aujourd’hui appréciée lors de procédures
pouvant être conduites à l’échelle internationale devant le centre d’arbitrage et de
médiation de l’OMPI. Parmi les signes protégeables par le droit de la propriété industrielle,
on doit accorder la première place à la marque. Il y a des régimes juridiques voisins, celui de
l’appellation d’origine et des indications de provenance, qui ne seront pas étudiés dans le
cadre de ce cours. Ils appartiennent bien à la même branche du droit de la propriété
industrielle que la marque, celle des signes distinctifs. On dira quand même quelques mots,
les indications de provenance sont réglementées en vue de protéger le consommateur et ne
donnent pas lieu à un droit privatif. Les appellations d’origine font naître un droit privatif qui
appartient de façon exclusive au producteur de l’aire géographique considérée. L’appellation
d’origine se définit selon les termes de l’article L721-1 du CPI comme « la dénomination d'un
pays, d'une région ou d'une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et
dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique ». Cette catégorie de droits
industriels doit se conformer à certaines règles concernant surtout la qualité des produits.
Les producteurs peuvent obtenir un titre national sur les appellations d’origine et les
indications de provenance ou même un titre unitaire européen valable sur le territoire de
l’Union européenne et dont le régime juridique applicable est fixé dans le règlement n°510-
2006 du 20 mars 2006. En France ces titres sur les appellations d’origine et indications
géographiques sont protégés civilement et pénalement. Les règles de lutte contre la
contrefaçon de la propriété intellectuelle telles qu’issues de la loi du 29 octobre 2007
s’appliquent par extension à ces titres de propriété industrielle. Et en France c’est le TGI qui
a compétence pour connaître des actions en la matière depuis la loi de la modernisation de
l’économie du 4 août 2008. L’indication ou l’appellation est apposée sur les produits comme
tout signe distinctif mais sa fonction est de certifier la qualité des produits et non pas comme
la marque de distinguer les produits. Le droit interne français opère une distinction entre le
régime des appellations d’origine et celui des marques collectives. La marque dite collective
peut être exploitée par toute personne respectant un règlement d’usage établit par le
titulaire de l’enregistrement. Et si toute personne peut en devenir propriétaire, ce n’est pas
le cas de la marque collective de certification qui, selon l’article L715-2 du code, ne peut être
déposée que par une personne morale qui n’est ni le fabricant, ni l’importateur, ni le
vendeur des produits ou services. Les spécificités de ce régime résident aussi dans les
conditions d’utilisation de la marque collective. Le déposant doit fournir à l’office un
règlement d’usage lequel ne doit pas être contraire à l’ordre public et aux bonnes mœurs et
lequel doit être soumis à l’office pour approbation en cas de modifications. La marque
classique dont nous étudierons ici le régime peut être détenue par une personne physique
ou morale. Le CPI dispose que les syndicats peuvent aussi déposer leur marque et label dans
les conditions prévues dans le code du travail. Il préconise par ailleurs qu’elle peut être
acquise en copropriété, il appartient alors aux parties de régler entre elles les conditions de
gestion de cette copropriété. A défaut c’est le droit commun qui s’applique aux litiges car le
CPI n’a pas prévu de dispositions particulières pour les marques. Cette partie du cours porte
exclusivement sur la marque et sur son régime juridique. En France le régime existe depuis
une loi du 23 juin 1857, pendant 100 ans ce régime reposait sur une acquisition du signe par
le 1er usage, il fût réformé en 1964 par une loi qui imposa le dépôt pour l’acquisition du
droit de propriété sur la marque et qui conféra au dépôt un effet constitutif de droit et ceci
pour des raisons de sécurité juridique, c'est-à-dire pour faciliter la résolution des conflits de
priorité entre déposant et usager d’une même marque. Cette loi a également institué un
examen préalable à la délivrance du titre de propriété pour contrôler les conditions de fond
de la validité de la marque en amont de la délivrance du titre. Pour assurer plus d’équité,
cette loi de 1964 a enfin instauré le régime de déchéance du titre de propriété pour défaut
d’exploitation à l’issue d’un certain délai après l’enregistrement. Ce régime a dû être modifié
par une loi du 4 janvier 1991 venue transposer la directive européenne n°89-104 du 21
décembre 1988 relative à l’harmonisation du droit des marques. Depuis le droit français a
évolué pour accroître la répression contre la contrefaçon mais surtout pour parfaire sa
conformité au droit européen harmonisé ou unifié. En effet, le droit des marques français est
profondément influencé par deux sources du droit européen : la directive de 1988 et le
règlement 40-94 du 20 décembre 1993 qui a instauré un titre communautaire valable sur
l’ensemble du territoire européen et régi par un droit supranational, c’est à dire directement
applicable dans l’ordre interne. La marque communautaire est délivrée selon une procédure
unifiée, elle est délivrée par l’Office d’Harmonisation pour le Marché Intérieur, l’OHMI, situé
en Espagne à Alicante. Cette première étoile du droit communautaire de la propriété
intellectuelle, comme on l’a appelé, connaît un succès phénoménal depuis 1996.
Statistiquement, les entreprises américaines représentent 40% des déposants. Son avantage
est financier mais aussi dans la simplicité de la procédure qui est unique, mais surtout celui
de la sécurité juridique. Quel que soit la nature du litige, un seul droit est applicable. On a en
matière de marque réussit l’opération d’unification du droit que le brevet aura mis
beaucoup plus de temps à réaliser. De nos jours, la marque nationale répond d’un droit
national harmonisé et la marque communautaire d’un droit européen unifié. Les deux
régimes juridiques sont appelés à coexister harmonieusement sur le territoire de l’Union
européenne car le règlement régissant la vie des titres unitaires européens a repris à son
compte les dispositions de la directive de 1988. Les décisions de l’OHMI sont susceptibles
d’un recours devant le Tribunal européen, tribunal de 1ère instance, un pourvoi pouvant
ensuite être formé devant la Cour de justice de l’Union européenne. La Cour de justice est
aussi amenée à se prononcer sur l’interprétation des dispositions de la directive et du
règlement et sur la conformité des droits nationaux à ces textes européens et ce par la voie
des questions préjudicielles qui lui sont posées par les juridictions nationales chargées du
contentieux sur le droit des marques. La jurisprudence de l’OHMI et des juridictions
communautaires concourent ainsi largement à l’évolution du droit français contemporain
des marques. Avant de l’étudier plus en détails, en intégrant les nombreux apports du droit
européen, il convient de rappeler dans cette introduction que le droit des marques est aussi
sujet à une évolution guidée par le droit international conventionnel. Ainsi la France est
membre de la Convention d’union de Paris de 1883 et de l’accord ADPIC de 1994, lesquelles
conventions contiennent des dispositions permettant d’assurer une protection
internationale harmonisée des marques sur les territoires des États signataires. Ainsi la
Convention d’union de Paris a imposé le principe du traitement national sans condition de
domicile ou d’établissement dans le pays où le dépôt de la marque est demandé. La
Convention d’union de Paris a en outre imposé aux États d’offrir un droit de priorité aux
déposants de 6 mois pour les marques comme pour les dessins et modèles. La convention a
posé aussi quelques règles matérielles dont notamment celle de l’article 6 bis à savoir la
possibilité de protéger une marque notoire non déposée dans le pays où la protection est
recherchée. L’accord ADPIC de 1994 a été élaboré dans le respect des principes de la
Convention d’union de Paris qu’il a d’ailleurs repris et étendu au cercle des États partis à
l’OMC. En matière de marque, l’ADPIC a prévu quelques règles minimales de protection
complémentaires à celles prévues dans la Convention d’union de Paris, comme celle qui
permet de protéger les marques de renommées enregistrées par-delà le principe de
spécialité. S’agissant des voies de dépôt, le protocole de Madrid de 1989 et l’arrangement
de Madrid de 1891, qui ont fait l’objet d’un règlement d’exécution commun entré en vigueur
en 2007, offre la possibilité d’un dépôt international administré par l’OMPI. L’arrangement
de Nice de 1957 a créé une classification internationale des produits ou services qui est
utilisée devant les offices de dépôt des marques. Enfin il y a le traité de Singapour adopté
sous l’égide de l’OMPI dans sa version révisée en 2007 et entrée en vigueur en 2009. Il
instaure une première harmonisation mondiale des procédures administratives
d’enregistrement et de renouvellement des titres de propriété. Son règlement d’exécution a
fortement influencé la partie réglementaire du droit des marques français. Nous
envisagerons d’abord les conditions de la protection du droit de propriété sur la marque
avant de préciser l’étendue de ce droit, son contenu à travers l’étude de la protection
accordée aux marques notoires et des actes constitutifs de contrefaçon.

I. Conditions de la protection
Tous les signes ne peuvent pas être choisis comme marque. Certaines conditions doivent
obligatoirement être remplies. Puis d’autres conditions permettent le maintien du droit de
propriété. Au sein de cette partie du cours consacrée aux conditions de la protection, on
exposera d’abord les conditions d’acquisition de la protection, d’appropriation de la marque
en distinguant les conditions de fond des conditions de forme. Nous verrons ensuite les
conditions de la perte du monopole. En France la marque n’est protégée sur le terrain du
droit des marques que si elle a été déposée à l’INPI ou devant l’OHMI s’il s’agit d’un titre
communautaire. Le dépôt français comme le dépôt communautaire produit un effet
constitutif de droit. Le droit appartient au premier déposant et non au premier usager. Ni la
convention d’union de Paris, ni l’ADPIC, ni la directive de 1988 n’ont cependant imposé cet
effet constitutif de droit au dépôt ce qui explique les divergences nationales à cet endroit. Le
dépôt pourra dans certains pays comme aux États-Unis ou en Allemagne produire un effet
déclaratif de droit. Le dépôt est obligatoire et fait présumer la propriété mais le droit de
propriété sur la marque appartient au premier usager. A l’échelle de l’Europe, la directive de
1988 n’a pas imposé le principe de dépôt constitutif de droit mais elle a en revanche
harmonisé presque tout le régime des marques national dont notamment les conditions de
fond de la validité du titre. Bien que la directive n’ait pas définie la marque, on trouve dans
le texte des indications sur les signes susceptibles de constituer une marque en Europe.
Nous exposerons d’abord les trois principales conditions de fond avant d’exposer
séparément la condition supplémentaire de représentation graphique. Toutes sont
communes au droit français et au droit européen.

a) Conditions de fond
Conditions de distinctivité, de disponibilité et de licéité
Le signe choisi doit être distinctif, disponible et licite selon les dispositions du droit français
conformément aux dispositions de la directive de 1988 et le règlement de 1994 sur la
marque unitaire.

La distinctivité
Qu’est-ce que la distinctivité ? Le signe doit servir à distinguer les produits ou services selon
les articles L711-1 du CPI et article 4 du Règlement. La fonction essentielle de la marque est,
en effet comme l’a énoncée la cour de justice, de « garantir à l’utilisateur final l’identité
d’origine du produit ou service désigné par la marque ». On ne parle pas de nouveauté
comme en matière de brevet ou d’originalité comme en matière de droit d’auteur, on parle
de distinctivité qui peut présenter plusieurs degrés. Mais il suffit que la marque soit
suffisamment distinctive pour être protégée. La condition ne fait pas l’objet d’une définition
positive par les textes, néanmoins le législateur a prévu d’exclure de la catégorie des signes
distinctifs tous les signes descriptifs, nécessaires ou usuels qui doivent rester à la portée de
tous, qui ne sont pas susceptibles d’appropriation sur le terrain des marques. Il en va ainsi
par exemple du terme « magasin de meubles » pour désigner un commerce d’objets
mobiliers. Sont également exclus de la protection des signes, les signes constitués par la
forme ou la fonction du produit. Cette hypothèse vise essentiellement les marques
tridimensionnelles ainsi que la forme d’une tablette de chocolat, par exemple, ne peut pas
constituer une marque par exemple, les concurrents ont besoin d’utiliser cette forme
fonctionnelle pour vendre un chocolat que l’on puisse sectionner en morceaux ou en barres.
La forme de la bouteille de Perrier peut en revanche constituer une marque distinctive car
les concurrents peuvent utiliser d’autres formes de récipients. En définitive, la distinctivité
s’apprécie de manière globale. Pour être valable, la marque doit être composée d’un ou de
plusieurs éléments arbitraires par rapport aux produits ou services qu’elle désigne. Toutefois
il est prévu dans les textes que la distinctivité peut s’acquérir avec le temps et l’usage qui en
est fait, c’est à dire qu’un signe qui n’est pas intrinsèquement distinctif, par exemple un
signe totalement descriptif, peut avec le temps devenir distinctif et donc protégeable. C’est
d’ailleurs souvent le cas que l’on songe aux Pages Jaunes ou à American Airlines. Cette règle
de l‘acquisition de la distinctivité par l’usage se retrouve aussi dans l’ADPIC et elle trouve en
réalité sa source originelle dans la convention d’union de Paris dans l’article 6 quinquies C.
Cette voie d’appropriation est particulièrement précieuse pour des produits dont la
consommation a permis de développer un caractère distinctif et donc de justifier
l’acquisition d’un monopole d’exclusivité. Il appartient à celui qui invoque l’acquisition du
caractère distinctif par l’usage d’en rapporter la preuve. L’analyse de la jurisprudence de la
Cour de justice permet d’indiquer qu’il est permis de faire valoir aux fins d’établissement de
la preuve, la part de marché détenue par la marque, l’étendue géographique et la durée de
l’usage ainsi que l’importance des investissements faits par l’entreprise pour promouvoir la
marque ou encore la proportion des milieux intéressés qui vont identifier le produit ou
service comme provenant d’une entreprise déterminée. Comment s’apprécie la
distinctivité ? Que le signe soit intrinsèquement distinctif ou que la distinctivité soit acquise
par l’usage, la condition de distinctivité s’apprécie au moment du dépôt au regard de la
spécialité, mais aussi au regard du libellé de la marque. Peu importe que le signe soit en tant
que tel ordinaire, « Orange » par exemple est un mot ordinaire mais il peut être utilisé à titre
de marque pour désigner des services de téléphonie car il est parfaitement arbitraire au
regard de la spécialité concernée. L’arrêt « Baby-Dry » de la CJCE du 20 septembre 2001,
peut servir ici d’arrêt de référence. Non seulement quant aux modalités d’appréciation de la
condition de distinctivité des marques verbales mais encore quant à la méthodologie du
contrôle de cette condition. Néanmoins il semble que le contrôle opéré par les juridictions
françaises tend généralement à moins de sévérité ou à moins de rigueur que celui auquel se
prête la CJCE. Encore récemment l’affaire Glaverbel tranchée par le Tribunal de 1ère
Instance en 2007 illustre les difficultés sur le terrain probatoire de l’acquisition d’une marque
par l’usage, en l’occurrence d’une marque figurative. La CJCE a confirmé que c’est dans tous
les pays de l’Union européenne qu’il faut prouver que la marque figurative, en l’occurrence
utilisée depuis 30 ans par la société a acquis un caractère distinctif. La CJCE a aussi exigé la
preuve de l’acquisition du caractère distinctif auprès du grand public et non seulement
auprès du public spécialisé dans l’industrie en cause. Il s’agissait de l’industrie du verre. On
peut noter une autre exigence inhérente à l’appréciation de la distinctivité de la marque
communautaire, cette appréciation doit se faire à l’échelle de l’Union européenne. La
marque nominale doit être distinctive dans toutes les langues de l’Union pour pouvoir y être
protégée en tant que titre unitaire. Pour augmenter ses chances d’obtenir un titre unitaire
valable au regard de l’article 7 paragraphe 2 du règlement, le déposant doit vérifier que le
signe ne puisse pas être compris comme la désignation nécessaire ou usuelle d’un produit
dans chacune des 20 langues européennes. La distinctivité est donc une condition centrale
de la protection des marques, elle en est la raison d’être, elle est tellement importante que
le droit français et le droit européen ont fait du défaut de distinctivité un motif absolu de
refus de la marque, c’est à dire que c’est un motif examiné par l’office, c’est aussi un motif
de déchéance et un motif de nullité absolue.

La disponibilité
La marque doit être distinctive mais elle doit aussi disponible c’est à dire qu’elle ne doit pas
avoir fait l’objet d’appropriation antérieure. Le CPI n’offre pas une liste limitative,
exhaustive, des antériorités, il expose certaines d’entre elles que l’on retrouve d’ailleurs
dans le règlement à l’article 8 paragraphe 4. Cette condition de disponibilité se rapproche de
la condition de nouveauté propre au droit des brevets. Ici le signe ne doit pas être déjà
utilisé par autrui dans la même spécialité. Le signe ne doit pas non plus être un élément déjà
protégé par un autre droit de la propriété intellectuelle ou par un droit de la personnalité. Là
encore il existe une difficulté inhérente à la protection de la marque communautaire, le
signe doit être disponible dans chacun des États membres de l’Union européenne. Autant
dire qu’en pratique la tâche n’est pas aisée et il est pratiquement impossible de faire une
recherche exhaustive. Or cette tâche appartient au déposant. En effet, ni l’INPI ni l’OHMI ne
font cet examen préalable de la disponibilité. L’OHMI établit seulement un rapport de
recherches qui est communiqué au demandeur. Un conflit peut toujours naître
ultérieurement c’est à dire après la délivrance du titre. Ce conflit peut naître soit entre deux
droits de propriété intellectuelle soit entre la marque et un droit de la personnalité. Ce
conflit peut naître au contentieux, après l’enregistrement mais il peut aussi naître avant
l’enregistrement, au stade de la procédure d’opposition au dépôt. Les tiers ont quelques
mois à compter du dépôt national ou communautaire pour s’opposer à l’enregistrement. Ils
ont ensuite 5 ans pour demander la nullité de l’enregistrement. L’antériorité est donc d’une
part un motif relatif de refus de dépôt car le motif n’est pas examiné par l’office et d’autre
part l’antériorité est un motif de nullité relative c’est à dire qu’elle ne peut être invoquée
que par le titulaire de l’antériorité. Envisageons tout d’abord les antériorités constituées par
un droit de propriété intellectuelle.
Les antériorités constituées par un droit de propriété intellectuelle. L’antériorité peut être
une marque identique ou similaire valable sur le même territoire dans une même spécialité.
Depuis le règlement de 1993, un signe déposé comme marque communautaire devient
indisponible sur tout le territoire de l’Union européenne dans la même spécialité. Il
constitue une antériorité opposable au dépôt national comme au dépôt communautaire. En
France l’antériorité opposable à titre de marque est uniquement constituée par une marque
enregistrée. Ailleurs qu’en France le droit peut décider que l’usage d’une marque est
créateur du droit de propriété car le droit européen n’est pas harmonisé à l’endroit des
effets du dépôt. En conséquence, l’antériorité peut être constituée par une marque utilisée
si le droit national reconnaît une telle marque utilisée comme une antériorité. Le règlement
de 1993 l’a prévu à l’article 8 paragraphe 2c. En l’absence d’identité entre les marques et/ou
les spécialités concernées l’appréciation de l’antériorité implique le respect d’une analyse en
plusieurs étapes, une analyse de construction prétorienne. Il convient en effet de définir tout
d’abord le territoire en cause, de déterminer ensuite le public pertinent à prendre en
considération, on peut s’inspirer ici des enseignements de l’arrêt Lloyd de la CJCE du 22 juin
1999. Il s’agit ensuite de comparer les produits et services selon la méthode utilisée par la
CJCE dans l’arrêt Canon du 29 septembre 1998. Et enfin de comparer les signes, c’est ici
l’arrêt Sabel/Puma de la CJCE du 11 novembre 1997 qui peut servir de référence. En
définitive le signe ne sera pas considéré comme antériorité s’il existe un risque de confusion
dans l’esprit du public. Ce risque peut être direct dans les cas où le consommateur pourrait
être fondé à croire, en présence du signe contesté, qu’il est en présence de la marque
antérieure. Ce risque peut être indirect dans les cas où le consommateur peut considérer
que les marques proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement
liées. On parlera alors plutôt de risque d’association qui selon les propos de la Cour dans
l’affaire Sabel/Puma n’est pas une alternative à la notion de risque de confusion mais sert à
en préciser l’étendue. Mais attention ce risque d’association avec la marque antérieure n’est
pas un risque suffisant pour établir le risque de confusion. L’appréciation du risque de
confusion est globale, et elle est d’autant plus subtile qu’elle implique une certaine
interdépendance entre tous les facteurs pris en compte. Au nombre des marques
antérieures il faut compter la marque notoire même non déposée. Qu’est-ce qu’une marque
notoire ? La notoriété peut être définie comme connue du grand public et dotée d’un
pouvoir d’attraction propre indépendant des produits ou services que la marque désigne. A
l’échelle internationale la notoriété a une influence sur l’appréciation de la disponibilité du
signe comme sur l’étendue de la protection. C’est à l’échelle internationale que la notoriété
à une influence sur l’appréciation de la disponibilité du signe comme sur l’étendue de sa
protection. Une marque notoire non déposée peut constituer une antériorité dans la même
spécialité, l’article 6bis de la convention d’union de Paris a imposé cette exception au
principe du dépôt. Une marque de renommée déposée peut par ailleurs constituer une
antériorité en dehors de la spécialité. L’article 16 paragraphe 3 de l’ADPIC a posé cette
obligation minimale de protection des marques de renommée aux États. La marque notoire
ou de renommée jouit ainsi d’un régime de protection dérogatoire, dérogatoire non
seulement au principe du dépôt mais encore au principe de spécialité. Ainsi par exemple ont
été considéré comme indisponible les marques Waterman pour des lames de rasoir ou
encore Michelin pour des pâtisseries. Un débat persiste néanmoins en France dans le silence
de la loi sur la définition de la marque notoire et de la marque de renommée. Est-ce que la
marque notoire est synonyme de renommée ou est ce qu’il existe une différence de degré
permettant de les distinguer ? En France la discussion sur le sujet porte sur le public
pertinent auprès duquel il faut apprécier la notoriété. Michel Vivant fait partie de ceux qui
considèrent que la marque de renommée doit l’être auprès du public de la spécialité
concernée pour pouvoir être protégée en dehors de sa spécialité. Et que la marque notoire
doit l’être auprès du grand public pour pouvoir déroger au principe du dépôt. Cette position
est cependant controversée. Dans l’affaire General Motors du 14 septembre 1999, la CJCE
est intervenue en interprétation de la directive de 1988 pour dire que la marque de
renommée est celle connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou
services. En 2009 dans l’affaire NASDAQ, la CJCE a indiqué à propos du public pertinent, qu’il
suffit qu’il soit prouvé que la renommée de la marque dépasse les frontières du public
spécialisé. C’est dans cette affaire l’application de l’article 8 paragraphe 5 du règlement qui
était en cause. Celui qui permet à une marque antérieure de renommée de s’opposer au
dépôt d’une marque communautaire dans une autre spécialité. La position débattue en droit
français devrait à terme s’aligner sur la position adoptée en droit communautaire. En
l’absence d’harmonisation européenne sur ce point, les exigences concernant l’antériorité
constituée par la marque notoire risquent cependant de ne pas être les mêmes d’un
territoire à l’autre. Outre les marques antérieures, l’antériorité peut encore être constituée
par une œuvre ou un dessin ou un modèle protégé ou une appellation d’origine et encore
par d’autres signes de la vie des affaires : dénomination sociale ou nom de domaine. Certains
dépôts devront ainsi être soumis à l’autorisation de l’auteur si les marques sont constituées
d’éléments qui sont protégés par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles par
exemple. Certains noms géographiques sont indisponibles parce qu’ils constituent une
appellation d’origine dans ce cas l’indisponibilité est absolue. Ainsi l’appellation «
Champagne » ne peut plus être déposée comme marque. La dénomination sociale d’un tiers
ne peut pas être choisie comme marque s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du
public. Ce qui suppose que la dénomination soit largement connue. Le nom commercial ou
l’enseigne ne sont pas davantage disponibles s’il existe un risque de confusion. Il est souvent
difficile de déterminer avec exactitude le moment où le droit sur le nom ou l’enseigne a été
acquis. Contrairement à la marque, de tels droits résultent du simple usage. Le nom de
domaine internet peut également constituer une antériorité. La jurisprudence tend à
subordonner l’opposabilité du nom de domaine à son dépôt sur un site d’enregistrement et
à son exploitation effective. L’antériorité peut enfin tenir à l’existence d’un droit de la
personnalité, droit au nom ou droit à l’image. A moins d’en obtenir l’autorisation, on ne peut
pas choisir comme marque l’image, le nom de famille ou le pseudonyme d’une personne
sans son consentement. Chacune de ces nombreuses limites à la disponibilité réduit un peu
plus la possibilité d’obtenir une marque ou de la maintenir en vie.

La licéité
La marque doit être distinctive, disponible et enfin licite. L’absence de licéité est un motif
absolu de refus d’enregistrement selon les articles L711-3 du CPI et l’article 7 paragraphe 1
du règlement sur la marque communautaire. Cette condition vise deux prohibitions. Sont
interdits les signes contraires à l’ordre public ou aux bonnes mœurs comme les mots
injurieux ou les images racistes ce qui n’a rien à voir avec les marques de mauvais goût,
immorales ou osées. Ainsi « Opium » a été admise comme marque pour un parfum. En
pratique les offices refusent rarement une marque de ce chef et les tribunaux annulent
encore plus rarement une marque car elle est contraire à l’ordre public et aux bonnes
mœurs. Sont exclus de la protection les signes interdits comme les drapeaux et les
emblèmes et cette exclusion a été prévue par l’article 6ter de la Convention d’Union de
Paris. On signalera ici que l’article L141-5 du Code du Sport énonce que le comité national
olympique et sportif français est propriétaire des emblèmes olympiques et dépositaire de la
devise de l’hymne du symbole olympique et des termes « jeux olympiques » et « olympiades
». Le fait de déposer à titre de marque, de reproduire, d’imiter, d’apposer, de modifier ou de
supprimer les emblèmes, hymnes etc. sans autorisation est donc punissable sur le terrain de
la propriété industrielle. Cette précision est venue répondre aux questions soulevées par
l’arrêt « Olymprix » de la chambre commerciale du 11 mars 2003, à savoir cet arrêt qui a
annulé le dépôt de la marque « Olymprix » sur le fondement du dépôt parasitaire. Pour lever
définitivement le doute, l’arrêt du 15 septembre 2009 de la chambre commerciale a inclus
les emblèmes visés à l’article L141-5 du Code du Sport dans la liste des signes interdits par le
CPI. Sont également interdites les marques de nature à décevoir ou à tromper le public
notamment sur la nature, la provenance géographique ou la qualité. Ainsi en serait-il du
dépôt d’une marque « Vaisselle de Limoges » pour distinguer de la vaisselle en réalité
fabriquée en Chine. La déceptivité du signe s’apprécie au moment du dépôt au regard des
produits et services ciblés dans le libellé de la marque en tenant compte de la perception du
signe par un consommateur d’attention moyenne. En revanche la marque n’est pas
trompeuse s’il est évident que les qualités ne se retrouvent pas dans les produits ou services.
La CJCE a pu retenir qu’il appartenait dans ce cas au juge national de vérifier s’il n’existait pas
une manœuvre, une intention dolosive de la part du déposant.

Condition de la représentation graphique

Quels sont les signes susceptibles de constituer une marque ? Toutes les marques
disponibles, licites et distinctives ne sont pas susceptibles de protection sur le terrain du
droit des marques français ou européen. Il existe une indication sur les signes susceptibles
de constituer une marque dans les textes. Dans l’accord ADPIC, l’article 5 a posé la règle de
la représentation visuelle, on la retrouve en droit interne à l’article L711-1 qui transpose
l’article 2 de la directive de 88. On la retrouve aussi dans le règlement sur la marque
communautaire. Cette règle signifie que l’on doit pouvoir décrire les marques de manière
graphique. On parlera de marques nominales lorsqu’elles s’écrivent, il s’agit de chiffres, de
lettres ou de slogan, on peut faire entrer dans cette catégorie les marques musicales comme
un jingle, la musique accompagnant un slogan, mais seulement à condition que les sons
soient représentables par des notes de musique voire des sonogrammes. Ainsi le carillon à
trois tons de la station NBC peut être représentable graphiquement car il s’agit de sons à
tonalité musicale, en revanche le son du rugissement du lion des studios de la Goldwyn
Mayer ne peut pas l’être. Un tel bruit est protégeable aux USA via le dépôt d’un
phonogramme lorsqu’un tel bruit est associé dans l’esprit des auditeurs à une source ou à un
événement particulier mais cette jurisprudence américaine est possible car le droit fédéral
américain n’a pas les mêmes exigences concernant la représentation graphique que le droit
français ou que le droit européen. L’enregistrement du son suggérant le chant du coq en
néerlandais a été refusé par la CJCE en 2003 parce que la description de ce bruit par des
onomatopées ou par le langage écrit ne répond pas à l’exigence de représentation
graphique. Sur les marques olfactives, la CJCE a jugé que tout signe non perceptible par la
vue n’est pas exclu de la protection des marques mais en pratique les modes de
représentation ont jusqu’à présent étaient jugés insatisfaisants : forme graphique, formule
chimique, dépôt d’un échantillon. Il en va différemment dans les autres pays qui comme aux
États-Unis n’ont pas cette règle de la représentation graphique. On parlera de marques
figuratives lorsqu’elles se dessinent. Il peut s’agir par exemple d’un sigle, d’un logo, d’un
dessin, d’une combinaison de couleur, de la forme d’un produit ou de son conditionnement.
La règle de la représentation graphique semble exclure les signes olfactifs et les signes
gustatifs qui ne sont pas visibles mais impliquent au recours au sens de l’ouïe et du goût. La
jurisprudence française et celle de la CJCE ont clairement tracé cette limite à la protection
des marques en indiquant que si la représentation graphique est possible, elle ne peut
remplir les critères de précision et d’objectivité. Pour les signes olfactifs la CJCE a posé cette
limite dans l’arrêt Sieckmann du 12 décembre 2002 rendu en interprétation de l’article 2 de
la directive. Dans un arrêt du 3 octobre 2003, la cour d’appel de Paris s’en est inspirée pour
adopter la même position restrictive à propos d’une marque constituée par un arôme
artificiel de fraise. Elle a retenu que la description dans la demande d’enregistrement,
description qui est susceptible de recouvrir plusieurs goûts différents et sujette à une
interprétation subjective et diversifiée de la part des tiers. Ces décisions incitent à penser
que le droit français et européen des marques impose une appréciation objective de la
condition de la représentation graphique.

b) Conditions de forme
Sous réserve de la protection réservée aux marques notoires non déposées, protection de
l’article 6bis de la Convention d’Union de Paris, la propriété sur la marque s’acquiert par
l’enregistrement. La procédure est conduite en France par l’INPI et par l’OHMI à l’échelle
européenne ou par l’OMPI si la protection est recherchée par les pays membres du système
de Madrid. Examinons tout d’abord la procédure de dépôt devant l’INPI et l’OHMI avant
d’évoquer les particularités de la procédure de dépôt devant l’OMPI.

Procédures nationale (devant l’INPI) et européenne (devant l’OHMI)

Devant l’INPI et l’OHMI la procédure d’enregistrement impose le respect de plusieurs étapes
et aux tiers la possibilité d’intervenir pour défendre leurs intérêts en amont de la délivrance
du titre de propriété. Voici quelles sont les étapes communes à l’INPI et à l’OHMI. La
demande d’enregistrement doit d’abord être déposée et accompagnée d’un modèle de la
marque c'est-à-dire une représentation graphique mais aussi de l’énumération des produits
et services auxquels elle s’applique. Le dépôt doit fixer un classement à l’aide de la
classification de Nice laquelle regroupe 45 classes. Cette opération permet d’arrêter le
périmètre de la propriété. En France cette demande de dépôt peut être faite à l’INPI ou au
greffe du tribunal de commerce, le déposant doit payer des redevances à défaut le dépôt
sera rejeté. Il en va de même du renouvellement tous les 10 ans. Il n’y a donc pas
contrairement au brevet une obligation de payer des annuités progressives. Une fois le
dépôt reconnu recevable, ce dépôt fait l’objet d’une publication dans les 6 semaines qui
suivent la réception du dépôt. Toute personne intéressée peut formuler des observations
dans un délai de deux mois pour la marque nationale et de trois mois pour la marque
communautaire. Les titulaires de droits antérieures peuvent former dans ce même délai une
opposition à l’enregistrement. L’office dispose ensuite d’un certain délai pour statuer sur les
demandes d’opposition fondées sur l’antériorité et ceci au terme d’une procédure
contradictoire. L’office procède ensuite à un examen préalable portant sur la vérification des
pièces, de la condition de représentation graphique et des conditions de fond de la validité
de la marque à l’exclusion de la condition de disponibilité. A la différence de la procédure
devant l’INPI, la procédure devant l’OHMI implique l’établissement d’un rapport de
recherches pour la délivrance de la marque unitaire. Ce rapport doit mentionner les
demandes de marques communautaires ou les marques communautaires susceptibles d’être
constitutives d’antériorités opposables. Le rapport est ensuite communiqué au demandeur
et l’OHMI informe par ailleurs les tiers identifiés dans le rapport de la demande
d’enregistrement d’une marque communautaire. L’office peut enregistrer la demande sur le
registre, la publier, et adresser alors un certificat au demandeur. Et l’office peut aussi rejeter
la demande, un recours contre la décision de l’office, en France directement devant la Cour
d’appel de Paris. Un pourvoi peut être formé contre l’arrêt de la Cour d’appel par l’une ou
l’autre des parties donc même par le directeur de l’INPI. Le recours du demandeur ou des
tiers ayant qualité et intérêt pour agir contre la décision de l’OHMI peut être effectué devant
la Chambre des recours de l’OHMI, et l’affaire peut ensuite être portée devant le Tribunal
Européen, Tribunal de 1ère instance et le pourvoi peut être exercé auprès de la CJUE.
L’enregistrement de la marque produit ses effets à compter de la date de dépôt de la
demande pour une durée de 10 ans indéfiniment renouvelable. Le renouvellement peut
avoir lieu à condition de ne modifier ni le signe ni la spécialité concernée. La date de
naissance du titre de propriété peut être antérieur à la date de dépôt de la demande dans le
cas où le déposant a invoqué la priorité de l’article 4 de la convention d’Union de Paris. Le
règlement sur la marque communautaire intègre une seconde priorité dite priorité
d’exposition lorsque le demandeur d’une marque communautaire a présenté sous la marque
déposée des produits ou services lors d’une exposition internationale officielle. Un délai de 6
mois est alors octroyé pour déposer la marque dans les mêmes conditions que la priorité
unioniste. Outre le recours contre la décision de l’INPI, les tiers disposent de l’action en
nullité et de l’action en revendication. L’action en nullité peut avoir pour fondement le non-
respect d’une condition de fond de la validité de la marque nationale ou unitaire. En France
la jurisprudence reconnaît que l’action en nullité peut avoir pour autre fondement le
caractère abusif du dépôt. Doivent être annulées les marques déposées dans une intention
de nuire, par exemple dans le but d’empêcher des concurrents du titulaire de diffuser un
produit sur le marché français. La loi a prévu que l’action en nullité est prescrite par
tolérance lorsque le titulaire du droit antérieur a toléré le dépôt pendant au moins 5 ans.
L’article L714-3 alinéa 3 a prévu la forclusion de l’action en nullité par tolérance à condition
que la marque seconde ait été déposée de bonne foi. Dans les autres cas, la loi n’ayant rien
prévu, certains avancent qu’on doit appliquer le délai de prescription de droit commun de 5
ans prévu par l’article 2224 du Code civil. D’autres avancent que l’action en nullité est alors
imprescriptible. L’action en revendication est comme l’action en nullité fondée sur un droit
antérieur ou sur la fraude. Dans ce cas, le revendiquant demande à être substitué ab initio
dans les droits du déposant. L’action se prescrit par trois ans à partir de la demande
d’enregistrement si le déposant est de bonne foi. En France le délai ne s’applique pas si la
revendication est fondée sur la fraude. Dans le cas où le déposant est de mauvaise foi, la
doctrine hésite encore ici entre l’application du délai de 5 ans et l’imprescriptibilité.
La procédure internationale de dépôt
Si l’on veut protéger ses marques dans plusieurs pays, il convient d’effectuer un dépôt dans
chacun de ces pays. Or la multiplication des démarches n’est ni pratique ni économique.
C’est pourquoi les pays ont prévu la possibilité d’un dépôt international. De nombreux États
ont signé des traités multilatéraux afin de permettre d’obtenir une protection géographique
élargie en respectant une procédure unique, un seul dépôt, une seule langue, une seule taxe
dans une seule monnaie adressée à un seul office. En droit des marques la procédure unifiée
a été confiée à l’OMPI. Il existe deux systèmes centralisés de dépôt des marques issus de
deux traités multilatéraux distincts et tous deux administrés par l’OMPI. L’arrangement de
Madrid est le traité fondateur et le protocole de Madrid est celui qui propose depuis 1996 le
système de dépôt le plus attractif. Quels sont les avantages du système de l’arrangement de
Madrid ?
L’arrangement de 1891 offre certains avantages aux titulaires de marques déjà enregistrées
dans le pays d’origine. Si ces marques ont déjà été enregistrées dans le pays d’origine, pas
seulement déposées mais enregistrées, les titulaires ont la possibilité d’étendre la protection
de leur marque dans les pays membres, en faisant une seule demande auprès de l’office
national ou régional et non directement auprès de l’OMPI. Les déposants sont libres de
désigner les pays où le dépôt est recherché. C’est l’office d’origine qui va transmettre la
demande d’extension de protection de la marque telle quelle à l’OMPI, c'est-à-dire sans
qu’aucune modification ne puissent être apportées à la marque ou à la spécialité. La marque
et la spécialité doivent rester strictement les mêmes, en cas de modification le déposant
devra déposer sa marque directement auprès de l’Office sans passer par le système de
Madrid. L’OMPI examine le dossier sur la forme c’est à dire vérifie le classement des produits
et services et le paiement des taxes. L’OMPI enregistre ensuite la marque sur le registre
international puis transfère la demande à chacun des offices désignés, pour que chacun de
ces offices examine les marques selon leur propre législation. Les conditions de validité du
dépôt n’ont pas été unifiées. L’office d’accueil peut donc librement refuser de valider le
dépôt, dans le délai d’un an selon l’arrangement. Si la demande est rejetée, l’OMPI en donne
les raisons au déposant qui peut exercer un recours dans le pays d’accueil selon les voies
nationales. Mais si l’office accepte d’enregistrer la marque telle quelle dans son pays, ce titre
donne aux déposants les mêmes droits que si la marque avait été enregistrée directement
par l’office d’accueil. L’inconvénient majeur du système de Madrid réside dans la
dépendance de l’enregistrement dans les pays membres par rapport à l’enregistrement en
pays d’origine. Pendant 5 ans si la marque d’origine cesse de produire effet, elle sera radiée
du registre international et ce sont par ricochet toutes les marques visées dans le dépôt
international qui cessent de produire effet. L’autre inconvénient majeur de l’arrangement
tient à l’impossibilité d’utiliser ce système tant que la marque n’a pas été enregistrée dans le
pays d’accueil. Quels sont les avantages du protocole par rapport à l’arrangement ? Le
système du protocole de Madrid en date de 1989 mais entré en vigueur en 1996 compte un
plus grand nombre de membres que l’arrangement car il est beaucoup plus attractif, il
compte près de 80 membres dont la Chine depuis 1995, le Japon depuis 2000, l’Union
européenne depuis 2003 et les États-Unis depuis 2004 et les inconvénients de l’arrangement
ont pour la plupart été supprimés. Premièrement, il est possible de déposer la marque sur la
base d’un simple dépôt dans le pays d’origine. Deuxièmement, en cas d’annulation de la
marque nationale, en cas de radiation de son enregistrement dans le pays d’origine dans les
5 ans, le déposant a trois mois à compter de la radiation pour demander la transformation
de dépôt international en plusieurs dépôts nationaux. Chaque demande nationale sera alors
traitée comme si elle avait été déposée à la date du dépôt international ou bien à la date de
priorité. Troisièmement, les offices d’accueil disposent d’un délai plus long, 18 mois pour
réagir et rejeter le dépôt national. Cette dernière concession a été faite tout
particulièrement pour que les États-Unis ratifient le protocole. En effet la procédure
d’enregistrement aux États-Unis est plus longue que dans la plupart des autres pays. Le
protocole offre en outre un avantage stratégique lié à la grande couverture géographique du
dépôt. Depuis que l’Union européenne est membre du protocole, il existe un lien entre le
système du protocole et celui de la marque déposée à l’OHMI. Il existe donc une nouvelle
stratégie de dépôt. Un déposant américain peut demander une extension internationale
désignant l’Union européenne, inversement un déposant devant l’OHMI peut désigner les
États-Unis en passant par la procédure administrée par l’OMPI. Le système de Madrid a
cependant uniquement unifié la procédure. L’office régional ou national d’accueil garde
donc la possibilité de refuser d’accorder l’enregistrement, la protection des marques car le
droit national est souverain. C’est lui qui détermine les conditions, l’étendue de la protection
ainsi que le régime des sanctions.

c) Conditions de la perte du monopole

Le monopole sur la marque peut s’éteindre de différentes manières, du fait même du
titulaire. La perte automatique du monopole peut résulter de l’absence de renouvellement
au terme de 10 années, la perte peut résulter aussi d’une renonciation expresse aux effets
de l’enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s’applique la
marque. La perte peut aussi résulter de l’initiative d’un tiers lequel peut après le dépôt
invoquer la nullité de la marque ou du dépôt pour non-respect des conditions de fond de
validité de la marque. Hormis la nullité dont on a déjà parlé, deux principales causes pour
lesquelles le titulaire peut perdre son monopole : par déchéance tout d’abord puis par
forclusion par tolérance.

Déchéance
Dans les systèmes de dépôt déclaratifs de droit, l’usage de la marque est une condition de
fond de la délivrance de l’enregistrement. Ce système interdit le dépôt de marques dites
dormantes ou de marques de barrages. Dans les systèmes de dépôt constitutifs de droit ce
n’est pas le cas, l’exploitation n’est pas une condition de délivrance du titre ni même de la
protection du droit sur la marque. Néanmoins dans les systèmes de dépôt constitutifs de
droit, il existe une obligation d’exploitation dont le non-respect peut être lourdement
sanctionné, c’est-à-dire, il peut être sanctionné par la perte du monopole. Cette obligation
d’exploitation a été posée à l’échelle internationale dans l’accord ADPIC. On la retrouve à
l’échelle européenne dans la directive de 1988 et dans le règlement sur la marque
communautaire. Ce n’est pas l’INPI ou l’OHMI qui ira reprocher au titulaire le défaut
d’exploitation. Ce n’est pas l’Office qui ira vérifier si la marque est effectivement utilisée
dans le commerce. C’est le tiers qui pourra trouver un intérêt à soulever le défaut
d’exploitation. La déchéance pour non-exploitation peut être demandée en justice par toute
personne intéressée. Si la déchéance concerne une marque communautaire, elle peut être
demandée auprès de l’OHMI à titre principal et auprès des tribunaux nationaux à titre
reconventionnel. Cette sanction permet de fonder une antériorité, de demander la nullité.
Elle est aussi une cause exonératoire de contrefaçon et un moyen de défense dans le cadre
d’une action en contrefaçon. Il reste que c’est seulement à l’initiative d’un tiers que la
déchéance du droit de marque peut être encourue pour défaut d’exploitation sérieuse. On
distinguera ce cas de déchéance de celui qui vise la dégénérescence de la marque.

La déchéance pour non-usage sérieux

L’obligation faite au propriétaire de la marque d’en assurer une exploitation sérieuse,
satisfaisante a été consacrée par la directive à l’article 10 et par le règlement à l’article 15
sous peine de déchéance des droits du titulaire, déchéance prévue aux articles 12-1 de la
directive et 51 du règlement. La déchéance judiciaire est encourue en cas d’absence
d’exploitation sérieuse pendant 5 années de façon continue. Telle est aussi la solution
apportée par le droit français pour lutter contre les dépôts parasitaires. La directive n’a pas
réglé la question de la preuve de l’usage, laissant le soin aux États membres de le faire. Il est
à noter que l’article L714-5 du CPI opère ici un renversement de la charge de la preuve
puisqu’il énonce qu’il appartient au défendeur, titulaire de la marque, de prouver qu’il l’a
exploitée ou qu’il avait une excuse légitime pour ne pas l’exploiter. Le règlement à l’article
50, paragraphes 2 et 4, a seulement précisé que la preuve de l’usage est fournie par des
indications sur le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque pour les
produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Le règlement ajoute que cette
preuve est fournie de préférence par des pièces justificatives comme par exemple des
emballages, des étiquettes, des catalogues, des photographies, des annonces dans les
journaux, ainsi que par des déclarations qui peuvent être faites sous serment. La CJUE a qui
revient le soin de préciser cette exigence d’usage sérieux, n’a pas défini cette obligation
d’exploitation, elle a néanmoins indiqué que pour apprécier l’usage sérieux il était
nécessaire de prendre en compte plusieurs éléments, l‘appréciation devant se faire de
manière globale. Quel est le seuil géographique au-delà duquel un usage est qualifié de
sérieux ? Géographiquement, la marque communautaire peut être maintenue dans la
totalité des pays de l’Union européenne par l’usage effectif et sérieux dans un seul État
membre. En effet, lors de l’adoption du règlement sur la marque communautaire, le Conseil
et la Commission ont pris le parti de fixer cette règle dans une déclaration conjointe de 1993
énonçant qu’un usage sérieux au sens de l’article 15 est un usage dans un seul pays. Toute
entreprise même si elle ne souhaite pas exploiter sa marque dans tous les États membres
peut donc valablement avoir recours à la marque communautaire sans avoir à craindre une
action en déchéance pour non-usage. C’est sans doute là un des plus grands atouts de ce
titre unitaire européen.

La dégénérescence
La déchéance peut aussi être encourue pour dégénérescence lorsque le titulaire de la
marque l’a laissée dégénérer. Les articles 12 paragraphe 2 de la directive, l’article L714-6 du
CPI et l’article 51 du règlement sur la marque communautaire ont prévu deux cas. La marque
est devenue par le fait du titulaire, la désignation usuelle d’un produit. Elle a alors perdu son
caractère distinctif comme cela a été jugé pour la marque « Caddie » qui est devenue la
désignation usuelle des chariots de supermarchés. La dégénérescence est ici en quelques
sortes la perverse rançon de la renommée. La marque est devenue par le fait de son titulaire
trompeuse ou déceptive, c'est-à-dire propre à induire en erreur le public notamment sur la
nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Il s’agit de
sanctionner ici la marque qui a perdu par l’usage qui en a été fait une qualité essentielle.
Autrement dit la marque n’était pas déceptive au moment de son enregistrement. C’est le
cas en France pour la marque « Inès de la Fressange », la Cour de Paris a le 15 décembre
2004 jugé que la marque était devenue déceptive en raison de la modification des conditions
de son exploitation, la modification étant que la créatrice n’était plus à l’origine des produits
commercialisés sous la marque constituée de son patronyme. La jurisprudence française
rare et récente en la matière accepte cependant difficilement la déchéance. Il est important
de retenir que la déchéance pour dégénérescence est une sanction du comportement du
titulaire. Autrement dit, il est possible pour le titulaire d’agir pour maintenir son monopole.
En prenant des précautions pour informer le public que la marque est protégée ou encore
par des lettres ou des actions en justice. C’est pourquoi la marque « Frigidaire » n’a pas été
sanctionnée en France par la perte du monopole. Son propriétaire s’est battu pour maintenir
le monopole sur la marque en vie. Si en revanche le titulaire de la marque est resté passif, la
dégénérescence fait tomber la marque dans le domaine public de sorte que tout le monde
peut l’utiliser librement et que plus personne ne peut se l’approprier.

La forclusion par tolérance

La passivité du titulaire du droit est sévèrement sanctionnée en droit des marques, à travers
la règle de la déchéance mais aussi à travers la règle de la forclusion par tolérance. Cette
dernière ne fait pas tomber la marque dans le domaine public mais elle fait perdre à son
titulaire l’exclusivité sur la marque. Cette règle prévue à l’article L716-5 du CPI et à l’article 9
du règlement sur la marque communautaire, prévoit que le titulaire qui tolère pendant 5 ans
consécutifs qu’un tiers exploite sa marque en connaissance de cet usage ne peut plus se
prévaloir de son droit de marque pour revendiquer une antériorité, demander la nullité ou
s’opposer à l’usage de la marque seconde. Autrement dit, il perd le droit d’agir en
contrefaçon et d’annuler l’enregistrement de la marque postérieure. Cette règle explique
que deux marques peuvent cohabiter sur un même territoire. C’est ainsi le cas par exemple
au Royaume-Uni de la marque « Budweiser » détenue par une société américaine et par une
brasserie tchèque. Cette règle fait peser un lourd devoir de veille sur les titulaires de dépôt.

II. Droit sur la marque

a) Contenu du droit
L’enregistrement d’une marque confère au titulaire de celle-ci le monopole de son usage, de
sa jouissance et de sa disposition. On sait que le droit de marque n’est pas absolu puisqu’il
est soumis aux principes de territorialité et de spécialité. Le titulaire de la marque jouit d’un
droit de propriété sur le signe pour les produits et services désignés dans la demande
d’enregistrement et seulement pour ceux-ci. Selon Jérôme Passa, le droit de marque est en
effet relatif ou spécial parce qu’il ne porte que sur les éléments expressément mentionnés
dans l’enregistrement. Bien que le législateur ne l’admette pas ouvertement, il existe une
protection à deux vitesses selon que la marque est notoire ou ne l’est pas. On a déjà abordé
la question de la notoriété qui peut servir d’antériorité au dépôt, on verra ici que la notoriété
de la marque influence le contenu du droit de priorité sur la marque. On verra ensuite
comment le droit de propriété est encadré dans son exercice, ce qui nous conduira à parler
des actes constitutifs de contrefaçon et distinguer les actes soumis à l’autorisation du
titulaire des actes interdits par la loi ou la jurisprudence.

Droits sur les marques notoires et de renommée

Le XXème siècle a vu naître de nombreuses marques mondialisées, connues d’une large
fraction du public, la Convention d’Union de Paris a prévu d’octroyer une certaine protection
dérogatoire au principe d’enregistrement à l’article 6. Il interdit aux tiers de déposer ou
d’utiliser un signe qui serait la reproduction, l’imitation ou la traduction de la marque notoire
pour des produits identiques ou similaires même si la marque notoire n’est pas déposée
dans le pays où la protection est recherchée. Pour être mise en œuvre cette exception doit
réunir deux conditions. Il faut rapporter la preuve du caractère notoire de la marque, et il
faut que la marque seconde porte une atteinte à la marque notoire et pour cela il faut le cas
échéant établir le risque de confusion. On sait que la notoriété doit exister dans le pays où la
protection est recherchée selon les exigences nationales. En France, la notion n’est pas
définie mais la jurisprudence tend à considérer que la marque notoire est connue d’une
large fraction du public en raison de l’importance de l’usage, de l’ancienneté de la marque,
des budgets consacrés à la publicité ou encore de la qualité des produits revêtus de la
marque. Il est par ailleurs acquis pour tenir compte des moyens de communication
contemporains qu’une marque peut être connue sur un territoire sans y avoir été exploitée
commercialement. Il est enfin admis que le titulaire de la marque notoire pourra demander
le refus de l’enregistrement ou sa nullité. La convention d’Union de Paris prévoit que le
titulaire pourra agir dans un délai de 5 ans à compter de l’enregistrement si le tiers déposant
est de bonne foi, ce qui doit être rare, et à tout moment s’il est de mauvaise foi. S’agissant
d’une marque notoire, il y a peu de chance que la bonne foi soit admise surtout si le
déposant est un professionnel, par conséquent, en pratique le plus souvent l’action en
nullité est imprescriptible. Le titulaire de la marque notoire peut-il agir en contrefaçon ?
L’étendue du droit sur la marque notoire non enregistrée est limitée en France. Le titulaire
du droit ne peut pas agir en contrefaçon, le droit français considère que l’article 6bis de la
Convention d’Union de Paris ne peut pas servir de fondement à une action en contrefaçon
dans un pays comme la France où il est écrit que le droit de propriété s’acquiert par
l’enregistrement. Le titulaire de la marque notoire doit se rabattre sur l’action sui generis en
responsabilité civile fondée sur l’article L713-5 du CPI et faire donc interdire l’usage de la
marque sur ce fondement. Ainsi la marque notoire Boeing utilisée pour des avions a pu être
protégée sur ce fondement là pour faire cesser son emploi par un tiers qui utilisait Boeing
pour désigner une eau de toilette. Il a été admis que l’action en responsabilité peut jouer
que les produits ou services en cause soient identiques, similaires ou différents. Cette
solution a été dégagée en France au terme d’un long débat doctrinal et judicaire. L’article
L713-5 du CPI a finalement transposé l’article 5, paragraphe 2, de la directive de 1988, mais
au regard de l’interprétation donnée de cette disposition d’harmonisation par l’arrêt «
Adidas » de la CJUE du 23 octobre 2003. Or le règlement sur la marque communautaire a
défini autrement l’étendue de la propriété sur la marque notoire, l’article 9 a ouvert aux
titulaires de marque notoire la possibilité d’une action en contrefaçon. Ainsi le droit unifié
opère une distinction nette entre protection traditionnelle découlant de l’article 6bis d’une
part et d’autre part la protection spécifique des marques de renommée par-delà le principe
de spécialité. Le CPI confond les deux en posant le principe d’une protection élargie aux
marques notoires enregistrées et aux marques notoires non enregistrées. En termes de
prescription l’action de l’article L713-5 est une action en responsabilité civile non soumise à
la prescription de 3 ans de l’action en contrefaçon mais soumise à la prescription
quinquennale de droit commun. L’action en contrefaçon fondée sur l’article 9 du règlement
prévoit un délai de prescription abrégée. Il est désormais acquis en droit français comme en
droit européen que le signe de la marque seconde peut être identique ou similaire à celui de
la marque notoire. Le CPI ne le précisant pas toutefois, la jurisprudence a pendant un temps
exigé une identité parfaite entre les deux signes, mais la Cour de cassation a par un arrêt de
revirement du 12 juillet 2005 adoptée la position de la CJUE dans l’arrêt « Adidas » précité.
La marque seconde peut être identique ou similaire à la marque notoire. La convention
d’Union de Paris n’a pas imposé une protection spécifique en cas d’atteinte à la marque
notoire en dehors de la spécialité. En revanche l’ADPIC a posé le principe de la protection
des marques de renommée enregistrées contre la dilution c’est à dire en dehors de leur
spécialité. Pour revendiquer cette protection en dehors de la spécialité, trois conditions
cumulatives doivent être réunies : Disposer d’une marque notoire ou de d’une marque de
renommée ; Que ce signe fasse l’objet d’un emploi injustifié, d’une reproduction ou d’une
imitation de la marque injustifiée ; Que cet emploi engendre un préjudice. L’enjeu essentiel
est de rapporter la preuve de la notoriété ou de la renommée de la marque antérieure. Pour
une protection en France, la notoriété s’apprécie auprès du public français. Pour une
protection étendue à l’Union Européenne, auprès du public de l’Union européenne. On a
évoqué plus haut le débat autour de la distinction entre marque notoire et de renommée.
Certains prônent l’équivalence entre les deux termes, d’autres disent que la marque notoire
doit être plus connue que la marque de renommée, on retiendra pour se joindre à la
doctrine dominante qu’il faut veiller à apprécier la renommée auprès du public pertinent, le
public de la spécialité concernée. La reproduction et l’imitation de la marque doivent être
injustifiées, c’est la deuxième condition. L’article L713-5 du CPI indique en effet que la
reproduction ou l’imitation de la marque de renommée engage la responsabilité de son
auteur si ses actes sont de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou
constituent une exploitation injustifiée de celle-ci. Un tel emploi de la marque est injustifié
lorsque la marque seconde tire indument profit du caractère distinctif de la marque notoire
portant atteinte à sa valeur publicitaire, à son image, à ses valeurs ou à ses qualités. Il s’agit
ni plus ni moins de parasitisme économique. Quoiqu’il en soit plus le caractère distinctif et la
renommée de la marque sont importants, plus l’existence d’un emploi injustifié sera aisée à
établir. Le préjudice, troisième et dernière condition, engendré par cet emploi injustifié de la
marque notoire peut être soit la dilution, c'est-à-dire l’atteinte portée au caractère distinctif
de la marque notoire, soit le ternissement de la réputation de la marque, c'est-à-dire
l’atteinte à sa renommée, ce qui peut être le cas si le signe est utilisé dans un cadre
dégradant par exemple. En France cette action en dilution est distincte de l’atteinte à l’image
de marque qui peut être intentée par le titulaire d’une marque même non notoire sur le
double fondement de l’article L713-3 pour imitation de la marque pour des produits
identiques ou similaires et de l’article 1382 du Code Civil.

Actes constitutifs de contrefaçon

Voyons maintenant que le droit de propriété est encadré dans son exercice. Tous les actes
ne sont pas constitutifs de contrefaçon. Le monopole d’exclusivité n’est pas défini par le
législateur, il a néanmoins donné une liste limitative des comportements constituant une
atteinte au droit de marque. Les législateurs français et européen ont prévu qu’il y a des
actes qui sont soumis à autorisation et d’autres qui sont permis sans autorisation.

Les actes soumis à autorisation et la condition d’usage dans la vie des affaires
L’article 5 paragraphe 1 de la directive de 1988 retient que le propriétaire d’une marque ne
peut interdire aux tiers l’usage de son signe que si ce dernier s’effectue dans le cadre de la
vie des affaires. Il faut un usage dans la vie des affaires. L’article L713-2 et 3 du CPI n’a pas
repris directement cette expression à l’inverse du règlement sur la marque communautaire.
Il ne fait cependant aucun doute sur le fait que la condition d’usage dans la vie des affaires
est une condition préalable à la mise en œuvre de la protection du droit sur la marque. La
CJUE a donné un sens à cette formule « usage dans la vie des affaires » en précisant par
exemple dans l’arrêt « Arsenal » qu’il y a usage dans la vie des affaires lorsque cet usage se
situe dans le contexte d’une activité commerciale visant un avantage économique et non
dans le domaine privé. Dans sa décision « Google c/ Louis Vuitton », du 23 mars 2010 la CJUE
constate un usage dans la vie des affaires dès lors que l’usage n’est pas perpétré par un
consommateur final agissant de bonne foi. Certes le comportement de l’annonceur qui
proposant un service de référencement et choisissant en tant que mot clé un signe identique
à une marque d’autrui n’est pas assimilable à un usage dans le domaine privé. La CJUE a
indiqué que pour la condition d’un usage dans la vie des affaires soit remplie, il faut que
l’usager fasse lui-même un usage des signes dans la vie des affaires, ce qui n’est pas le cas du
prestataire de service de référencement. En effet, l’annonceur, c'est-à-dire celui qui met son
annonce sur le site de référencement ne fait pas lui-même un usage commercial des signes
peu importe qu’il soit rémunéré par ses clients pour son service. Il ne fait pas lui-même un
usage commercial des signes. La situation est différente a précisé la CJUE, si l’annonceur
utilise la marque dans le cadre d’une publicité comparative. Dans ce cas l’annonceur peut
être passible de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La CJUE en conclut que Google ne
fait pas un usage dans la vie des affaires au sens de l’article 5 de la directive. Dans l’affaire «
L’Oréal-Lancôme » en date de juillet 2011, le distributeur de produits cosmétiques
reprochait à Ebay l’exploitant d’un marché électronique de ventes mondiales sur internet
son implication dans les infractions au droit des marques commises par les utilisateurs du
site. L’Oréal avançait que les mesures prises par Ebay pour filtrer les annonces
n’empêchaient pas la vente de ses produits dans les Etats tiers. La CJUE a de nouveau dans
cette affaire rejeté la possibilité d’engager la responsabilité indirecte du prestataire de
service sur le terrain du droit des marques au motif que le seul usage d’un signe dans le
cadre d’un service de référencement n’est pas suffisant à remplir la condition de l’usage
dans la vie des affaires. Cette position de la CJUE a été étendue au contentieux opposant les
propriétaires de marques notoires aux annonceurs de publicité. Ainsi dans l’affaire « Mark &
Spencer c/ Interflora » du 22 décembre 2011, la CJUE fait référence à la jurisprudence
Google pour rappeler que si l’annonce publicitaire peut créer un risque de confusion passible
de la sanction de contrefaçon, le seul usage d’un signe dans le cadre d’un service de
référencement ne le peut pas. Il n’est pas exclu pour autant qu’un tel usage puisse être
sanctionné sur le terrain de la protection spécifique des marques de renommée. Dans cette
affaire, la CJUE a considéré en ce sens qu’il appartenait à la juridiction nationale de vérifier si
l’usage litigieux du mot clé Interflora sur le site de vente et de livraison de fleurs Mark &
Spencer pouvait mettre en péril la réputation d’Interflora. Autrement dit, le défaut d’usage
dans la vie des affaires est un obstacle à la mise en œuvre de la protection traditionnelle des
marques mais elle n’est pas en soi un obstacle à la protection spécifique des marques de
renommée pour parasitisme ou dilution. Le recours au critère de la vie des affaires permet
par ailleurs de faire une place particulière à la parodie en droit des marques. A la différence
du droit d’auteur, aucune exception de parodie n’a été prévue par le législateur français ou
européen. Le détournement d’un signe pour des raisons militantes ou parodiques peut sans
doute être analysé comme un usage hors de la vie des affaires et échapper ainsi à la
sanction. La CJUE n’a pas eu à le confirmer encore, en droit français il existe un contentieux
depuis 2001 sur le sujet alimenté par des affaires comme « Greenpeace c/ Esso » qui
montrent que c’est le critère de l’usage dans la vie des affaires qui a permis de régler le
conflit entre liberté d’expression et droit de propriété au profit de la liberté fondamentale. Il
reste que les auteurs de parodie peuvent engager leur responsabilité civile si leurs actes sont
jugés fautifs pour dénigrement ou abus de liberté d’expression. Il y a les actes soumis à
autorisation sans exigence d’un risque de confusion. Outre les contraintes imposées par le
critère de la vie des affaires, il y a en droit des marques les actes interdits par la loi et les
actes qui par nature pourraient constituer une contrefaçon mais que le législateur autorise
expressément.

Les actes soumis à l’autorisation du propriétaire de la marque par la loi même s’il ne
résulte pas un risque de confusion
L’article L713-2 du CPI cite à cet égard les actes de reproduction, d’apposition et d’usage de
la marque dans la même spécialité que celle de la marque enregistrée. Ainsi, le
contrefacteur peut être coupable du simple fait d’avoir fabriqué des flacons ou d’y avoir
apposé la marque même s’il ne les a pas vendus. Il sera coupable du délit de contrefaçon par
reproduction, il sera coupable pour n’avoir pas demandé l’autorisation. L’usage est toléré
par la jurisprudence lorsque la marque est mentionnée aux fins d’information ou dans un
roman par exemple. La reproduction totale ou partielle de la marque consiste en une copie
servile, il s’agit de la reproduire à l’identique. On peut noter une évolution de la
jurisprudence française depuis 2000 liée à l’interprétation faite par les juges de l’article
L713-2 à la lumière de l’article 5 paragraphe 1 a) de la directive de 1988. Il n’y a pas
reproduction mais imitation selon l’article L713-3 si le signe reproduit et/ou utilisé n’est pas
identique à la marque enregistrée mais diffère quelque peu aux yeux du consommateur
moyen. Cette interprétation restrictive a été entérinée par la CJUE dans l’affaire « Arthur et
Félicie » du 20 mars 2003. Ainsi la marque Arthur et Félicie ne reproduit pas à l’identique la
marque Arthur en raison d’une adjonction qui n’est pas insignifiante aux yeux du public.
L’acte d’imitation exigeant la preuve d’un risque de confusion, on comprend bien quel est
l’intérêt pratique d’une telle position pour le titulaire. Est aussi un acte de contrefaçon qui
requiert autorisation, le dépôt à l’INPI d’un signe déjà approprié à titre de marque. En
revanche le dépôt d’un nom de domaine auprès d’un organisme spécialisé ne constitue pas
une contrefaçon tant que le nom de domaine reste inactif. Seul l’usage du nom de domaine
correspondant au signe approprié comme marque est éventuellement constitutif d’une
contrefaçon. Certains actes sont soumis à autorisation mais à la condition qu’ils créent un
risque de confusion. L’imitation existe aussi bien pour des produits ou services identiques
que pour une spécialité similaire à celle désignée dans l’enregistrement. Selon les critères
dégagés par la CJUE dans l’affaire Sabel, en date du 11 novembre 1997, l’imitation résulte
d’une similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle entre les deux signes. En l’absence
d’identité entre les produits ou services, un autre type d’actes est visé par la loi, la
reproduction, l’usage et l’apposition d’une marque pour des produits ou services similaires à
ceux désignés dans l’enregistrement. Le risque de confusion est la clé de voûte de la
protection des marques. Il y a risque lorsque le public est porté à croire que les objets ou
services en concurrence dans la même spécialité proviennent de la même personne. Il
ressort de la jurisprudence de la CJUE que ce risque s’apprécie de façon globale en
considération de l’impression d’ensemble produite par les signes utilisés sur un
consommateur d’attention moyenne qui n’a pas simultanément les deux marques sous les
yeux au moment où il consomme les produits ou au moment où il utilise les services.
L’important est que la confusion soit possible pour le public de référence, il en est de même
pour l’appréciation de la similarité des produits et services.

Actes permis sans autorisation

On sait que les actes dans la vie des affaires sont soumis à autorisation avec ou sans exigence
de risque de confusion selon les cas. On a vu que l’acte de parodier la marque faisait partie
des actes admis par la jurisprudence eu égard au critère de l’usage des affaires mais d’autres
utilisations des marques sont permises par la loi et viennent limiter l’étendue du droit de
propriété sur la marque. Au nombre d’entre elles communes au droit français et au droit
européen, figure celle issue du jeu de l’épuisement du droit. L’épuisement permet aux tiers
de commercialiser ou d’importer le bien couvert par la marque après épuisement du droit
dans les conditions précisées par la loi et par la jurisprudence. La première mise sur le
marché d’un produit portant la marque avec le consentement du titulaire, épuise son droit
d’autoriser la commercialisation ultérieure de ses produits, c’est la règle de l’épuisement qui
est une limitation imposée par la jurisprudence à l’exercice du monopole de propriété
intellectuelle au nom de la libre circulation. Limitation qui est commune à toutes les
catégories de droits intellectuels et nous l’avons d’ailleurs évoquée à propos du droit
d’auteur et à propos du brevet. La règle a été consacrée par le législateur, on la retrouve à
l’article 7 paragraphe 1 de la directive de 1988, à l’article L713-4 du CPI et dans le règlement
sur la marque communautaire. Le titulaire de la marque qui place ses produits ou services
dans le commerce de l’espace économique européen ou qui donne son autorisation à cette
mise dans le commerce ne peut plus invoquer son monopole pour s’opposer aux
importations parallèles. L’épuisement est limité à la distribution et à l’importation ou
l’exportation des produits marqués, il ne couvre pas les autres prérogatives ou opérations.
Le titulaire dispose donc d’une prérogative : celle d’autoriser ou d’interdire une fois pour
toute la commercialisation. En dépit de la consécration législative de la règle d’épuisement,
consécration à l’échelle de l’Union européenne, la CJUE continue à en préciser l’étendue
dans le cadre de son travail d’application et d’interprétation de la règle européenne
d’épuisement. L’objectif est de préciser comment la règle de l’épuisement joue au
contentieux pour limiter l’exercice des droits de propriété intellectuelle. Ainsi elle a précisé
que la preuve du consentement du titulaire incombe à l’importateur qui s’en prévaut en
nuançant toutefois dans certains arrêts l’application des règles de preuves selon les cas de
figure. La CJUE est aussi venue préciser dans l’affaire Merck du 23 avril 2002 que
l’épuisement n’empêche pas l’importateur parallèle de reconditionner les produits marqués,
c’est un motif légitime prévu par la loi si cette opération est objectivement nécessaire, c’est
à dire si le simple réétiquetage ne suffit pas. La CJUE a par ailleurs dans l’affaire Pick du 30
novembre 2004 précisé la définition de la notion de mise dans le commerce au sens de
l’article 7 paragraphe 1 de la directive. L’une des questions préjudicielles posées à la Cour
était de savoir si l’importation de produits de marque et l’offre de ces produits aux
consommateurs par le titulaire sans qu’il y ait eu effectivement vente constitue une mise
dans le commerce. La cour a répondu par la négative. Ainsi en vendant des produits revêtus
du signe distinctif, le titulaire épuise son droit sur la marque apposée sur les produits. En
revanche en l’absence de transfert de propriété des produits le droit sur la marque ne
s’épuise pas. Le titulaire conserve tous ses droits sur la marque apposée sur les produits
importés ou simplement proposés à la vente. D’autres limitations légales permettent à des
tiers d’utiliser la marque. Elles sont prévues aux articles L713-6 du CPI et 12 du règlement sur
la marque communautaire. On retiendra deux hypothèses. L’utilisation de la marque par les
titulaires de droits antérieurs. En effet l’enregistrement de la marque ne fait pas obstacle à
l’utilisation du même signe comme dénomination sociale, nom commercial ou enseigne,
lorsque cette utilisation est antérieure à l’enregistrement. Il en va de même si cette
utilisation est le fait d’un tiers de bonne foi faisant usage de son nom patronymique. La
seconde hypothèse vise le conflit entre droit de propriété et droit à une publicité
comparative. L’utilisation de la marque par un concurrent dans une publicité comparative
est une exception légale à condition que la publicité soit licite selon les règles posées par le
code de la consommation. Le régime de la publicité comparative a été harmonisé par la
directive 84/450 et certains arrêts de la CJUE qui ont cherché à tracer la frontière entre les
pratiques commerciales déloyales et la publicité licite. On compte notamment parmi eux,
l’arrêt « 02 holdings limited » du 12 juin 2008. La loi française a prévu que l’utilisation est
libre si la marque constitue la référence nécessaire pour indiquer la destination d’un produit
ou d’un service notamment en cas d’accessoire ou pièce détachée. En France, outre
l’application de l’article 1382 du Code Civil, les infractions au régime de la publicité
comparative sont le cas échéant punies par le code de la consommation ou par le CPI au titre
de la contrefaçon de marque.

b) Régime de l’action en contrefaçon

Quel est le régime de l’action en contrefaçon en droit des marques ? L’action en contrefaçon
de marque civile ou pénale est exclusivement dévolue aux juridictions nationales, qu’il
s’agisse de protéger la marque nationale ou la marque communautaire. Pour faciliter la
preuve de la contrefaçon, le CPI offre des procédures de saisies qui peuvent être préventives
pour empêcher les contrefaçons. Elles sont détaillées dans l’article L716-6 du CPI. Ces
mesures préventives peuvent consister en une saisie-contrefaçon prévue à l’article L716-7,
soit en une saisie-description soit en une saisie-réelle. Les mesures préventives peuvent
aussi consister en une retenue en douanes prévue à l’article L716-8. Cette dernière retenue
doit être demandée non pas au juge mais à l’administration des douanes.

Le déclenchement de l’action en contrefaçon

Parlons du déclenchement de l’action et plus particulièrement des titulaires habilités à ouvrir
l’action en contrefaçon. Pour dire que la solution française est commune à toute la propriété
industrielle, l’action est ouverte aux titulaires ou à son cessionnaire. Le licencié exclusif peut
intenter l’action à condition d’avoir mis vainement le propriétaire en demeure d’agir. Les
ayants-cause du propriétaire initial ne peuvent agir que si leur contrat a été publié au
registre national des marques. Le licencié simple peut seulement intervenir si son contrat n’a
pas été publié selon l’article L714-7. On rappellera ici qu’en application du droit français des
marques, le titulaire d’une marque notoire non enregistrée ne peut pas agir en contrefaçon.
Il en va différemment en application du règlement sur la marque communautaire. Quant au
moment de l’action la solution est identique au droit des brevets. Entre le dépôt de la
demande et sa publication, l’action n’est possible que si le demandeur notifie au défendeur
une copie certifiée de son dépôt. A partir de la publication de la demande, le déposant peut
assigner le prétendu contrefacteur sans conditions particulières. Les faits répréhensibles
sont ceux qui sont commis à partir de la publication de la demande d’enregistrement ou à
partir de la notification. Le Tribunal doit surseoir à statuer jusqu’à la publication de
l’enregistrement. L’action se prescrit par 3 ans selon l’article L716-5 al.3. L’analyse de la
jurisprudence sur ce point permet d’ajouter qu’en cas de reproduction le point de départ du
délai sera la fabrication des étiquettes ou conditionnement portant la marque contrefaite.
En cas d’usage, le délit est continu et le délai est compté à partir du dernier acte d’usage de
la marque, le plus souvent un acte de commercialisation des produits marqués. Dans le cas
où l’acte de contrefaçon consiste dans le dépôt de la marque n’ayant fait l’objet d’aucun
usage antérieur, le point de départ est, selon la jurisprudence, la radiation au registre
national des marques.

Le déroulement de l’action en contrefaçon

Au civil le demandeur n’a pas à se préoccuper de la bonne ou de la mauvaise foi du
défendeur. Pour certains agissements, il devra surtout établir le risque de confusion. L’article
L716-7-1 permet de demander au tribunal d’ordonner la production de documents
permettant d’identifier les personnes impliquées dans la contrefaçon, les quantités
produites ou commercialisées ainsi que leur prix. Ce droit d’information sur les réseaux de
contrefaçon a été consacré par la loi du 29 octobre 2007 et ce droit appartient aux titulaires
de toutes les catégories de biens intellectuels. Au pénal, la contrefaçon des marques est en
France un délit non intentionnel. L’élément matériel de l’infraction doit être établi de la
même manière qu’au civil. C’est seulement dans le cas du délit de substitution de produits
prévu à l’article L716-10 d, du CPI qu’il faudra établir que le défendeur a agi sciemment. Les
moyens du défendeur sont les mêmes au civil qu’au pénal. Il peut répliquer en alléguant
l’absence de contrefaçon parce que l’acte de contrefaçon est permis ou autorisé, la
prescription triennale de l’action en contrefaçon prévue à l’article L716-6 alinéa 3, la nullité
ou la déchéance peuvent être invoquées pour dire que le titulaire est sans droit ou encore la
forclusion par tolérance qui sanctionne comme on l’a vu le fait pour le titulaire de la marque
première d’être resté passif pendant 5 ans après avoir pris connaissance de l’exploitation de
la marque seconde.

Le dénouement de l’action
Au civil, le tribunal pourra prononcer contre le défendeur diverses interdictions comme celle
d’utiliser la marque contrefaisante, la radiation de la marque contrefaisante, la publication
du jugement, le retrait des objets contrefaisants des circuits commerciaux mais aussi et
surtout des dommages et intérêts. Sachant que depuis la loi du 29 octobre 2007, l’article
L716-14 permet de fixer les dommages et intérêts à hauteur des bénéfices réalisés par le
contrefacteur, et ceux-ci dépassent souvent le manque à gagner du propriétaire de la
marque car le propre de la contrefaçon est de rapporter davantage que la vente des biens
authentiques. Il y a donc ici rupture avec le principe indemnitaire classique, pour lequel on
indemnise tout le préjudice rien que le préjudice. C’est pourquoi on parle aussi de
dommages et intérêts punitifs en matière de contrefaçon de marque. Au pénal, le tribunal
correctionnel peut prononcer diverses confiscations et la fermeture de l’établissement du
délinquant. Quant aux peines, l’article L716-9 prévoit 400 000 Euros d’amende et 4 ans de
prison. Lorsque la contrefaçon a été commise en bande organisée, les peines sont portées à
500 000 Euros d’amende et à 5 ans d’emprisonnement. Depuis la loi du 5 février 1994, il
existe en outre un délit douanier de contrebande sanctionné par l’article 414 du code des
douanes, et les amendes prévues par ce code peuvent se cumuler avec celles de droit
commun. Depuis la loi du 9 mars 2004 sur l’adaptation de la justice aux évolutions de la
criminalité, les agents de douanes peuvent s’infiltrer dans les milieux délinquants en se
faisant passer pour des complices pour mieux les surveiller. On peut observer que le régime
de l’action en contrefaçon de marques est national mais qu’il évolue dans une certaine
mesure sous l’influence du droit supranational, lequel est soucieux d’inciter les États à
prendre des mesures destinées à lutter plus efficacement sur le terrain de la contrefaçon. Au
civil ou au pénal, les juridictions nationales sont chargées de la mise en œuvre de la
protection des titres nationaux et communautaires sur le terrain de l’action en contrefaçon
de marque. Ces juridictions nationales sont aussi chargées du contentieux de la nullité, de
l’épuisement ou encore de la déchéance des titres de marques lorsque ces demandes sont
faites dans le cadre d’une action connexe ou reconventionnelle. Le règlement sur la marque
communautaire a prévu la possibilité pour le titulaire de demander un renvoi de l’affaire en
nullité devant l’OHMI invitant dans ce cas le tribunal national à surseoir à statuer. En France
tout le contentieux de la contrefaçon au civil est dévolu au tribunal de Grande Instance de
Paris devenu le tribunal français de la marque communautaire. Dans d’autres pays membres,
comme l’Allemagne il existe 18 tribunaux compétents pour gérer le contentieux de la
marque communautaire ce qui multiplie sans doute les risques de divergences entre les
solutions. Mais la situation est peut-être seulement transitoire. En effet il est question de
confier un jour le contentieux de la contrefaçon de la marque communautaire à une
juridiction supranationale. L’avenir nous le dira.
 Propriété intellectuelle
Les dessins et modèles

L’harmonisation des marques a montré le chemin à l’harmonisation d’une autre catégorie de

droits de propriété industrielle destinée à protéger la forme extérieure du produit : les
dessins et modèles. Le monopole sur les dessins et modèles se traduit par le droit d’interdire
à autrui de copier ou d’utiliser la même gamme de produit. Il récompense la création de
produits à l’apparence attractive de clientèle. L’objectif du dessin et modèle est de
compléter la protection offerte sur les autres terrains de la propriété intellectuelle. Selon les
pays, les dessins et modèles peuvent aussi être protégés exclusivement ou cumulativement
sur le terrain des droits d’auteur. La protection juridique de l’aspect extérieur d’un produit
représente un enjeu majeur de la création industrielle. Bien que les créations ornementales
peuvent bénéficier d’une protection sur le terrain du droit d’auteur, si elles en remplissent
les conditions, il est apparu très vite nécessaire de proposer un régime spécifique, distinct,
aux objets à caractère utilitaire exprimés sous une forme esthétique. On se situe ici aux
confins des beaux-arts et de l’industrie. Le régime juridique et la procédure de dépôt des
dessins et modèles furent adoptés en France par la loi du 18 mars 1806 sous la pression des
industriels lyonnais de la soie car la loi de 1793 sur la propriété littéraire et artistique était
jugée inapplicable à l’art utilitaire que l’on appelle aussi désormais le « design industriel ». La
loi du 11 mars 1902 a réformé le régime de 1793 en étendant son application aux sculptures
et dessins d’ornements. La loi du 14 juillet 1909 l’a encore réformée pour consacrer la
théorie de l’unité de l’art en introduisant la possibilité du cumul de protection. Sans jamais
remettre en cause le principe du cumul, la loi française a été ensuite modifiée en 1990 puis,
en 2001, elle a été de nouveau modifiée par une ordonnance du 25 juillet 2001 venue
transposer la directive d’harmonisation 98/71 du 13 octobre 1998 sur la protection juridique
des dessins et modèles. Ce texte d’harmonisation n’a pas pour autant imposé le principe du
cumul aux autres États membres. On notera que la solution française n’étant pas toujours
reprise par les autres systèmes juridiques ; ce choix quant au cumul est à la source de
nombreux conflits pour l’application du droit international privé de la propriété
intellectuelle. Le régime juridique spécifique des dessins et modèles contemporains s’écarte
de celui des droits de la propriété littéraire et artistique pour se rapprocher du régime des
droits industriels. Comme en matière de marques, il y a plusieurs titres possibles : titre
national et titre communautaire. En effet, le règlement n°6/2002 du 12 décembre 2001 a
offert la possibilité d’obtenir un titre unitaire européen répondant d’un régime unifié à
l’échelle de l’Union européenne. Comme en matière de brevets et de marques, il est
possible d’étendre sa protection des créations ornementales par un dépôt effectué au
bureau international de l’organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) selon
les termes de l’arrangement de la Haye. Aucune convention internationale n’a consacré un
régime de protection spécifique harmonisé sur le terrain de la propriété industrielle. L’ADPIC
a seulement indiqué à l’article 25.1 que les membres devront prévoir la protection des
dessins et modèles industriels créés de manière indépendante qui sont nouveaux ou
originaux. Cet article n’a pas précisé le terrain de cette protection. L’article 4 de la
convention de Paris a imposé aux États d’accorder au déposant d’un dessin et modèle un
droit de priorité de 6 mois. Quant à la Convention de Bern, elle a posé à l’article 2,
paragraphe 7, le principe d’une protection des dessins et modèles mais sur le terrain des
droits d’auteur. La convention d’Union de Bern a retenu un système particulier : elle déroge
au principe du traitement national dans le cas où le pays d’origine ne reconnaît pas l’unité de
l’art pour le remplacer dans ce cas de figure par le principe de réciprocité. Ainsi lorsque les
œuvres sont protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, leur
auteur ne peut pas réclamer dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale lui soit
accordée dans ce pays sur le terrain des dessins et modèles. En tout état de cause, la
Convention d’Union de Bern a imposé dans ce cas une protection minimale des dessins et
modèles dans le pays d’accueil comme œuvre artistique. Cependant, le principe de
réciprocité ne s’applique pas aux ressortissants de l’Union européenne, ce qui serait assimilé
à une discrimination en raison de nationalité, discrimination interdite par l’article 18 du
TFUE. Ainsi lorsque les dessins et modèles sont protégés dans un pays membres de l’Union
européenne sur le terrain de la propriété littéraire et artistique sans possibilité de cumul de
protection, ce cumul peut néanmoins être réclamé dans un autre pays de l’Union
européenne où la législation interne le permet. Pour délimiter les contours du régime
spécifique de protection des dessins et modèles, il convient de préciser d’abord les
conditions de la protection puis une fois que l’on aura identifié les biens intellectuels
pouvant faire l’objet d’une appropriation et que l’on aura précisé les conditions de la
délivrance de l’enregistrement, on présentera dans une seconde partie le contenu de ce
droit de propriété. Outre les conditions de fond qui doivent être réunies pour s’approprier
un dessin et modèle le législateur impose une condition de dépôt sauf comme on le verra en
droit communautaire où le règlement 2001 a prévu d’accorder un régime unifié de
protection aux dessins et modèles enregistrés et un autre aux dessins et modèles non
enregistrés. Nous distinguerons les conditions de fond des conditions de forme propre à
l’enregistrement d’un dessin et modèle. Voyons les conditions de fond.

I. Conditions de fond
La protection légale est réservée à certaines personnes sur certains objets correspondant à
la catégorie juridique des dessins et modèles. Quelques mots tout d’abord sur la titularité.

a) La titularité
Si le dépôt du dessin et modèle est, du reste en France, obligatoire, le titulaire est le
créateur. C’est ce qu’énonce l’article L511-9 du CPI. L’employeur ne peut être investi des
droits qu’en vertu d’une cession expresse. La personne morale peut être titulaire de l’œuvre
collective c'est-à-dire réalisée à l’initiative d’une personne qui rassemble les contributions de
plusieurs auteurs qui ont travaillé en parallèle et sans concertation. Enfin, un groupe de
créateurs peut effectuer un dépôt de dessin et modèle en copropriété. On dit qu’ils sont
coauteurs d’une œuvre de coopération. La preuve de la titularité pose souvent difficultés. Le
code a alors prévu une présomption qui joue en faveur du déposant, le premier déposant est
considéré comme le créateur. Ainsi le dépôt français du dessin et modèle produit, comme le
brevet, un effet déclaratif de droit. Le véritable propriétaire a la possibilité d’intenter une
action en revendication selon les modalités prévues à l’article L511-10 du CPI. Comme en
matière de marques le régime des titres non enregistrés n’est pas harmonisé. S’agissant du
principe d’appropriation, la directive a en effet posé le principe de la protection par le dépôt
sans imposer les effets de ce dépôt. Cela permet à la France de faire présumer que le
premier déposant est le créateur du dessin et modèle tandis que la propriété du titre peut
appartenir dans un autre pays membre à son premier déposant sans que ce dernier puisse
renverser la présomption en prouvant sa qualité de créateur. Peu importe dans ce cas si le
dessin et modèle est la création d’une autre personne que le déposant lui-même.

b) Objets susceptibles d’appropriation

Concernant les objets susceptibles d’appropriation, deux conditions de fond doivent être
remplies pour pouvoir déposer un dessin et modèle. On doit être en présence d’une création
de forme à caractère ornemental ou esthétique, et cette création doit être nouvelle.

Les créations de forme à caractère ornemental ou esthétique.

S’agissant de la forme, comme le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles ne protège
que les créations objets qui se matérialisent dans une forme à l’exclusion des idées et du
style. Contrairement au droit d’auteur, le dessin et modèle doit résulter d’un effort qui s’est
obligatoirement concrétisé matériellement. A la différence du droit d’auteur, le législateur
ne propose pas une liste des choses qui peuvent être appropriée. Seule la pratique permet
d’identifier des exemples de formes appropriables, sacs, cartouches d’encre, radiateurs,
batterie d’ordinateurs portables, produits alimentaires, médicaments, pièces automobiles
etc. Peu importe que la forme en cause soit en 2 ou en 3 dimensions. D’ailleurs si elle est en
3 dimensions, on parlera de modèle et non de dessin. La seule véritable limite est dans la
forme exclusivement définie par des contraintes techniques.

Caractère propre ou individuel

La création doit présenter un caractère propre ou individuel. L’article L511-4 dispose en ces
termes qu’un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle
d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou
modèle divulgué avant la date de dépôt. La notion de caractère propre est la transposition
française de la notion de caractère individuel consacrée par la directive et par le règlement.
L’observateur averti n’est ni l’expert en esthétique ni le simple consommateur. L’analyse de
la jurisprudence française nous informe qu’il s’agit de l’utilisateur doté d’une vigilance
particulière que ce soit en raison de son expérience professionnelle ou de sa connaissance
étendue du secteur considéré. Autrement dit, l‘objet doit avoir un caractère propre ou
individuel dans le domaine créatif considéré. Ce caractère rappelle un petit peu celui de
l’originalité en droit d’auteur. Il affirme une exigence de créativité pour obtenir un dessin ou
modèle.

Apparence
La création doit remplir la condition d’apparence. Le domaine d’appropriation est limité aux
seuls éléments visibles. La forme doit être visible, apparente pour l’utilisateur final. Cette
condition au départ de construction prétorienne, a été consacrée par le nouvel article L511-1
du CPI, qui a transposé l’article 1er de la directive de 1998 laquelle a défini le dessin et
modèle protégeable au moyen de la notion centrale d’apparence. On retrouve cette notion
dans le règlement de 2001 sur le dessin et modèle communautaire. Cette notion signifie que
le dessin et modèle doit être perceptible par la vue et non par le toucher. Ne sont pas non
plus protégeables les éléments dissimulés à l’intérieur d’un objet. Ainsi la texture d’un tissu
n’est pas protégeable parce qu’elle n’est perceptible que par le toucher, un logiciel ne l’est
pas non plus à l’exception des interfaces graphiques qui sont indépendantes du logiciel et
qui sont visuellement perceptibles par les utilisateurs. La condition d’apparence explique
donc que l’article L515-5 ait écarté de la protection les éléments non visibles d’un produit
complexe. Cette condition d’apparence qui est étrangère au droit d’auteur est de nature à
réduire considérablement le champ d’application des dessins et modèles. Il rappelle
davantage la règle de la représentation graphique propre au droit des marques qui écarte
comme on l’a vu la possibilité de protéger les signes olfactifs, gustatifs et dans une certaine
mesure les signes sonores.

Caractère ornemental ou esthétique

La création doit présenter un caractère ornemental ou esthétique. Le dessin et modèle doit
présenter un caractère esthétique et non pas purement utilitaire. Bien que la loi ne le
mentionne pas, il est acquis que, pour que la forme de l’objet soit protégée, elle doit avoir
une valeur attractive de clientèle, apporter un plus à l’objet commercial qui peut avoir une
destination industrielle voire une fonction utilitaire. Les créations peuvent être artisanales il
peut s’agir de joaillerie, du dessin d’un tissu par exemple, il peut s’agir aussi du design
industriel comme la carrosserie d’automobile ou l’art du mobilier. Toutefois si le caractère
utilitaire permet de breveter l’objet en tant qu’invention se pose alors le problème du cumul
de protection. Il faut distinguer plusieurs cas de figure. Dans le cas où la création est
purement utilitaire et ne poursuit aucun but ornemental ni esthétique, l’article L511-8
prévoit qu’une telle création n’est pas protégeable sur le terrain des dessins et modèles dès
lors qu’elle est protégeable sur le terrain des brevets. C’est le cas lorsque les caractéristiques
de l’apparence sont exclusivement imposées par la fonction technique du produit. Cela a été
jugé par exemple à propos de la forme d’un haut-parleur nécessaire à la diffusion du son.
Dans le cas où la création est purement ornementale, l’objet n’est pas brevetable bien qu’il
soit utilisé dans l’industrie alors seule la protection des dessins et modèles est envisageable.
Dans le cas où la création est à la fois utilitaire ou ornementale, on parle de forme
fonctionnelle comme la planche à voile dont la forme est imposée pour assurer une bonne
flottaison. Si l’on peut dissocier la forme ornementale de son résultat utilitaire, le cumul des
protections est permis par la loi. Si les deux sont indissociables, l’objet peut seulement être
protégé à titre de brevet. Cette solution explique que nombre d’objets restent sans
protection parce que, bien que purement utilitaires, ils ne remplissent pas toutes les
conditions de protection sur le terrain des brevets. Pour savoir si la forme et le résultat sont
séparables ou non, la jurisprudence a pu appliquer le critère de la multiplicité des formes. Si
plusieurs autres formes permettent d’atteindre le même résultat utilitaire, les éléments sont
dissociables et le cumul est possible. Dans le cas inverse, seule la protection des brevets peut
être recherchée. L’article L511-8 du CPI tel que réformé en 2001 semble permettre de
continuer à recourir à ce critère objectif de la multiplicité des formes mais la jurisprudence
française ne le fait pas de manière systématique. Sous l’influence de la CJUE, elle aurait
même plutôt tendance parfois à rejeter ce critère. La loi française a très clairement exclu de
la protection des dessins et modèles les pièces détachées comme par exemple les pièces
mécaniques d’un moteur, les pièces détachées dont la forme est imposée par la nécessité de
les intégrer à un ensemble formant un objet unique. Les pièces d’interconnexion ne sont
donc pas protégeables mais les pièces détachées visibles le sont, comme une portière de
voiture par exemple. Les pièces détachées visibles sont qualifiées de produits complexes par
l’article L511-5. Toutefois il est prévu dans le texte que la protection de ces dessins et
modèles reste possible si l’ensemble est conçu de façon modulaire ce qui est le cas des Lego
par exemple. Cette précision légale également présente dans le règlement sur le dessin et
modèle communautaire est de nature à condamner la solution selon laquelle les jouets
mécano qui sont des produits modulaires ne sont pas protégés par le droit des dessins et
modèles. Cette solution a pu être consacrée par la jurisprudence française avant le texte
nouveau. Il est désormais précisé en toutes lettres dans le texte qu’un dessin et modèle qui a
pour objet de permettre des assemblages ou connexions multiples à des produits qui sont
interchangeables au sein d’un ensemble conçu de façon modulaire peut être protégé. C’est
ce qu’on appelle « la clause Lego ». La clause Lego étendue à l’échelle de l’Union
européenne aura sans doute servi la cause de l’industrie du jeu de construction.

La condition de nouveauté
C’est une condition importante. La nouveauté est une notion courante de la propriété
intellectuelle, on l’a en effet étudiée en droit d’auteur mais aussi en droit des brevets. La
condition de nouveauté est posée en droit des dessins et modèles par la loi française mais
aussi par la directive et par le règlement sur le dessin et modèle communautaire, à l’article 5.
En France selon l’article L511-3, la nouveauté existe si à la date du dépôt de la demande
aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué. Il n’est pas nécessaire de démontrer une
activité artistique. La nouveauté de la forme extérieure du produit s’entend de la différence
par rapport à l’état de l’art antérieur au dépôt. Ainsi le dépôt effectué à l’étranger constitue
une antériorité. Un gobelet gallo-romain exposé dans un musée américain constitue une
antériorité. Le CPI et le règlement précisent les conditions du contrôle de la nouveauté. Des
dessins et modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne
diffèrent que par des détails insignifiants. Ce contrôle s’impose aux offices comme aux juges.
Il est plus ou moins délicat selon les secteurs considérés de l’art, de l’industrie ou de
l’artisanat. Un dessin et modèle est différent de ses prédécesseurs s’il est nouveau de
mémoire d’hommes sans aucune limitation de temps ni même de territoire. S’il n’est pas
nouveau, on dit qu’il est antériorisé. Il doit être antériorisé de toutes pièces pour ne pas
pouvoir bénéficier de la protection spécifique. Ce sera seulement le cas si aucun des
éléments essentiels de la forme extérieure du produit n’est différent de ce qui a pu exister
par le passé. Il est acquis que la création doit produire sur l’utilisateur averti une impression
visuelle globale différente. Il n’est pas question d’imposer une analyse caractéristique par
caractéristique du produit en cause. Seule une appréciation d’ensemble est acceptable.
L’expression « impression visuelle d’ensemble » n’a toutefois pas le mérite de la clarté. Le
Tribunal de 1ère Instance a rendu sa première décision en matière de dessins et modèles
communautaires le 18 mars 2010 dans l’affaire « Grupo c/ Pepsi Cola ». Il a fait droit à la
demande de nullité d’un enregistrement au motif que les produits concernés en l’occurrence
des articles promotionnels pour jeux ne produisaient pas une impression globale différente
sur l’utilisateur averti mais présentait au contraire certaines similitudes qui n’étaient pas le
résultat d’une restriction de la liberté du créateur. Force est de constater que l’opération de
contrôle de la nouveauté est encore plus délicate s’il faut l’apprécier au regard du degré de
liberté du créateur dans le secteur industriel concerné et ce pour décider si les produits
produisent une impression globale différente. L’article L511-4 dispose que pour
l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la
réalisation du dessin et modèle. L’article 6 du règlement rappelle que la nouveauté
s’apprécie de pair avec le caractère propre. En effet il est nécessaire que le créateur ait pu
exprimer une certaine liberté pour arrêter la forme extérieure du produit. A défaut de quoi
la forme imposée ne peut pas avoir de forme propre. Pour autant la liberté de création n’est
pas la même dans tous les secteurs d’activité, il convient d’en tenir compte pour apprécier la
condition de nouveauté. Le cumul de l’exigence de caractère propre avec l’exigence de
nouveauté semble soulever des difficultés d’articulation des deux critères quand il s’agit
d’apprécier la liberté d’exploitation du créateur. L’antériorité dont on vient de parler n’est
opposable que si elle a été divulguée, c’est à dire rendue accessible au public mais aussi
raisonnablement connue des professionnels du secteur concerné. L’article L511-6 du CPI et
l’article 7 du règlement ont défini ainsi la notion de divulgation : « Un dessin ou modèle est
réputé avoir été divulgué s’il a été rendu accessible au public par une publication, un usage
ou tout autre moyen ». Il n’est pas nécessaire que le public ait effectivement accédé à la
création. Comme en droit d’auteur la divulgation est donc l’acte qui rend la création
accessible au public. Les formes de la divulgation importent peu. Une liste illustrative est
avancée par le législateur, la divulgation peut être faite par publication, par usage ou par
tout autre moyen. Cette présentation large de la divulgation rend d’autant plus difficile la
possibilité d’une nouveauté. Toutefois l’article L511-6 ajoute qu’il n’y a pas divulgation
lorsque le dessin ou modèle n’a pu être raisonnablement connu selon la pratique courante
des affaires dans le secteur intéressé par des professionnels agissant dans l’UE avant la date
du dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de la priorité revendiquée. On
retrouve la même limite à la divulgation dans l’article 7 du règlement. L’état de l’art se
trouve limité dans son territoire et dans un milieu de référence. A cette première limite
s’ajoute une autre limite posée à l’article L511-6 le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir
été divulgué au public du seul fait qu’il a été divulgué à un tiers sous condition explicite ou
implicite de secret. Cette limite à la divulgation est imposée par la nécessité de respecter les
accords de confidentialité. Ainsi dans le cas où le bien est divulgué en violation d’une
obligation contractuelle de secret, il est possible d’enregistrer le dessin et modèle. Enfin, il
existe une dernière hypothèse prévue par la loi, dernière hypothèse où la divulgation n’est
pas prise en considération pour détruire la nouveauté. Lorsque la divulgation a eu lieu dans
les 12 mois précédant la date du dépôt de la demande ou avant la date de priorité
revendiquée. Peu importe à cet égard que la divulgation soit le fait d’un tiers ou du créateur
lui-même. Ainsi la commercialisation d’un produit précédant de peu le dépôt du modèle
n’est pas destructrice de la nouveauté, nouveauté condition de fond de la protection des
dessins et modèles. L’antériorité non divulguée ne représente donc pas un danger pour le
dépôt d’un dessin et modèle. Peut-on pour autant impunément déposer une antériorité non
divulguée ? Le déposant risque la fraude par usurpation permettant au créateur d’agir en
revendication. Cela est prévu à l’article L511-10 du CPI. La preuve de l’antériorité est
toujours à la charge de celui qui l’invoque pour contester la protection d’un dessin et
modèle. Très souvent en défense dans le cadre d’une action en contrefaçon. Cette charge
est lourde, il faut prouver l’antériorité de toute pièce, il faut prouver la divulgation. Un
dessin et modèle doit-il être de surcroît original ? Avant la réforme de 2001 la jurisprudence
a fait un amalgame entre nouveauté et originalité et ainsi la Cour de Cassation a pu exiger du
dessin et modèle qu’il soit nouveau et qu’il exprime la personnalité de l’auteur. Après la
réforme, cette juridiction a cultivé l’ambiguïté. Frédéric Pollaud-Dulian fait justement
observer que la condition d’originalité découle de la notion même de création.
Concrètement, il est vrai que l’on a du mal à concevoir un dessin et modèle nouveau mais
banal. Il reste que l’empreinte de la personnalité n’est pas une condition de fond de la
protection des dessins et modèles en France. Néanmoins la preuve de cette condition peut
servir à établir la nouveauté.

II. Conditions de forme

L’attribution de la propriété du dessin ou modèle se fait grâce à un dépôt effectué auprès de
l’OMPI ou de l’OHMI. Le règlement et le code retiennent en effet que la propriété est
accordée au déposant qui est présumé en être le créateur. Le règlement a toutefois créé un
régime unifié pour un dessin ou modèle non déposé. Les conditions d’acquisition de ce titre
de propriété sont identiques à celles des dessins ou modèles enregistrés, mais son régime de
propriété diffère substantiellement comme on le verra plus loin, il permet une appropriation
brève et une protection combinée avec celle issue du droit d’auteur. Suivant les dispositions
de l’article 11 du règlement, le droit de propriété sur le dessin ou modèle non déposé naît à
compter de la première divulgation au public au sein de l’Union européenne et bénéficie
prima facie à la personne qui a effectué cette première divulgation sur le territoire de
l’Union européenne. Le titre appartient à la personne qui se prévaut du dessin et modèle. Il
appartient à la personne qui se prévaut du titre d’en apporter la preuve. Aucun autre
élément n’est pris en considération pour la reconnaissance du dessin et modèle non
enregistré. Et il n’y a en outre aucune restriction quant à la nationalité de celui qui divulgue.
La directive de 1998 n’a cependant pas imposé les règles d’appropriation des dessins et
modèles, laissant les États membres libres d’y déroger. En pratique, certains systèmes de
dépôt nationaux produisent un effet constitutif de droit ; d’autre part certains systèmes
n’exigent pas le dépôt, d’autres l’exigent. Il existe d’importantes divergences qui sont la
conséquence des lacunes de l’harmonisation européenne. Les systèmes de dépôt devant
l’INPI et l’OHMI présentent néanmoins de nombreuses similitudes et impliquent le respect
des mêmes formalités en vue de l’obtention d’un enregistrement. On précisera les effets de
l’enregistrement et puis on évoquera les différentes voies de dépôt en tenant compte de la
procédure centralisée de dépôt devant l’OMPI.

a) Procédures nationale et européenne

Dépôt
Il existe deux régimes de dépôt en France : le dépôt ordinaire et le dépôt simplifié qui
bénéficie aux industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor de leurs
produits, article L512-2 du CPI. Le recours à la procédure du dépôt simplifié peut être fait
auprès de l’INPI pour obtenir un délai à compter de la date du dépôt et ce afin de définir une
stratégie d’appropriation et choisir les vues qui seront publiées. Cette procédure obéit à
certaines formalités allégées. La présentation des reproductions est moins exigeante.
Surtout le dépôt simplifié est aussi moins coûteux que le dépôt ordinaire dont il est ici
question. Le dépôt du dessin ou modèle est reçu en France au siège de l’INPI pour
l’obtention d’un titre national. C’est le lieu imposé par la loi pour les résidents français mais
hors de Paris ce dépôt peut s’effectuer au greffe du Tribunal de Commerce ou au greffe de la
juridiction statuant en matière commerciale laquelle transmettra ensuite le dossier à l’INPI.
Une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire peut être déposée
auprès de l’OHMI ou auprès du service central de la propriété industrielle d’un État membre
ou encore dans les pays du Bénélux qui ont déjà un dessin ou modèle commun ; le dépôt
doit alors se faire auprès du bureau Bénélux des dessins ou modèles. Toute demande est
transmise à l’office d’harmonisation du marché intérieur. Les déposants n’ayant pas leur
siège social ou leur domicile dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État
partie à l’accord sont tenus de constituer un mandataire satisfaisant aux conditions légales.
Le déposant doit remplir une demande d’enregistrement laquelle comporte, à peine
d’irrecevabilité, l’identification du demandeur, une redevance fixe et une redevance pour
chaque reproduction mais surtout une ou plusieurs reproductions graphiques ou
photographiques des dessins ou modèles éventuellement accompagnées d’une brève
description. Il est également possible de fournir à des fins documentaires, un échantillon de
papier, de tissu par exemple mais uniquement à des fins documentaires. Un même dépôt
peut porter sur un produit décrit au moyen de plusieurs dessins ou modèles à condition qu’il
relève d’une même classe au sens de la classification établie par l’arrangement international
de Locarno du 8 octobre 1968. Cette exigence ne concerne pas le dépôt simplifié ni le dépôt
portant sur des ornementations. Chaque office peut avoir des exigences propres concernant
le nombre de dessins ou modèles concernés et le nombre de représentations graphiques ou
photographiques qui peuvent être incluses dans le dépôt. Ainsi pour la procédure devant
l’INIPI, le dépôt ne peut porter sur plus de 100 reproductions. Pour la procédure devant
l’OHMI le nombre de biens intellectuels par dépôt est illimité mais le nombre de vues par
biens intellectuels est limité à 7, au-delà les vues ne sont pas prises en considération. Les
reproductions sont la pièce essentielle du dossier car ce sont elles qui permettent de fixer le
périmètre de la propriété. Elles sont aux dessins ou modèles ce que les revendications sont
au brevet ou encore ce que la spécialité est à la marque. Le déposant qui souhaite
revendiquer la priorité unioniste de l’article 4 de la convention d’union de Paris, doit inclure
au dossier sa demande de priorité et renseigner l’office sur le précédent dépôt étranger.
Devant les offices internationaux, se pose la question de la langue de la procédure. Devant
l’OHMI suivant l’article 98 paragraphe 1 du règlement, le dépôt peut être effectué dans l’une
des langues de l’Union européenne mais suivant le paragraphe 2 le déposant doit désigner
parmi les 5 langues officielles de l’OHMI (allemand, anglais, français, espagnol, italien) la
langue dans laquelle il souhaite que la procédure soit conduite.
Examen
Après la période du dépôt vient celle de l’examen du dossier, examen effectué par l’office,
suivant une procédure propre à chaque office, il est possible pour le déposant autorisé sur
requête de corriger les erreurs matérielles relevées dans les documents déposés. Et la
demande d’enregistrement peut en outre être retirée ou limitée sur demande écrite à tout
moment jusqu’au début des préparatifs techniques requis par la publication. Il est
également possible de demander l’ajournement de la publication en respectant la procédure
prévue par l’office. Une fois le dépôt effectué, l’office procède à un contrôle formel et de
fond. En effet il pourra rejeter le dépôt si la demande n’a pas été faite dans les conditions de
forme réglementaire sous réserve des irrégularités auxquelles il peut être remédié. Ainsi par
exemple l’office pourra déclarer irrecevable tout dépôt qui ne comporte pas au moins un
exemplaire de la reproduction. L’office pourra également rejeter le dépôt sur le fond s’il
porte sur des dessins et modèles contraires à l’ordre public et aux bonnes mœurs. En droit
communautaire comme en droit français, l’office s’assure en outre que l’objet de la
demande répond à la définition d’un dessin ou modèle mais il n’a pas pour mission
d’apprécier les autres conditions de fond. Il ne se livre donc pas à un examen des caractères
créatif, ornemental, propre, il ne vérifie pas la nouveauté ni la condition d’extériorité de la
forme. Pourtant l’article 11 de la directive de 1998 avait prévu la possibilité pour les offices
de refuser l’enregistrement pour non-respect des conditions de fond. La disposition
d’harmonisation n’était cependant pas obligatoire et le législateur français ne l’a pas
adoptée. Cette absence d’examen et de période d’opposition se justifie sans doute par la
complexité de l’examen et par la nécessité de conférer le plus rapidement possible une date
de naissance au titre de propriété. Néanmoins ce choix franco-communautaire fragilise le
titre de propriété puisqu’il est fort possible que son existence soit remise en cause lors d’un
contentieux ultérieur.

Publication
Lorsque le dépôt est recevable il est publié sur un registre mentionnant pour chaque dépôt
l’identité du titulaire ainsi que les éléments permettant l’identification du dessin ou modèle :
représentation des biens intellectuels, référence administrative du dépôt etc. Ces indications
sont inscrites à l’initiative de l’office et en cas de décision judiciaire définitive sur réquisition
du greffier ou sur requête de l’une des parties. Aucune inscription n’est cependant portée au
registre tant que le dépôt n’est pas rendu public. Toute inscription fait l’objet d’une mention
au sein d’une publication officielle. L’OHMI inscrit le dessin ou modèle au registre des
dessins et modèles communautaires. Ensuite l’enregistrement est publié par l’office dans un
bulletin ouvert au public. En France la publication est faite au BOPI et le dépôt est
mentionné au Registre national des dessins et modèles. Toutefois si le déposant a demandé
un ajournement de la publication pour ménager une certaine confidentialité, la publication
n’intervient qu’au terme d’une durée de 3 ans. Par la suite les actes modifiant la propriété
ou la jouissance des droits attachés au dessin ou modèle tels que cession, concession d’un
droit d’exploitation, saisie etc., sont inscrits à la demande de l’une des parties à l’acte ou s’il
n’est pas parti à l’acte du titulaire du dépôt au jour de cette demande. La publication marque
une date importante car l’action en contrefaçon n’est recevable qu’à partir du moment où le
dépôt a été publié. Cette précision est apportée par l’article L512-12 du CPI. Tant que la
publicité est différée, le déposant ne peut pas assigner valablement une personne en
contrefaçon.
Recours
Les décisions des offices peuvent faire l’objet de recours. Les recours contre les décisions de
l’INPI sont portés devant la Cour d’Appel du lieu de résidence de la personne qui a formé le
recours. Les recours contre les décisions de l’OHMI sont portés devant la Chambre des
recours et peuvent être formés dans les deux mois à compter du jour de la notification de la
décision litigieuse. La décision de la Chambre des recours est susceptible d’un recours
devant la Cour de Justice qui sera alors compétente pour annuler ou réformer la décision
attaquée.

b) Les effets de l’enregistrement

Titularité
Au regard de la titularité, l’enregistrement fait rétroactivement naître le droit de propriété
au jour du dépôt de la demande devant l’office ou au jour du dépôt de la demande devant
l’office d’origine si la priorité unioniste a été invoquée. Avant l’ordonnance du 25 juillet
2001, le droit français protégeait les dessins ou modèles non déposés et permettait au
déposant de faire remonter la protection à une date antérieure au dépôt. La transposition
de la directive de 1998 en droit français a permis d’aligner le principe d’appropriation du
dessin ou modèle français sur celui des dessins ou modèles communautaires.
L’enregistrement fait désormais naître selon le droit franco-communautaire une
présomption de titularité réfragable. Le déposant est seulement supposé être le créateur.
Dans le cas où le déposant n’est pas le créateur, le créateur pourra renverser la présomption
en prouvant sa qualité par tous moyens.

Cas des coauteurs

Dans le cas où la création est le fruit d’un travail collectif, la propriété s’exerce en indivision
entre les coauteurs. Le droit interne ne visant pas ce cas particulier c’est le droit commun qui
a vocation à s’appliquer. L’article 14 2° du règlement a simplement énoncé que si plusieurs
personnes ont réalisé conjointement un dessin ou modèle, le droit au dessin ou modèle leur
appartient conjointement. Qu’en est-il lorsque le dessin ou modèle est la création d’un
salarié ? Le droit français ne contient pas de disposition particulière à cet égard. Il est permis
d’en déduire qu’il est possible d’attribuer contractuellement à une personne le pouvoir de
déposer des dessins ou modèles et donc de s’approprier par ce biais les créations sans qu’il y
ait de transfert de propriété entre le créateur salarié et l’employeur. C’est une solution qui
présente une différence majeure avec le régime des droits d’auteur où il n’est pas possible
de déroger par contrat à l’attribution ab initio des droits patrimoniaux. Cette possibilité
découle selon une partie de la doctrine de l’utilisation dans le texte français de la notion
d’ayant-cause, à savoir le cocontractant de l’auteur. Ce choix de vocabulaire n’est pas anodin
et permet au cocontractant de devenir le propriétaire du dessin et modèle au lieu et place
du créateur. La situation aurait été différente si le texte français avait seulement limité la
titularité au déposant et à ses ayants droit, c’est à dire principalement aux successeurs du
créateur. Cette interprétation est loin de faire l’unanimité puisqu’une doctrine majoritaire
prône la solution du droit d’auteur. Cependant retenir cette position et l’interprétation que
nous avons données aurait le mérite de mettre le droit français en conformité avec le droit
communautaire.

Création du salarié
L’article 14, paragraphe 3, du règlement concerne explicitement les créations du salarié. Il
n’est pas des plus clairs sur le régime d’appropriation du dessin ou modèle par l’employeur
mais il est acquis en jurisprudence que cet article doit être interprété à la lumière de l’article
88 du règlement en ce sens que le titulaire du droit au dessin ou modèle créé dans le cadre
d’un rapport contractuel autre qu’un rapport de travail subordonné tel que les dessins ou
modèles réalisés par un prestataire pour le compte d’un maître d’ouvrage doit être
déterminé d’après la volonté expresse des parties et la loi applicable au contrat. Cette
interprétation résulte de l’arrêt FEIA de la CJCE du 2 juillet 2009. Suivant cet arrêt, le dessin
ou modèle communautaire appartient au créateur même lorsqu’il est réalisé dans le cadre
d’un contrat de commande. Seul le contrat de travail stricto sensu déroge à cette règle à
moins que le transfert n’ait été effectué par contrat à un ayant-droit. Mais pour que le
régime de l’article 14, paragraphe 3, s’applique il est nécessaire que le modèle ait été créé
par un salarié. Il n’est pas envisageable d’y soumettre un mandataire social, un stagiaire ou
encore un consultant indépendant. La création doit être réalisée dans l’exercice des
obligations du salarié ou suivant les instructions de son employeur. L’article 14, paragraphe
3, ajoute une autre limite à l’application de sa règle « La règle ne peut s’appliquer qu’à
défaut de solutions en droit interne ». Précisément la difficulté pour le droit français relève
du silence de la loi nationale. On peut se rallier à la doctrine française qui regrette que la
réforme française de 2001 n’ait pas permis de trancher cette question et d’apporter une
solution claire au problème de la dévolution des droits sur les dessins ou modèles lorsque la
création est le fait d’un salarié. La revendication du droit de propriété sur le dessin ou
modèle est envisagée par le régime français à l’article L511-10 et par le régime unifié aux
articles 15 et 16 du règlement. Si le titre de propriété a été déposé en fraude des droits
d’auteur ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui s’estime
en droit de revendiquer la propriété peut le faire en justice. Il se peut en effet que la création
protégée au titre des dessins ou modèles ait un titulaire qui ne soit pas celui du droit
d’auteur. Dans ce cas la revendication permet à l’auteur de revendiquer le cumul des
régimes. En ce sens l’article L512-4 pose que le droit de propriété est nul s’il porte atteinte
au droit d’auteur d’un tiers qui pourrait éventuellement être un salarié ou un prestataire de
services. L’auteur qui n’a pas cédé ses droits d’auteur ou qui voit un tiers déposer son œuvre
à titre de dessin ou modèle peut ainsi s’opposer à cette appropriation sur ce fondement.
L’article L511-10 tranche les questions de procédure attachées à cette action en
revendication qui se prescrit par trois ans à compter de la publication de l’enregistrement du
dessin ou modèle ou en cas de mauvaise foi à compter de l’expiration de la période de
protection. L’enregistrement ouvre en outre le droit d’agir en contrefaçon mais aussi le droit
à être protégé sur ce terrain pendant une durée de 5 ans à partir du dépôt. La durée étant
renouvelable par périodes identiques jusqu’à un maximum de 25 ans. Le régime français de
la durée de protection a considérablement évolué sous l’influence du droit supranational
quand on songe par exemple que sous la loi de 1909 la durée totale de protection du dessin
ou modèle pouvait atteindre 50 ans.

Nullité
La question de la nullité est liée à la procédure de délivrance du dessin ou modèle et il
convient donc de l’envisager ici. En droit d’auteur, l’absence de procédure de dépôt conduit
à envisager la nullité pour défaut d’originalité dans le cadre du seul contentieux judiciaire
comme moyen de défense à une action en contrefaçon. En matière de dessins ou modèles la
nullité est aussi, comme en droit des marques et en droit des brevets, un argument du tiers
pour s’opposer à la validité du titre de propriété. Mais à la différence du droit des marques
ou des brevets, il n’y a pas de procédure d’opposition devant l’office national ou régional en
droit des dessins ou modèles. Le titre bénéficie d’une présomption de validité et il appartient
aux tiers de la faire tomber. L’absence de contrôle au fond dans le cadre d’une procédure
d’opposition n’écarte pas toute compétence de l’OHMI pour apprécier la validité post-dépôt
du titre de propriété communautaire ou unitaire. En droit français l’article L512-4 a écarté la
compétence de l’INPI et a prévu que la nullité peut seulement être faite en justice à titre
principal ou à titre reconventionnel. Le règlement a prévu que dans le cadre d’une action en
contrefaçon, la nullité d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré peut être
prononcée par le tribunal national communautaire des dessins ou modèles, en France le TGI
de Paris. Mais si le dessin ou modèle est enregistré, l’article 24 du règlement a prévu que la
demande en nullité peut être formée au principal devant l’OHMI et dans le cadre d’une
action en contrefaçon à titre reconventionnel devant le tribunal national des dessins ou
modèles communautaires. La décision de l’OHMI est susceptible d’un recours devant la
chambre des recours et en dernier ressort devant la CJUE. Cette solution a été prévue pour
assurer une interprétation uniforme des conditions de validité des dessins ou modèles
unitaires enregistrés. Les causes de nullité du titre français comme les causes de nullités du
titre unifié sont celles de l’article 11 de la directive de 1998, cet article a été transposé à
l’article L512-4 du code français et on le retrouve à l’article 25 du règlement. Ces deux textes
proposent une liste exhaustive des causes de nullité relative et absolue. Le non-respect des
conditions de fond de validité des titres est sanctionné par la nullité absolue : absence de
caractère propre ou individuel, absence de nouveauté par exemple. Les causes de nullité
absolue sont celles qui peuvent être invoquées par tout intéressé. Elles sont identiques en
droit français et en droit européen unifié. Les causes de nullité relative sont celles qui ne
peuvent être invoquées que par une catégorie limitée de personnes, en pratique celles qui
détiennent une antériorité opposable et qui n’ont pas donné une autorisation au déposant.
Il existe 4 causes de nullité relative communes au droit français et au droit européen unifié.
D’abord le dépôt effectué en violation des droits du créateur ou de l’ayant-cause, c'est-à-dire
le dépôt frauduleux permettant au créateur ou à l’ayant-cause d’exercer une action en
revendication de propriété. Ensuite la nullité en violation des droits d’un dessin ou modèle
antérieur, divulgué après la date de dépôt ou de priorité de la demande d’enregistrement.
C'est-à-dire qu’il est possible de demander la nullité en cas de conflits dans le temps entre la
période de dépôt et la date de divulgation du bien intellectuel. Deux hypothèses sont visées :
celle où le dessin ou modèle déposé est en conflit avec un dessin ou modèle antérieur
divulgué après le dépôt ou après la date de priorité du dessin ou modèle. Celle où la priorité
unioniste est revendiquée à une date antérieure correspondant à l’enregistrement ou à la
date du dépôt d’un dessin ou modèle dans un pays origine. L’atteinte à un droit d’auteur
antérieur et il s’agit ici de sanctionner l’utilisation d’une œuvre protégée sur le terrain du
droit d’auteur. Dans ce cas, le dépôt constitue une reproduction non autorisée de l’œuvre
antérieure. Est aussi une cause de nullité relative, commune au droit français et au droit
européen unifié, l’atteinte à un signe distinctif antérieur. Cette cause de nullité figurant
parmi les causes facultatives de nullité prévues dans la directive de 1998 a été imposée
comme antériorité opposable par le CPI et par le règlement. L’expression de signe distinctif
recouvre les marques, l’enseigne, le nom commercial, le nom de domaine ou encore la
dénomination sociale, le conflit peut surgir dès lors qu’un dessin déposé reproduit l’un de
ses signes antérieurs qui ont été appropriés par un tiers. Le règlement prévoit une cause
supplémentaire de nullité que l’on ne retrouve pas en droit interne, il s’agit de l’usage
abusif. L’article 25 du règlement g) énonce qu’il est permis de demander la nullité d’un
dessin ou modèle communautaire s’il constitue un usage abusif de l’un des éléments
énumérés à l’article 6 ter de la convention d’union de Paris ou encore s’il constitue un usage
abusif de signes, emblèmes ou armoiries autres que ceux visés à l’article 6ter à condition
qu’ils présentent un intérêt public particulier pour un État membre. En droit français, nul
doute que l’atteinte à l’ordre public et aux bonnes mœurs pourrait constituer un fondement
légitime et suffisant pour permettre une annulation du dessin ou modèle français intégrant
des symboles ou emblèmes. Le droit français et le droit européen unifié des dessins ou
modèles envisagent tous deux la possibilité pour les pouvoirs publics d’engager d’office une
action en nullité. L’article L512-4 a accordé cette compétence au ministère public et l’article
25 du règlement a confié cette action à l’autorité compétente de l’État membre concerné.
S’agissant enfin des effets de la nullité, il est acquis que la décision du juge ou de l’OHMI
concernant les dessins ou modèles unitaires enregistrés porte sur l’ensemble du territoire
concerné. La nullité produit un effet rétroactif et le titre de propriété est tenu pour ne jamais
avoir existé emportant résolution des contrats qui ont pu être passés pour l’exploitation du
bien. C’est à cet égard que l’article L512-6 signale l’effet absolu de la décision d’annulation.
Toutefois l’effet absolu de la nullité n’affecte pas les décisions en contrefaçon ayant acquis
autorité de chose jugée avant la décision d’annulation et l’effet absolu de la nullité n’affecte
pas non plus les contrats conclus et exécutés antérieurement à la décision d’annulation. Il
convient par ailleurs d’indiquer que les effets de la nullité peuvent être partiels si les motifs
de nullité n’affectent le dessin ou modèle qu’en partie seulement. Dans ce cas le droit
français et le règlement admettent la possibilité de maintenir l’enregistrement sous une
forme modifiée. Cela signifie que le titulaire aura renoncé pour l’avenir à une partie de la
protection jusque-là accordée. Une telle décision de nullité partielle ou une telle
renonciation partielle de la part du déposant fait nécessairement l’objet d’une inscription au
registre national ou régional.

c) Les stratégies de dépôt à la portée du titulaire d’un dessin ou modèle

En règle générale pour pouvoir être enregistré le dessin et modèle doit être nouveau et/ou
original. Les exigences et la définition du dessin ou modèle pouvant varier d’un pays à
l’autre. La procédure peut comprendre ou non un examen de fond en vue de déterminer la
nouveauté et/ou l’originalité de l’apparence du produit. La durée de protection du titre est
en règle générale de 5 ans et peut faire l’objet de renouvellement pendant une durée
maximum qui se situe entre 15 et 25 ans. La durée minimale imposée par l’ADPIC est de 10
ans. Selon la législation, le dessin et modèle peut aussi être protégé en tant qu’œuvre d’art
si le cumul de protection est possible sachant qu’il n’a pas été imposé par le législateur
européen. A titre de rappel le dépôt peut se faire devant l’INPI pour l’obtention d’un titre
national, devant l’OHMI pour l’obtention d’un titre unitaire et aussi auprès de l’OMPI pour
l’obtention de plusieurs titres nationaux. Ce choix est stratégique pour le déposant, il
choisira un ou plusieurs offices en fonction des territoires sur lesquels il souhaite obtenir
protection. Pour définir une stratégie il est important de dresser un bilan de toutes les
possibilités de protection. Au dépôt communautaire s’ajoute la possibilité d’un dépôt
national ou d’un dépôt international selon la procédure centralisée.

d) Le système de la Haye
L’arrangement de la Haye de 1896 opérationnel depuis 1928, est géré par l’OMPI et propose
un système de dépôt international des dessins et modèles qui peut à ce jour être régi par
deux actes. L’acte de Londres de 1934 n’est plus en application depuis le 1er janvier 2010
mais il reste l’acte de 1960 qui a régi la plupart des dépôts entre 1934 et 2004 et depuis
2004 c’est l’acte de Genève de 1999 qui régit la plupart des dépôts et compte le plus grand
nombre de membres à savoir une cinquantaine dont les États membres de l’Union
européenne, le Japon, les États-Unis, la Corée, le Canada et l’Australie. Depuis 2004 la
couverture géographique des dessins et modèles internationaux est stratégiquement très
intéressante. Cette procédure simplifiée dont la langue est le français ou l’anglais permet des
économies de coûts importantes. Les traductions de documents ainsi que le paiement d’une
série de taxes nationales ne sont en effet plus nécessaires. Cette procédure permet
également d’encourager les entreprises européennes à renforcer leurs échanges
commerciaux avec les pays tiers. Il y a désormais un lien entre le système de la Haye et celui
de l’OHMI. Deux règlements ont en 2006 relié le système d’enregistrement des dessins et
modèles communautaires au système international géré par l’OMPI. Grâce à ce pont entre
l’acte de 1999 et l’OHMI, les entreprises peuvent obtenir, moyennant une demande unique
effectuée auprès du bureau de l’OMPI la protection d’un dessin ou d’un modèle non
seulement au travers de l’Union européenne mais aussi dans les pays partis à l’arrangement
de la Haye et vice versa. L’enregistrement international qui doit être demandé directement
auprès de l’OMPI selon l’acte de 1999 peut depuis 2008 produire ses effets sur l’ensemble
des États membres de l’Union européenne mais encore sur l’ensemble des États membres
de l’organisation africaine pour la protection de la propriété intellectuelle. L’OMPI se
contente de publier la demande d’enregistrement international et de la transmettre à
l’office ou aux offices qui pourront la refuser ou l’accepter. Si aucun refus n’est notifié par
l‘office à l’OMPI, l’enregistrement du dessin ou modèle produira les mêmes effets qu’un
enregistrement national ou régional. Les personnes ayant un lien avec les membres en
termes de nationalité, de domicile ou d’établissement peuvent introduire une demande
internationale auprès de l’OMPI même si son pays n’est pas lui-même membre du système :
Royaume-Uni, Pologne ou Suède par exemple. Et à la différence du système de Madrid dont
on a parlé en matière de marques, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà déposé son titre dans
un pays membres pour pouvoir utiliser le système centralisé administré par l’OMPI.

III. Contenu du droit

a) Durée
En droit franco-communautaire, l’enregistrement du dessin ou modèle confère un droit de
propriété industrielle sur les dessins ou modèles pendant une période de 5 ans
renouvelables 4 fois par période de 5 ans dans la limite de 25 ans. C’est en effet la durée
prévue à l’article L513-1 du CPI depuis l’ordonnance de 2001, c’est la durée prévue à l’article
12 du règlement, l’ADPIC avait seulement imposé une durée minimale de 10 ans. Cependant
le dessin ou modèle peut aussi faire l’objet d’une protection pour une durée de 70 ans post
mortem sur le terrain du droit d’auteur. En vertu du principe de l’unité de l’art consacré par
le droit franco-communautaire les dessins ou modèles déposés sont également qualifiables
d’œuvres de l’esprit protégés en cette qualité par le droit d’auteur. Le titulaire peut alors
utiliser les deux terrains pour protéger efficacement le dessin ou modèle. Il convient
d’envisager les différentes prérogatives du propriétaire du dessin ou modèle selon la
protection demandée voire les limites et les exceptions au monopole sur les dessins ou
modèles et enfin la mise en œuvre des droits et obligations attachés au titre de propriété.

b) Prérogatives
On définira le contenu du droit de propriété en abordant d’abord la question non
harmonisée du cumul de protection puis nous allons définir les prérogatives du titulaire du
dessin ou modèle communautaire non déposé pour mieux distinguer ses prérogatives de
celles attachées au dessin ou modèle enregistré.

Cumul de protection
S’agissant du cumul de protection, la règle de l’unité de l’art est facultative. Une divergence
de taille entre les pays européens porte sur le cumul de protection du dessin ou modèle sur
le terrain de la propriété industrielle et sur celui du droit d’auteur. La règle du cumul n’a pas
été imposée, elle est pour les États une simple possibilité. L’article 17 de la directive contient
en effet des dispositions facultatives. Et à l’échelle internationale la convention d’union de
Paris, l’ADPIC ont laissé aux États membres une totale liberté de choix à cet endroit, les
États-Unis protègent à ce jour les dessins et modèles industriels par un brevet spécifique le «
design pan ou patent ? » et depuis 1998 les dessins et modèles de coques de bateaux sur le
terrain du copyright. En Europe, la directive a cherché à encourager les États membres à
donner des droits d’auteur ad vitam à l’artiste qui créé la forme ornementale sans formalité,
en plus des avantages conférés par le dépôt à titre de dessin et modèle. Cette autorisation
de cumul est un avantage certain pour l’auteur si le dépôt du dessin et modèle est annulé ou
quand la durée de protection du dessin ou modèle est expirée. Si l’œuvre est tombée dans le
domaine public, les ayants droit de l’auteur pourront la déposer comme dessin ou modèle et
cumuler les deux durées de protection à savoir 70 ans post mortem et 25 ans depuis le
dépôt. Le dépôt donne aussi une date certaine à partir de laquelle nul ne peut pendant un
temps, copier ou imiter l’apparence extérieure du produit ornemental. La publication du
dépôt est une divulgation qui déclenche une présomption de la qualité d’auteur en vertu de
l’article 113-1 du CPI. Le droit d’auteur permet quant à lui de bénéficier du droit moral
absent de la propriété industrielle. A titre de rappel, en France, le droit moral donne en
outre à l’auteur le droit au respect de son nom et de la qualité de son œuvre, il est
perpétuel, inaliénable, imprescriptible, il ne peut pas faire l’objet d’une renonciation, ni
même d’un transfert par voie contractuelle. En France le cumul de protection est possible
selon l’article L513-2 du CPI, les dessins ou modèles sont protégeables par le droit d’auteur
s’ils constituent des œuvres de l’esprit en dépit de leur destination industrielle. L’article
L112-2 en prend acte et vise expressément comme protégeables par le droit d’auteur les
œuvres des arts appliqués. Le critère de l’originalité conçu traditionnellement de façon
subjective comme étant l’empreinte de la personnalité de l’auteur a été assoupli et pour les
dessins et modèles la jurisprudence française se contente d’un « effort créatif personnalisé »
c’est à dire d’un apport intellectuel. La contrefaçon d’un dessin ou modèle en droit d’auteur
consistera soit à le reproduire à l’identique totalement ou partiellement soit à en faire une
imitation. Comme la règle du cumul est une mesure d’harmonisation facultative en Europe,
les États membres gardent toute latitude pour continuer comme l’Italie ou l’Allemagne à
interdire le cumul avec le droit d’auteur ou comme le Royaume-Uni à autoriser le cumul de
la protection du design non industriel sur le terrain du copyright mais selon un régime de
Propriété Littéraire et Artistique (PL&A) aménagé pour une durée de 25 ans, à la condition
que le design ne fasse pas l’objet d’une production industrielle.
Il en résulte une grande insécurité juridique pour le titulaire du dessin ou modèle. Même si
demain le cumul devenait pratique courante dans tous les pays voisins, force est de
constater que nombre de disparités de traitement des dessins et modèles sont de nature à
subsister tant qu’il n’y aura pas de véritable harmonisation des régimes nationaux des droits
d’auteur en Europe.

Protection du dessin ou modèle non enregistré

Le règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 a prévu deux types distincts de protection des
dessins ou modèles communautaires selon qu’ils sont enregistrés ou non à l’OHMI. Quelles
sont les différences majeures entre les deux types de protection ? La protection accordée à
un dessin ou modèle non enregistré est caractérisée par le quarter. Il est protégé pendant
une période de 3 ans à compter de la date à laquelle il a été divulgué pour la première fois
au public au sein de l’Union européenne. Il peut s’agir de la date de la mise en vente du
produit par des actions de marketing ou de publication. Cette forme de protection peut être
utile dans des secteurs qui utilisent d’importantes quantités de dessins ou de modèles
destinés à des produits qui ont souvent une vie économique courte. C’est le cas dans le
secteur de la mode et du textile par exemple. Ces produits peuvent ainsi bénéficier d’un
certain niveau de protection sans devoir passer par une procédure plus longue. Ensuite le
degré de protection offert aux dessins ou modèles non enregistrés est moindre que le degré
de protection offert aux dessins et modèles enregistrés. En effet un titre enregistré est
protégé à la fois contre la copie systématique et contre le développement indépendant d’un
dessin ou modèle similaire. Tandis qu’un dessin ou modèle non enregistré est protégé
uniquement contre la copie systématique non autorisée effectuée à des fins commerciales.
Protection d’un dessin ou modèle enregistré
Un dessin ou modèle enregistré bénéficie d’une sécurité juridique plus formelle et plus
grande que le dessin ou modèle non enregistré. L’enregistrement permet de s’opposer aux
créations similaires réalisées de manière indépendante par un autre créateur, même un
créateur de bonne foi. Cette prérogative n’appartient pas au titulaire d’un dessin ou modèle
non déposé. Selon le droit franco-communautaire, l’enregistrement d’un dessin ou modèle
confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers n’ayant pas son
autorisation d’utiliser ou de copier le dessin ou modèle. En effet, tous les actes d’exploitation
des dessins ou modèles requièrent l’autorisation du titulaire car seul ce dernier dispose du
droit de céder ou de concéder sa création. Ainsi l’article L513-4 du CPI dispose que « sont
interdits, à défaut du consentement du propriétaire du dessin ou modèle, la fabrication,
l'offre, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, l'utilisation, ou la détention à ces
fins, d'un produit incorporant le dessin ou modèle. » L’ancien article L511-1 visait plus
positivement le droit d’exploiter, le droit de vendre et de faire vendre. L’article L521-3, 1°,
relatif à la preuve de la contrefaçon prévoit la saisie des produits importés, fabriqués,
détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement. Ainsi le code procède exactement au
même type d’énumération qu’en droit des brevets ou qu’en droit des marques considérant
que chacun des actes cités constitue en soi une contrefaçon. Toutefois en pratique la plupart
de ces actes supposent une reproduction de l’objet protégé. Autrement dit, exploiter un
dessin ou modèle c’est le plus souvent en faire une reproduction. On remarquera ici qu’à
l’inverse du droit des brevets, il n’y a pas de revendication ou de libellé définissant l’objet de
l’appropriation. A l’inverse du droit des marques, il n’y a pas davantage de principe de
spécialité, seule en définitive la reproduction permet de définir l’objet de l’appropriation.

c) Les limites au droit de propriété

Le monopole sur le dessin ou modèle a ses limites et ses exceptions.
Tout d’abord l’exercice du monopole s’épuise dans les mêmes conditions que les autres
titres de propriété intellectuelle c’est à dire après une première mise sur le marché de
l’Espace Économique Européen des produits incorporant des dessins et modèles avec
l’autorisation ou le consentement de son titulaire. La règle de l’épuisement a été consacrée
à l’article L513-8 mais aussi dans la directive de 1998 et dans le règlement de 2001. La limite
s’applique de la même manière aux dessins et modèles qu’aux marques, brevets ou droit
d’auteur. Les textes ont prévu les mêmes exceptions au droit de propriété fondée sur une
absence d’exploitation commerciale concurrente. Les articles L513-6 du CPI et 20 du
règlement précisent que la protection des dessins et modèles ne s’étend pas aux utilisations
privées ni à celles effectuées à des fins non commerciales. On a vu qu’il existait l’exception
similaire de copie privée en droit d’auteur. L’autre exception au droit d’autoriser concerne
les actes accomplis à des fins expérimentales, ce qui rappelle l’exception identique qui existe
en matière de brevets. La dernière exception porte sur les actes de reproduction à des fins
d’illustration ou d’enseignement, on rappellera l’exception similaire en propriété littéraire et
artistique permettant les courtes citations. Pour éviter tout abus, l’article L513-6 soumet
l’exception à des conditions : d’une part la reproduction doit être conforme à des pratiques
commerciales loyales et cette condition est un héritage indirect de la notion américaine de «
fair use ». D’autre part la reproduction ne doit pas porter préjudice à l’exploitation normale
du dessin ou modèle. Enfin un substitut de droit à la paternité est ici créé puisque la
personne qui effectue la reproduction doit mentionner l’enregistrement et le nom du
titulaire des droits, qui ne sera pas forcément le créateur mais possiblement le cessionnaire
ou le successeur par exemple. Sont également considérées comme des exceptions au droit
de propriété par le règlement 2001, les actes accomplis à des fins essentielles de défense ou
de sécurité. L’article 23 écarte ainsi le jeu du monopole lorsqu’un État membre autorise
l’utilisation du bien intellectuel par le gouvernement ou pour le compte de ce dernier. Par
ailleurs l’article 22 fonde une autre exception au droit de propriété sur une utilisation
antérieure. Le règlement a repris ici l’exception de possession personnelle antérieure propre
au droit des brevets. Cela permet à tout tiers qui établit avoir commencé à utiliser de bonne
foi le bien intellectuel dans l’Union européenne avant la date de dépôt de la demande ou
avant la date de priorité revendiquée de se prévaloir sans crainte d’un droit sur son
utilisation antérieure et de continuer à exploiter le modèle dans les mêmes conditions. Il ne
dispose cependant pas de la possibilité d’octroyer à un tiers le droit d’exploitation ni celui de
transférer son droit de possession personnelle antérieur, sauf s’il le fait avec l’ensemble de
l’activité de l’entreprise en cause. On trouve une dernière exception dans le règlement. Il
s’agit de l’exception concernant les pièces détachées automobiles, exception consacrée par
le règlement pour libéraliser ce secteur-là du commerce européen.

IV. Les règles concernant la mise en œuvre du droit de propriété sur les dessins
ou modèles
Le monopole sur les dessins ou modèles est mis en œuvre de façon active par l’exploitation
qui en est faite, c’est à dire la cession (la vente), la licence (louage de chose), la vente et le
louage étant les deux types de contrats d’exploitation habituellement pratiqués. En
l’absence de dispositions spéciales, on applique ici le droit commun des contrats. Toutefois
afin de se réserver le bénéfice des droits patrimoniaux d’auteurs les cocontractants sont
tenus au respect du formalisme particulier imposé aux articles L131-1 et suivants du CPI. Ces
dispositions concernent le droit d’auteur. Ainsi le contrat sera écrit, contiendra la mention
de chacun des droits cédés, le territoire concerné, la durée de cession ou de concession et sa
destination. Il faudra par ailleurs prévoir une rémunération proportionnelle. La cession
globale d’œuvres futures sera en outre proscrite. Le monopole sur les dessins ou modèles
est mis en œuvre de façon défensive par le recours à l’action en contrefaçon civile et/ou
pénale qui sanctionne les utilisations sans autorisation. Les juridictions nationales des États
membres sont exclusivement compétentes pour sanctionner les actes de contrefaçon
concernant les dessins ou modèles communautaires enregistrés et non enregistrés. Comme
pour la marque unitaire européenne, les États membres ont attribué la compétence en
matière de contrefaçon de dessin ou modèle à un ou plusieurs tribunaux des dessins ou
modèles communautaires à qui revient le soin de statuer sur les faits de contrefaçon commis
ou menacés d’être commis, mais aussi sur les actions en nullité d’un dessin ou modèle
communautaire non enregistré ainsi que sur les demandes reconventionnelles en nullité
d’un dessin ou modèle communautaire, demande présentée dans le cadre des actions en
contrefaçon. En France, le dépôt est une condition de recevabilité de toutes les actions
susceptibles d’être entreprises par le titulaire au civil comme au pénal. Il en résulte que les
faits antérieurs au dépôt ne permettent pas de défendre le titre de propriété. Les faits
commis entre le dépôt et l’enregistrement ne le permettent pas davantage sauf si le
déposant a pendant cette période notifié aux tiers, copie du dépôt de son dessin ou modèle.
Ce sont les faits postérieurs à la publicité de l’enregistrement qui sont susceptibles d’être
sanctionnés. L’action civile est ouverte à son déposant ou à son cessionnaire de même qu’au
licencié exclusif mais à condition que le propriétaire concédant n’ait pas réagi à la mise en
demeure du licencié. Le déposant peut agir en amont de l’action en contrefaçon pour
violation du droit sur le dessin ou modèle afin de se pré-constituer une preuve de l’infraction
ou d’y mettre un terme. Il peut selon l’article L512-4 adresser une requête au président du
tribunal de grande instance en vue d’une saisie-description ou d’une saisie-réelle des objets
ou matériels contrefaisants. En vertu de l’article L521-14, il peut également solliciter la
retenue en douanes des marchandises contrefaisantes. Au pénal, les officiers de police
judiciaire peuvent intervenir sur demande du déposant pour saisir les produits ou matériels
litigieux, cela est prévu à l’article L521-9. A partir de la publication de l’enregistrement, le
titulaire du dessin ou modèle pourra saisir le TGI au civil et le Tribunal Correctionnel au
pénal. La juridiction territorialement compétente étant définie par décret. Le Tribunal
administratif pourra être compétent si le défendeur est une personne publique telle une
université par exemple. Toute action est bien entendue exclue pour des faits postérieurs à la
durée de protection. Pour des faits antérieurs, l’action se prescrit au civil par trois ans à
compter des faits générateurs selon l’article L521-3. Il en va de même au pénal en
application du droit commun. Le point de départ du délai de prescription est constitué par
chacun des actes délictueux car la contrefaçon n’est pas un délit continu. Quelles preuves
doit fournir le titulaire du titre de propriété pour mettre en œuvre l’action en contrefaçon ?
Tout d’abord il doit établir un élément moral au pénal, c’est à dire qu’il doit prouver que le
contrefacteur a agi sciemment. Au civil l’élément moral n’a semble-t-il pas à être établi
depuis l’abrogation de l’ancien article L521-2. Au civil comme au pénal le titulaire doit
prouver l’élément matériel du délit à savoir une exploitation sans autorisation. Le plus
souvent il s’agit d’une reproduction mais en cas de reproduction partielle les juges devront
se livrer à une appréciation de la contrefaçon et se fonder sur des motifs tirés de «
l’impression d’ensemble qui se dégage de l’examen du dessin ou modèle ». Il n’y a
contrefaçon que s’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle celle-ci
pouvant être constituée de professionnels ou de non-professionnels. On rappellera ici à
toute fin utile qu’un titre enregistré pourra être protégé à la fois contre la copie
systématique et le développement indépendant d’un dessin ou modèle similaire tandis
qu’un dessin ou modèle non enregistré pourra être protégé mais uniquement contre la copie
systématique effectuée à des fins commerciales. Dans ce dernier cas les juges n’ont pas à se
livrer à une appréciation de la contrefaçon au regard de l’impression d’ensemble et du
risque de confusion. Quels sont les arguments de défense ? Invoquer l’absence de
matérialité de la contrefaçon ou hormis le cas du dessin ou modèle communautaire non
enregistré, invoquer l’invalidité du dépôt en invoquant le non-respect d’une condition de
fond telle l’existence d’une antériorité par exemple. Le défendeur peut également invoquer
l’une des exceptions ou limitation à l’exercice du monopole que nous avons étudié. Ces
moyens de défense ne le mettent pas pour autant à l’abri d’une action en concurrence
déloyale ou en parasitisme économique. Le demandeur devra alors prouver l’existence de
faits distincts de la contrefaçon, c’est à dire d’agissements fautifs différents de la
contrefaçon. Quel est le dénouement de l’action ? Au civil, la contrefaçon peut donner lieu à
réparation sur le fondement de la contrefaçon en soi et/ou le cas échéant sur celui des
articles 1382 et suivants du Code civil. Le fait générateur du dommage, c’est la contrefaçon.
Le préjudice, c’est le manque à gagner généré par la vente des objets contrefaisants à la
place des objets protégés c’est à dire des objets contrefaits. Le préjudice commercial peut
aussi découler d’une dépréciation des dessins ou modèles contrefaits dans le cas où les
objets contrefaisants sont vendus moins chers ou sont de moindre qualité. Ainsi par exemple
le fait d’offrir des modèles de lunettes de luxe dans un catalogue de vente à distance bon
marché peut déprécier les modèles protégés. L’article L521-7 du CPI prévoit la possibilité
pour le tribunal d’allouer à la victime une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure aux
redevances que le contrefacteur aurait dû lui verser. Au pénal si la contrefaçon est établie le
tribunal pourra prononcer les peines prévues par l’article L521-10 du Code. Un maximum de
3 ans d’emprisonnement et/ou 300.000 euros d’amende. Comme pour la contrefaçon en
propriété littéraire et artistique, les peines ont été augmentées par la loi du 9 mars 2004
portant à 5 ans la prison et à 500.000 euros d’amende si le délit est commis en bande
organisée. Les peines encourues peuvent également doubler en cas de récidive ou si le
délinquant est lié ou a été lié au demandeur par convention. Ceci est prévu à l’article L521-
13. L’article L521-14 du CPI a enfin prévu la possibilité d’une retenue en douanes. Nous
venons d’étudier le régime franco-communautaire des créations ornementales à vocation
industrielle et commerciales. Nous avons pu constater que le régime d’appropriation et de
protection est bien distinct de celui des autres créations industrielles que sont les brevets,
mais aussi de celui des signes distinctifs que sont les marques et de celui des droits d’auteur.