768603-2018 (OPOSICION-YOMAX y Logotipo Cl. 25)

TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Sala Especializada en Propiedad Intelectual
RESOLUCIÓN N° 0000-2020/TPI-INDECOPI
EXPEDIENTE N° 768603-2018/DSD
INHIBIDO FR
EXPEDIENTE N° 768603-2018 PM
SOLICITANTE : I-KUAN LIU
OPOSITORA : ADIDAS AG
Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase

25 de la Nomenclatura Oficial - Notoriedad de una marca
I. ANTECEDENTES
Con fecha 1 de octubre de 2018, I-Kuan Liu (Chile) solicitó el registro de la

marca de producto constituida por la denominación YOMAX y logotipo (se
reivindica colores1), conforme al modelo, para distinguir prendas de vestir,
calzado y artículos de sombrerería de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial.
Con fecha 16 de noviembre de 2018, Adidas AG (Alemania) formuló oposición

al registro del signo solicitado, manifestando que:
 Es titular de la marca figurativa (Certificado N° 28934) que

distingue productos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial 2, la cual ha
1
Se aprecia el color blanco y negro.
2
La referida marca identifica zapatos, botas, zapatillas en general.
M-SPI-01/01 1-31
sido declarada notoriamente conocida mediante Resoluciones N° 2929-

2018/CSD-INDECOPI y N° 2928-2018/CSD-INDECOPI, ambas de fecha 14
de junio de 2018.
 Es titular de la marca (Certificado N° 93223) que distingue

productos en la clase 25 de la Nomenclatura Oficial 3
 El signo solicitado y sus marcas registradas son semejantes e identifican
algunos de los mismos productos, motivo por el cual el registro del signo
solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión en el público
consumidor.
 Amparó su oposición en la prohibición de registro establecida en el artículo
136 incisos a) y h) de la Decisión 4864.
 La presente solicitud de registro ha sido presentada mediando mala fe,
pues sus marcas registradas vienen siendo utilizadas desde 1972,
encontrándose disponibles a nivel mundial, por lo que la solicitante no
puede alegar su desconocimiento.
 Amparó su oposición en el artículo 137 de la Decisión 486 5.
Con fecha 11 de abril de 2019, I-Kuan Liu absolvió el traslado de la oposición

formulada, manifestando que:
 Es titular de las marcas YOMAX y logotipo (Certificado N° 230347),

(Certificado N° 201303), YOMAX (Certificado N° 191194) y PRO YOMAX y
3
La referida marca identifica vestidos de deporte y ropa sport, en especial zapatos y prendas de vestir,
(trajes completos), calzones cortos, camisas de hombre, pulovers chaquetas, pantalones, trajes de malla,
camisetas y calcetines.
4
Artículo 136.- No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:
a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación;
(…)
h) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o registrada
por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o servicios respecto de
los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión o de asociación
(..).
5
Artículo 137.- Cuando la oficina nacional competente tenga indicios razonables que le permitan inferir
que un registro se hubiese solicitado para perpetrar, facilitar o consolidar un acto de competencia desleal,
podrá denegar dicho registro.
M-SPI-01/01 2-31
logotipo (Certificado N° 247617) para distinguir productos de la clase 25 de

la Clasificación Internacional.
 El signo solicitado es idéntico fonética y figurativamente a su marca
registrada YOMAX y logotipo (Certificado N° 230347).
 Aun cuando exista vinculación entre los productos que distinguen los
signos en conflicto, dadas las diferencias fonéticas y graficas existentes es
posible su coexistencia en el mercado.
 No existen indicios razonables que acrediten la supuesta mala fe que se le
imputa, toda vez que ya tiene registrado un signo idéntico a su favor.
 La opositora ha formulado la oposición de manera maliciosa y temeraria.
Mediante Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de

2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición
formulada y OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
- Respecto de la notoriedad alegada por la opositora
- Si bien la notoriedad de una marca constituye una condición dinámica,
habida cuenta del tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la
resolución que reconoce la notoriedad (durante el período comprendido
entre enero de 2009 y diciembre de 2013 y la fecha en que se presentó
la solicitud de vista (01 de octubre de 2018), se determina que la referida
notoriedad se mantiene al tiempo de la evaluación de la presente
solicitud de registro.
- El signo solicitado constituye una imitación de la marca notoria

que pertenece a un tercero, corresponde determinar si el registro del
signo solicitado es susceptible de causar un riesgo de confusión o de
asociación con la marca notoria; o un aprovechamiento injusto de su
prestigio; o la dilución de su fuerza distintiva o valor comercial.
- Riesgo de confusión
Los signos en conflicto resultan semejantes y al haberse determinado
que distinguen algunos de los mismos productos y otros vinculados, esta
Comisión determina que el otorgamiento del registro solicitado será
susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor,
por lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este
extremo.
- Aprovechamiento injusto
M-SPI-01/01 3-31
- El signo solicitado y la marca notoria son semejantes. Así, a criterio de

esta Comisión, las semejanzas existentes entre los signos bajo análisis
permiten concluir que cuando el público consumidor de los productos de
la clase 25 de la Nomenclatura Oficial aprecie el signo solicitado, va a
evocar a la marca notoria.
- Por lo tanto, la imagen y el prestigio que proyecta la marca notoria, son
susceptibles de ser transferidos a los productos que pretende distinguir
el signo solicitado.
- En ese sentido, se considera que, de otorgarse el registro del signo
solicitado para distinguir productos de la clase 25 de la Nomenclatura
Oficial se produciría un aprovechamiento injusto del prestigio de la
marca notoria; razón por la cual corresponde declarar fundada la
oposición formulada en este extremo.
- Riesgo de dilución
En el presente caso, se advierte que la marca notoria ha alcanzado un
elevado reconocimiento dentro del público consumidor y se encuentra
conformada por elementos distintivos, por lo que ha adquirido un
carácter especial; sin embargo, dado que los signos confrontados
distinguen algunos de los mismos productos u otros vinculados, no
existe riesgo de dilución de la marca notoria
- Conclusión
Por lo expuesto, al haberse determinado que el signo solicitado es
susceptible de causar riesgo de confusión o asociación con la marca
notoria , así como un aprovechamiento injusto de su prestigio;

se concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la
prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por lo que
corresponde declarar fundada la oposición formulada en este extremo.
- Respecto al riesgo de confusión
Respecto de las marcas (Certificado N° 28934) y

(Certificado N° 93223)
Los signos bajo análisis identifican algunos de los mismos productos y
son semejantes, motivo por el cual el registro del signo solicitado sería
susceptible de producir riesgo de confusión en el público consumidor.
- Mala fe
M-SPI-01/01 4-31
- De la documentación presentada por la opositora, no se evidencian

elementos a partir de los cuales se pueda acreditar la supuesta mala fe
atribuida a la solicitante al momento de iniciar el presente procedimiento
de registro.
- Carácter temerario de la oposición
De la revisión de lo actuado, no se ha podido verificar el carácter
temerario de la oposición presentada por Adidas AG, ya que la misma
constituye un legítimo ejercicio de su derecho a oponerse a una solicitud
de registro de marca que considere que sea idéntica o similar a marcas
de su titularidad, por lo que corresponde desestimar los argumentos de
la solicitante referidos a este extremo.
Con fecha 27 de junio de 2019, I-Kuan Liu interpuso recurso de apelación,

señalando que:
 La súper protección otorgada a la marca notoria de la opositora, llega a
sobrepasar su respectiva delimitación y en definitiva incurre en usurpar el
terreno delimitado por otros competidores, como es su caso.
 Su signo solicitado guarda relación con su marca registrada YOMAX y
logotipo (Certificado N° 230347), la misma que tiene un total de 5 bandas o
franjas y no 3 franjas como las marcas de la opositora. Asimismo, su signo
solicitado posee un contorno zigzag dentado, diferente a las marcas base
de oposición.
 En su signo solicitado la única variación es la posición, con respecto a su
marca registrada YOMAX y logotipo (Certificado N° 230347).
 Su signo solicitado no resulta similar con las marcas (Certificado
N° 28934) y (Certificado N° 93223), toda vez que su signo

solicitado posee 5 franjas mientras que las marcas base de oposición 3
franjas.
 Se está vulnerando su derecho creación intelectual, al impedírsele usar su
signo en una posición ligeramente inclinada, variando su posición mas no
su constitución morfológica (sic.).
 Los elementos denominativos de los signos bajo análisis son disimiles,
ADIDAS / YOMAX.
M-SPI-01/01 5-31
 El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que la marcas

constituida por las tres franjas equidistantes no resulta distintiva. Dicha
posición es diferente a la adoptada por el Indecopi.
No obstante haber sido debidamente notificada, Adidas AG no cumplió con

absolver el traslado de la apelación interpuesta.
II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

a) Si el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición de registro
contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
b) Si el signo solicitado YOMAX y logotipo resulta confundible con las marcas
(Certificado N° 28934) y (Certificado N° 93223).
III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN
1. Informe de antecedentes
Se ha verificado que:
a) La opositora, Adidas AG (Alemania), es titular de:
 La marca de producto constituida por el diseño de las tres franjas

perpendiculares, conforme al modelo, sin reivindicar la figura de la
zapatilla, que distingue zapatos, botas, zapatillas en general de la clase
25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo Certificado N° 28934, vigente
desde el 6 de setiembre de 1996 hasta el 6 de setiembre de 2026.
M-SPI-01/01 6-31
 La marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la figura

de tres bandas oblicuas con el logotipo de la denominación "ADIDAS" y
la figura de tres hojas en la segunda banda, conforme al modelo, que
distingue vestidos de deporte y ropa sport, en especial zapatos y
prendas de vestir, (trajes completos), calzones cortos, camisas de
hombre, pulovers chaquetas, pantalones, trajes de malla, camisetas y
calcetines de la clase 25 de la Nomenclatura Oficial, inscrita bajo
Certificado N° 93223, vigente desde el 17 de setiembre de 1991 hasta el
17 de setiembre de 2026.
b) La solicitante, I-Kuan Liu (Chile) es titular de las marcas registradas en la

clase 25 de la Nomenclatura Oficial:
MARCAS CERTIFICADO N° DISTINGUE VIGENCIA

Prendas de vestir,
calzado, artículos de
230347 21-10-2025
sombrerería
Calzado, zapatilla y
vestuarios.
201303 09-08-2023
Calzados, zapatillas y 18-07-2022

YOMAX 191194 vestuarios.
c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran regitradas las

siguientes marcas:
M-SPI-01/01 7-31
MARCA CERTIFICADO TITULAR

N°
80113 Raúl Efraín Quinteros Aguilar

.
167323 Omar Galindo Ascoy Mauricio
227048 Lucia Janina Gabriel Leona
89278 K-Swiss Inc.
204684 Interocean Jean S.A.C.
204683 Interocean Jean S.A.C.
M-SPI-01/01 8-31
182848 ZUTA LLAJA, NELIDA

FRANCISCA
209542 INVERSIONES ATLETICO S.A.C.
2. Cuestión Previa - Extremos apelados
Mediante Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de

2019, la Comisión de Signos Distintivos declaró FUNDADA la oposición
formulada y OTORGÓ el registro del signo solicitado. Consideró lo siguiente:
(i) El signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o
asociación con la marca notoria , así como un aprovechamiento

injusto de su prestigio; se concluye que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486, por
lo que corresponde declarar fundada la oposición formulada en este
extremo.
(ii) Respecto de las marcas (Certificado N° 28934) y

(Certificado N° 93223): Los signos bajo análisis identifican algunos de
los mismos productos y son semejantes, motivo por el cual el registro del
signo solicitado sería susceptible de producir riesgo de confusión en el
público consumidor.
(iii) No se evidencian elementos a partir de los cuales se pueda acreditar la
supuesta mala fe atribuida a la solicitante al momento de iniciar el
presente procedimiento de registro.
(iv) De la revisión de lo actuado, no se ha podido verificar el carácter
temerario de la oposición presentada por Adidas AG.
M-SPI-01/01 9-31
De la revisión de lo actuado, se advierte que solo se ha interpuesto recurso de

apelación en el extremo al que se hace referencia en los numerales (i) y (ii), por
lo que los extremos de los numerales (iii) y (iv) han quedado consentidos, por lo
que no corresponde a la Sala pronunciarse respecto a dichos extremos.
3. Notoriedad de la marca (Certificado N° 28934)
3.1 Marco legal y conceptual
La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente

conocido a aquel que sea reconocido como tal en cualquier País Miembro por
el sector pertinente, independientemente de la manera o el medio por el cual se
hubiese hecho conocido.
En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público

consumidor del producto o servicio al que la marca se refiere proveniente del
uso intensivo de la misma y su consiguiente reconocimiento dentro de los
círculos interesados por la calidad de los productos o servicios que ella
ampara, ya que ningún consumidor recordará ni difundirá el conocimiento de la
marca cuando los productos o servicios por ella protegidos no satisfagan las
necesidades del consumidor, comprador o usuario, respectivamente 6.
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso

12-IP-20057 lo siguiente:
"Se entiende como marca notoriamente conocida aquélla que goza de gran
difusión entre el público consumidor de la clase de producto o servicio de que se
trate, se ubica en un nivel superior al que logran llegar pocas marcas por sus
cualidades especiales, que les permite obtener un alto grado de aceptación por
parte del público consumidor".
De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009 8, ha señalado que: “Este Tribunal

caracteriza a la marca notoria como aquella que reúne la calidad de ser conocida
6
Interpretación Prejudicial del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina recaída en el Proceso 126-
IP-2008, publicada en la Gaceta Oficina Nº 1727 de fecha 30 de junio de 2009.
7
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 1185 del 12 de abril de 2005, pp. 31-32.
8
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena Nº 1727 del 30 de junio de 2009.
M-SPI-01/01 10-31
por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de

consumidores o usuarios del tipo de bienes o de servicios a los que les es
aplicable, porque se encuentra ampliamente difundida entre dicho grupo”.
La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base

jurídica para otorgar a un signo un reconocimiento especial dentro del sistema
de marcas nacional: protección privilegiada frente a los principios de inscripción
registral y territorialidad.
De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión

486, confiriéndole esta norma un tratamiento especialmente previsto en un
título específico: Título XIII "De los signos notoriamente conocidos".
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara indebidamente un
derecho de tercero, en particular cuando constituyan su reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción total o parcial de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del signo;
o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
3.2. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad
El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, en el Proceso 12-IP-2005

señala que: "Por su naturaleza, esta clase de marcas, goza de especial
protección, ya que no se encuentra limitada por los principios de especialidad y
de territorialidad, que se aplican de modo general en el caso de las marcas
comunes, la protección que se le brinda a esta clase de marca se dirige a
prevenir que otra marca aproveche indebidamente el carácter distintivo o el
prestigio de aquélla que goza del carácter de notoriedad.
De otro lado, en el Proceso 029-IP-20089, ha señalado lo siguiente:
9
Publicado en la Gaceta Oficial Nº 1637 del 21 de julio de 2008.
M-SPI-01/01 11-31
“La característica que tiene una marca notoria es que está protegida de
manera especial con relación a las demás marcas, pues es de su misma
cualidad de notoriedad que se reafirma su presencia ante el público
consumidor.
Dicha protección especial también rompe el principio de especialidad de

clases, y en este sentido, extiende su protección a los productos o servicios,
con independencia de la clase a la cual pertenezcan, yendo más allá de las
pautas generales para el establecimiento de conexión competitiva entre los
productos/servicios de los signos sub litis. Así, el interés de la norma es el de
prevenir el aprovechamiento indebido de la reputación de la marca notoria, así
como impedir el perjuicio que el registro del signo similar pudiera causar a la
fuerza distintiva o a la reputación de aquélla. El rompimiento del principio de
especialidad deberá ser considerada de manera absoluta, es decir, como una
excepción a la regla de especialidad, en este sentido, el análisis de
confundibilidad estará basado únicamente en la similitud de los signos,
independientemente de los productos o servicios que éstos distingan, o a la
clase a la que pertenezcan”.
Asimismo, el Tribunal señala: “En el caso de que se trate de similitud con una
marca notoriamente conocida, la irregistrabilidad opera cuando exista riesgo de
confusión o de asociación entre los signos con independencia de la clase a que
pertenezca el producto o servicio de que se trate y el territorio en que haya sido
registrada”.
Por lo expuesto, la Sala considera que en el caso de las marcas notoriamente

conocidas, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, el examen
comparativo debe realizarse independientemente de los productos o servicios
que distingan los signos, bastando únicamente evaluar el signo en sí mismo, es
decir, si los signos confrontados resultan similares o no.
En este punto, cabe precisar que en el caso de las marcas notoriamente

conocidas, la determinación del riesgo de confusión se centrará en los signos
mismos, a diferencia de lo que ocurre con las marcas comunes, en donde la
existencia o no de confusión se centra tanto en la vinculación de los productos
o servicios, como en los signos mismos.
M-SPI-01/01 12-31
En cuanto al principio de territorialidad, del artículo 224 de la Decisión 486 se

desprende que no se negará la calidad de notorio al signo que no lo sea en el
País Miembro donde se solicita la protección; basta con que sea notorio en
cualquiera de los Países Miembros.
Por otro lado, respecto a que si para reconocer el carácter notorio de una
marca es necesario que ésta se encuentre registrada o en uso, el Tribunal de
Justicia de la Comunidad Andina, en su interpretación prejudicial del Proceso
029-IP-2008 ha señalado que “la norma comunitaria no exige el registro del
signo notoriamente conocido como requisito indispensable para su
reconocimiento como notorio”.
Asimismo, en el Proceso 24-IP-200910 ha señalado que:
“De conformidad con lo establecido en el artículo 229, literal a), no se negará la

calidad de notorio y su protección por el sólo hecho de que no se encuentre
registrado o en trámite de registro en el País Miembro o en el extranjero. Por lo
tanto, un signo puede ser protegido como notorio así no se encuentre
registrado en el respectivo País Miembro y, en consecuencia, se brinda
protección a los signos que alcancen el carácter de notorios, aunque no se
encuentren registrados en el territorio determinado.
Igualmente, la protección que otorga la Decisión 486 a la marca notoria va más

allá de la exigencia del uso real y efectivo de las marcas, la cual sustenta
figuras como la cancelación del registro de la marca por no uso. En efecto, el
artículo 229, literal b), dispone que no se negará el carácter de notorio de un
signo por el sólo hecho de que no se haya usado o no se esté usando para
distinguir productos o servicios, o para identificar actividades o
establecimientos en el País Miembro.
La finalidad de dicha disposición, es evitar que los competidores se

aprovechen del esfuerzo empresarial ajeno y que, de una manera parasitaria,
usufructúen el prestigio ganado por una marca notoria, que aunque no se haya
usado o no esté siendo usada en el respectivo País Miembro, continúa siendo
notoria en otros Países. Se advierte, sin embargo, que la prueba de la
notoriedad del signo deberá atender a criterios diferentes al del uso del signo
10
Publicada en la Gaceta Oficial Nº 1734 del 22 de julio de 2009.
M-SPI-01/01 13-31
en el mercado, ya que deberá dar cumplimiento a lo indicado en el artículo 228

de la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina”.
Así, se considera que una marca es usada intensamente al grado de convertirse

en notoria cuando en el mercado se introduce un elevado número de artículos
dotados de tal marca o cuando la marca sea objeto de amplias y reiteradas
campañas publicitarias11.
3.3. Determinación del sector pertinente
Respecto al sector pertinente al que hace referencia el artículo 228 de la Decisión

486 (detallado en el punto 1.2 de la presente resolución), el artículo 230 de la
Decisión 486 señala que se considerarán como sectores pertinentes de
referencia para determinar la notoriedad de un signo distintivo, entre otros, los
siguientes:
a) los consumidores reales o potenciales del tipo de productos o servicios a
los que se aplique;
b) las personas que participan en los canales de distribución o
comercialización del tipo de productos o servicios a los que se aplique; o,
c) los círculos empresariales que actúan en giros relativos al tipo de
establecimiento, actividad, productos o servicios a los que se aplique.
Asimismo, dicho artículo establece que para efectos de reconocer la notoriedad

de un signo bastará que sea conocido dentro de cualquiera de los sectores
referidos a los literales anteriores.
2.4. Aplicación al caso concreto
En el presente caso, la solicitante señaló que existe una súper protección

otorgada a la marca notoria de la opositora, llega a sobrepasar su respectiva
delimitación y en definitiva incurre en usurpar el terreno delimitado por otros
competidores.
Al respecto corresponde señalar que la protección especial de las marcas

notoriamente conocidas es indistinta a quién sea merecedor de dicha condición
11
Cfr. Pacón, Ana María, “Marcas notorias, marcas renombradas, marcas de alta reputación”. Artículo
publicado en la Revista Derecho PUCP Nº 47, diciembre 1993, página 310.
M-SPI-01/01 14-31
y no hace distinción, simplemente se reconoce como tal aquella que pueda

acreditar tal condición.
En el presente caso, la opositora ha citado y ha adjuntado la Resolución N°

2929-2018/CSD-INDECOPI y la Resolución N° 2928-2018/CSD-INDECOPI,
ambas de fecha 14 de junio de 2018.
Cabe señalar que mediante Resolución N° 2929-2018/CSD-INDECOPI, de

fecha 06 de junio de 2018 la Primera Instancia señaló lo siguiente:
“Mediante Resolución N° 33201 de fecha 27 de mayo de 2014, emitida

por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se
reconoció el carácter notoriamente conocido de la marca en el

periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2013, cuyo
titular es Adidas AG, para distinguir vestuario y calzado deportivo de la
clase 25 de la Clasificación Internacional.
En atención a lo decidido en la Resolución N° 33201 emitida por la

Superintendencia de Industria y Colombia, y habida cuenta del poco
tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la citada resolución que
reconoce la notoriedad de la marca en Colombia y la fecha en

que se presentó la solicitud de registro de la marca objeto de autos (19
de octubre de 2017), se considera que la referida notoriedad se ha
mantenido al tiempo de la evaluación del presente procedimiento, por lo
que corresponde mantener el reconocimiento de notoriedad de la marca
en los términos señalados en el párrafo precedente, por lo que

corresponde analizar la aplicación de la prohibición contenida en el
artículo 136 inciso h) de la Decisión 486”
Asimismo, mediante Resolución N° 2928-2018/CSD-INDECOPI de fecha 6 de

junio de 2018 la Primera Instancia señaló lo siguiente:
“Mediante Resolución N° 33201 de fecha 27 de mayo de 2014, emitida

por la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, se
M-SPI-01/01 15-31
reconoció el carácter notoriamente conocido de la marca en el

periodo comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2013, cuyo
titular es Adidas AG, para distinguir vestuario y calzado deportivo de la
clase 25 de la Clasificación Internacional.
En atención a lo decidido en la Resolución N° 33201 emitida por la

Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia, y habida cuenta
del poco tiempo transcurrido entre la fecha de emisión de la citada
resolución que reconoce la notoriedad de la marca en

Colombia y la fecha en que se presentó la solicitud de registro de la
marca objeto de autos (19 de octubre de 2017), se considera que la
referida notoriedad se ha mantenido al tiempo de la evaluación del
presente procedimiento, por lo que corresponde mantener el
reconocimiento de notoriedad de la marca en los términos

señalados en el párrafo precedente, por lo que corresponde analizar la
aplicación de la prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la
Decisión 486”
Por lo tanto, teniendo en cuenta el breve tiempo transcurrido desde el

reconocimiento de la notoriedad de las referidas marcas, debe tenerse por
acreditada la referida calidad en el presente expediente.
En consecuencia, a continuación, se deberá determinar si el signo solicitado es

una reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o
total de la marca notoria.
No obstante, lo anterior no implica que el grado de notoriedad de una marca y el

hecho de que su conocimiento haya traspasado sectores, no resulte relevante
para la Autoridad Administrativa; por el contrario, dicha condición especial debe
ser protegida con especial rigurosidad; motivo por el cual, la protección de una
marca notoria va más allá, en la medida que también incluye el riesgo de dilución
y el de aprovechamiento indebido de la reputación ajena, donde sí se evalúa la
protección de las marcas notorias, con independencia de los productos que
distinguen.
M-SPI-01/01 16-31
4. Prohibición contenida en el artículo 136 inciso h) de la Decisión 486
El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos que constituyan una reproducción, imitación,
traducción, transliteración o transcripción, total o parcial, de un signo distintivo
notoriamente conocido cuyo titular sea un tercero, cualesquiera que sean los
productos o servicios a los que se aplique el signo, cuando su uso fuese
susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con ese tercero o
con sus productos o servicios; un aprovechamiento injusto del prestigio del
signo; o la dilución de su fuerza distintiva o de su valor comercial o publicitario.
En tal sentido, corresponde determinar si el signo solicitado constituye la

reproducción, imitación, traducción, transliteración o transcripción parcial o total
de la marca notoria.
Al respecto, conviene tener en cuenta previamente el significado conceptual de
los términos que conforman la marca notoria (Certificado N° 28934):
 Se entiende por reproducción a la cosa que reproduce o copia un original,

copia de un texto, una obra u objeto de arte conseguida por medios
mecánicos.12 En consecuencia, la reproducción tiene lugar cuando se copia
un modelo a través de procedimientos manuales o mecánicos, tales como el
calco, la fotocopia o el scanner, con el resultado de obtener una presentación
idéntica al modelo. En tal sentido, se entenderá que un signo constituye la
reproducción de un marca notoriamente conocido cuando sea idéntico o
exacto a ésta.13
 Se entiende por imitación aquello que produce el mismo efecto. 14 Ejecutar

una cosa a ejemplo o semejanza de otra. Así, un signo será la imitación de
una marca notoriamente conocida cuando ambos produzcan la misma
impresión fonética y/o gráfica en la mente del público consumidor. Una
imitación se daría en el caso de existir una previa marca registrada como
TABUL al pretender registrar una nueva como TABLUL.
12
Diccionario de la Lengua Española, Real Academia Española, Tomo II, 21 edición, Madrid 1992, p.
1776.
13
Pachón / Sánchez Ávila, El Régimen Andino de la Propiedad Industrial, Bogotá 1995, p. 252.
14
García Pelayo y Gross. Pequeño Larousse Ilustrado, Buenos Aires 1995, p. 562.
M-SPI-01/01 17-31
 Se entiende por traducción, la acción o efecto de expresar en una lengua lo

que está escrito o se ha expresado antes en otra o la interpretación que se
da a un texto.15 Se considerará que un signo es la traducción de una marca
notoriamente conocida cuando la contenga expresada en otro idioma o
lenguaje, como sería el caso de pretender registrar la marca DÍAS FELICES
existiendo una marca notoria HAPPY DAYS, o MEMOIRS si existe
MEMORIAS.
Cabe precisar que la traducción se aplica en el caso de las marcas notorias

denominativas en las que el elemento denominativo es preponderante.
Asimismo, se debe tener en cuenta que la Sala entiende por:
 Transcripción: copiar en una parte lo escrito en otra16. Frente a ello, se

entenderá que existe transcripción parcial cuando el signo solicitado adopte
ciertos elementos de la marca notoriamente conocida. A este respecto, la
Sala conviene en precisar que no se está ante un caso de transcripción
cuando se utilice en un signo, colocándolas en un orden diferente, las
mismas letras que contiene una marca notoria; por ej. si la marca notoria es
RAMA, no serían transcripciones de esa marca las denominaciones AMAR,
ARMA o MARA, aun cuando contengan las mismas letras que la marca
notoria. Asimismo, no se está ante una transcripción parcial cuando se
utilicen algunas letras de una marca notoria; por ej. las denominaciones
MAR, RAM O ARA no serían transcripciones parciales de la marca notoria
RAMA. En tal sentido, sí se consideraría que las denominaciones RAMADEN
o RAMASIL son transcripciones de la marca RAMA (dado que contienen la
totalidad de sus letras ubicadas en el mismo orden, habiéndole añadido una
partícula final a modo de sufijo). Así también, si la marca notoria fuera
RAMASIL, la denominación RAMA sería una transcripción parcial de la marca
RAMASIL (dado que contiene una parte mayoritaria de sus letras ubicadas
en el mismo orden, habiendo eliminado la parte final, manteniendo en forma
intacta y susceptible de ser independizada de la marca notoria).
15
Diccionario de la Lengua Española (nota 9), p. 2004.
16
Diccionario de la Lengua Española (nota 9), p. 1330.
M-SPI-01/01 18-31
 Transliteración: escribir con un sistema de caracteres lo que está escrito con

otro. Representar elementos fonéticos, fonológicos, léxicos o morfológicos de
una lengua o dialecto mediante un sistema de escritura. Un ejemplo de ello
sería la transliteración a nuestro alfabeto del marca notoriamente conocido
consignada en letras del alfabeto griego o en caracteres chinos o cirílicos.
También cuando se reproduzca parcialmente elementos figurativos de una
marca y se omitan las expresiones denominativas.
En el presente caso, el signo solicitado YOMAX y logotipo constituye una

imitación de la marca reconocida como notoria, toda vez que produce una misma
impresión en la mente del consumidor, al incluir una disposición similar de las
franjas (independientemente del número de estas y de las particularidades de
cada una de ellas) que la conforman, como se aprecia continuación:
Signo solicitado Marca notoria
En tal sentido, corresponde determinar si el registro del signo solicitado es

susceptible de causar un riesgo de confusión o de asociación con la marca
notoria; un aprovechamiento injusto de su prestigio; o la dilución de su fuerza
distintiva, o de su valor comercial, o publicitario.
3.1 Determinación del riesgo de confusión y de asociación
La Sala considera que el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en

cuenta la interrelación de todos los elementos: productos - servicios, signos y
fuerza distintiva de los signos.
M-SPI-01/01 19-31
En la interrelación de estos elementos se determina el riesgo de confusión. Así,

puede ser que ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada anterior
tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta
con una protección limitada.
De otro lado, el riesgo de asociación es una figura regulada recientemente en el

derecho de marcas de la Comunidad Andina a través de la Decisión 48617. A
decir de Fernández - Novoa18, existen dos tesis sobre el concepto del riesgo de
asociación. En líneas generales, existe la tesis de que el riesgo de asociación es
una figura cuyos contornos son más extensos que los del riesgo de confusión, y
existe la tesis de que el riesgo de asociación se encuentra contenido dentro del
riesgo de confusión.
Respecto al criterio del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, cabe

señalar que en la Interpretación Prejudicial de fecha 2 de julio de 2008, recaída
en el Proceso N° 70-IP-2008, el Tribunal trató de manera separada al riesgo de
confusión y al de asociación. Así, en la citada interpretación, establece lo
siguiente:
“El riesgo de confusión es la posibilidad de que el consumidor al adquirir

un producto piense que está adquiriendo otro (confusión directa), o que
piense que dicho producto tiene un origen empresarial diferente al que
realmente posee (confusión indirecta)”.
“El riesgo de asociación es la posibilidad de que el consumidor, que

aunque diferencie las marcas en conflicto y el origen empresarial del
17
Se trata de una figura desarrollada por la jurisprudencia del Tribunal del Benelux y adoptada en el
Derecho de marcas de la Unión Europea a través de la Directiva comunitaria 89/104. Así, en el texto
de los artículos 4.1 (b) y 5.1 (b) de la mencionada directiva figura el inciso “un riesgo de confusión que
comprenda el riesgo de asociación con la marca anterior”.
18
Tratado sobre Derecho de marcas. Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid,
Barcelona, 2001, p. 292 y ss.
M-SPI-01/01 20-31
producto, al adquirirlo piense que el productor de dicho producto y otra

empresa tienen una relación o vinculación económica”.
En la Interpretación Prejudicial de fecha 27 de agosto de 2008, recaída en el

Proceso N° 73-IP-2008, el Tribunal establece lo siguiente:
En cuanto al riesgo de asociación, la doctrina ha precisado que se trata
de “una modalidad del riesgo de confusión, y [que] puede considerarse
como un riesgo de confusión indirecta (…) dado que se trata de productos
o servicios similares se suscita en el público el riesgo de que asocie la
marca posterior a la anterior, considerando que esos productos o
servicios, aunque distinguibles en el mercado, son producidos o
comercializados por la misma empresa titular de la marca anterior u otra
empresa del mismo grupo. El riesgo de asociación opera en relación con
las marcas notorias o renombradas” (BERCOVITZ, Alberto; ob.cit., p.
478).
En atención al último criterio expuesto, la Sala conviene en analizar la figura del

riesgo de asociación dentro del riesgo de confusión, asimilándola a la figura de
riesgo de confusión indirecta.
Por otro lado, cabe señalar que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina
ha establecido recientemente que la marca notoriamente conocida se
caracteriza por sus atributos específicos, así como por la difusión y
reconocimiento logrados en el mercado entre los consumidores del producto o
del servicio que protege. Asimismo, ha establecido que cuando el atributo de
notoriedad ha sido probado, la marca goza de especial protección que no se
limita por los principios de especialidad y territorialidad.
Cabe señalar, finalmente que, si bien tratándose de marcas notoriamente

conocidas, los criterios para evaluar la existencia o no de riesgo de confusión
serán los mismos que se emplean en las marcas comunes, debe tenerse en
cuenta que la protección que se brinda a las marcas notorias es mucho más
amplia.
3.1.1 Respecto a los productos
M-SPI-01/01 21-31
En el presente caso, teniendo en consideración los productos a los que están

referidos los signos objeto de análisis, se advierte que identifican algunos de
los mismos, a saber, vestuario / prendas de vestir, calzado deportivo / calzado.
3.1.2 Examen comparativo
Atendiendo a que algunos de los signos bajo análisis constituyen signos mixtos,
deberá establecerse previamente si presentan algún elemento relevante que
determine su impresión en conjunto.
Así se aprecia que en el signo solicitado resulta relevante su aspecto

denominativo por ser la forma cómo los consumidores solicitarán los productos en
el mercado, así como el aspecto gráfico debido a las características y
combinación de los elementos que lo conforman, tal como se aprecia a
continuación:
Signo solicitado
Por otro lado, se advierte que en la marca notoria (Certificado N°

28934): resulta relevante su aspecto gráfico debido a las características y
combinación de los elementos que las conforman, tal como se aprecia a
continuación:
Certificado N° 28934
M-SPI-01/01 22-31
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YOMAX y logotipo y
de la marca notoria registrada (Certificado N° 28934), se advierte lo

siguiente:
 Fonéticamente, el signo solicitado contiene un elemento denominativo
(YOMAX) la cual no se encuentra presente en la marca registrada.
 Gráficamente, los signos incluyen en su conformación la representación
estilizada de franjas paralelas y diagonales inclinadas hacia el mismo lado ,
lo que produce una impresión visual de conjunto semejante, conforme se
aprecia a continuación:
Signo solicitado Marca notoria
Certificado N° 28934
3.1.3 Riesgo de confusión y de asociación
Por lo expuesto, los signos materia de análisis están destinados a distinguir

algunos de los mismos productos y presentan semejanzas gráficas, por lo que
se determina que no es posible su coexistencia pacífica en el mercado sin
riesgo de inducir a confusión al público consumidor.
3.2 Dilución de la marca
3.2.1 Marco conceptual y doctrinal
La Sala conviene en precisar que la dilución opera, principalmente, respecto a

productos o servicios que no guardan relación ni conexión competitiva alguna,
pero que, por la fuerza distintiva de la marca, particularmente en el caso de
M-SPI-01/01 23-31
marcas de fantasía, se trata de evitar que el poder de la marca se desgaste y

que pierda su poder distintivo así como su valor comercial o publicitario.
En el presente caso, no resulta necesario recurrir a la figura de dilución, toda

vez que los signos bajo análisis distinguen algunos de los mismos productos.
3.3 Sobre el aprovechamiento injusto del prestigio de la marca notoria
La Sala considera que cuando un tercero aplica una marca notoria a sus propios
productos o servicios sin contar con la autorización del titular, surge el
aprovechamiento indebido del prestigio de la marca notoria, toda vez que el
usuario de la marca obtiene un beneficio sin contribuir a la inversión necesaria
para la creación y consolidación de esa imagen positiva.
Ahora bien, conforme se ha desarrollado en el punto 3.1.2, los signos bajo

análisis son semejantes gráficamente, en ese sentido, el público consumidor
asociará las cualidades de los productos identificados con la marca notoria a los
productos que pretende distinguir el signo solicitado, por lo que se presentan los
supuestos necesarios para considerar la solicitante pretende aprovecharse del
prestigio de la marca notoriamente conocida.
4. Conclusión
No obstante la solicitante tenga registrada la marca YOMAX y logotipo

(Certificado N° 230347), corresponde señalar que cada solicitud de registro es
independiente y no condiciona a la Autoridad Administrativa a otorgar nuevas
solicitudes de registro, sino que la registrabilidad de cada signo deberá
evaluarse caso por caso.
En ese sentido, habiéndose determinado que el signo solicitado es susceptible

de provocar riesgo de confusión y/o asociación y aprovechamiento injusto del
prestigio de la marca notoria sustento de la oposición, la presente solicitud de
registro se encuentra incurso en la prohibición prevista en el artículo 136 inciso
h) de la Decisión 486, por lo que corresponde acceder a su registro.
Ahora bien, teniendo en consideración que la presente oposición también se

fundamentó en la posibilidad de que el signo solicitado YOMAX y logotipo
M-SPI-01/01 24-31
resulta confundible con las marcas (Certificado N° 28934) y

(Certificado N° 93223), corresponde a la Sala pronunciarse al respecto.
5. Determinación del riesgo de confusión
El artículo 136 inciso a) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

como marcas aquellos signos que sean idénticos o se asemejen, a una marca
anteriormente solicitada para registro o registrada por un tercero, para los
mismos productos o servicios, o respecto de los cuales el uso de la marca
pueda causar un riesgo de confusión o de asociación.

Con relación a la figura del riesgo de confusión, cabe tener en cuenta la
interpretación prejudicial realizada por el Tribunal de Justicia de la Comunidad
Andina (Proceso N° 198-IP-201519), en la cual se señala lo siguiente:
“Según la Normativa Comunitaria Andina, no es registrable un signo

confundible, ya que no posee fuerza distintiva; de permitirse su registro se
estaría atentando contra el interés del titular de la marca anteriormente
registrada, así como el de los consumidores. Dicha prohibición, contribuye a
que el mercado de productos y servicios se desarrolle con transparencia y,
como efecto, que el consumidor no incurra en error al realizar la elección de
los productos o servicios que desea adquirir”.

De otro lado, en el Proceso N° 423-IP-201520, el Tribunal Andino estableció que:
“Para determinar la existencia del riesgo de confusión será necesario verificar si
existe identidad o semejanza entre los signos en disputa, tanto entre sí como en
relación con los productos o servicios distinguidos por ellos, y considerar la
situación de los consumidores o usuarios, la cual variará en función de los
productos o servicios de que se trate, independientemente de la clase a la que
pertenezcan dichos productos o servicios.”

En esa línea, el riesgo de confusión debe analizarse teniendo en cuenta la
interrelación de los siguientes elementos: a) la similitud o conexión competitiva
entre los productos y/o servicios; y, b) la similitud entre los signos, para lo que se
19
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3269 del 12 de abril de 2018.
20
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 2728 del 22 de abril del 2016.
M-SPI-01/01 25-31
deberá tener en cuenta la fuerza distintiva de los signos. En la interrelación de

estos elementos se determina el riesgo de confusión.

Así, puede ser que, ante marcas idénticas, en caso que la marca registrada
anterior tenga una fuerza distintiva muy grande, aun con una lejana conexión
competitiva, se determine que existe riesgo de confusión. Por otro lado, ante
productos o servicios idénticos, cualquier similitud de los signos puede ser
suficiente para que exista un riesgo de confusión. Asimismo, puede ser que, a
pesar de la similitud de los signos y aunque se determine que existe similitud o
conexión competitiva entre los productos o servicios, no se determine un riesgo
de confusión, si la marca registrada anterior es muy débil, por lo que cuenta con
una protección limitada.
5.1 Respecto de los productos
Respecto de las marcas registradas a favor de la opositora
En el presente caso, teniendo en consideración los productos a los que están

referidos los signos objeto de análisis, se advierte que identifican algunos de
los mismos, a saber, vestuario / prendas de vestir, calzado deportivo / calzado.
5.2 Examen comparativo
Para determinar si dos signos son semejantes, se debe partir de la impresión en

conjunto que cada uno de ellos pueda suscitar en el público consumidor de los
correspondientes productos o servicios.
Por lo general, el consumidor no podrá comparar ambos signos

simultáneamente. Más bien, el signo que tenga al frente en un momento
determinado va a ser confrontado con el recuerdo más o menos vago que
guarde del signo anteriormente percibido. Por ello, al comparar dos signos
distintivos, debe considerarse principalmente aquellas características que
puedan ser recordadas por el público consumidor.
Lo más importante a considerar son las semejanzas y no las diferencias de los

signos en cuestión. Las diferencias sólo tendrán influencia en la impresión en
conjunto si son tan fuertes frente a las similitudes que dejan un recuerdo en la
M-SPI-01/01 26-31
mente de los consumidores. Estos criterios han sido señalados en reiterada

jurisprudencia del Tribunal Andino y más recientemente en el Proceso N° 529-
IP-201621.
El recuerdo y capacidad de diferenciación del público dependerán del grado de

la atención que usualmente el consumidor medio preste para la adquisición y
contratación de los productos o servicios a distinguir.
En el caso de las marcas gráficas, deberá tenerse en cuenta los criterios de

comparación:
a) si las figuras son semejantes, si suscitan una impresión visual idéntica o
parecida.
b) si las figuras son distintas, si evocan el mismo concepto.
De acuerdo a la doctrina sobre la materia 22, la marca gráfica se subdivide en

dos tipos diferenciados:
 La marca puramente gráfica: Suscita en la mente del consumidor tan sólo la
imagen del signo constitutivo de la marca, sin asociar la misma con ningún
objeto o concepto concreto o abstracto.
 La marca figurativa: Suscita en los consumidores no sólo una imagen visual,
sino también un determinado concepto. Estas marcas evocan el concepto
del cual es expresión gráfica la imagen constitutiva de la marca.
Tratándose de marcas puramente gráficas, existirá semejanza entre ellas, aun

cuando presenten variaciones o modificaciones, si suscitan una idéntica o
parecida impresión visual en la mente de los consumidores. Por su parte, en el
caso de las marcas figurativas, la comparación debe realizarse desde las
perspectivas gráfica y conceptual. Si la aplicación de tales pautas muestra que
existe semejanza entre las marcas figurativas en el plano gráfico, no será
indispensable proceder al análisis de las marcas en el plano conceptual. Pero
si la comparación de las marcas figurativas en el plano gráfico arroja un saldo
negativo, deberá procederse a examinar el plano conceptual, a fin de
determinar si las marcas evocan o no un concepto concreto idéntico o
equivalente23.
21
Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena N° 3034 del 31 de mayo de 2017.
22
Fernández - Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, p. 237 y ss.
23
Fernández-Novoa, Tratado sobre Derecho de Marcas, p. 238-241.
M-SPI-01/01 27-31
Se aprecia que el signo solicitado como en la marca (Certificado N°

93223), resulta relevante su aspecto denominativo por ser la forma cómo los
consumidores solicitarán los productos en el mercado, así como el aspecto
gráfico debido a las características y combinación de los elementos que las
conforman, tal como se aprecia a continuación:
Signo solicitado Marcas Mixtas (Certificado N° 93223)
Asimismo, respecto de la marca figurativa (Certificado N° 28934),

resulta relevante su aspecto gráfico debido a las características y combinación de
los elementos que las conforman, tal como se aprecia a continuación:
Respecto de la marca figurativa (Certificado N° 28934)
Corresponde remitirse al punto 3.1.2 de la presente resolución, en la cual se

desarrolla y se concluye que los signos bajo análisis son semejantes
gráficamentes.
M-SPI-01/01 28-31
Respecto de la marca mixta (Certificado N° 93223)
Realizado el examen comparativo entre el signo solicitado YOMAX y logotipo y

las marca registrada ADIDAS y logotipo (Certificado N° 93223) a favor de la
opositora, se advierte que:
 Fonéticamente, los signos bajo análisis posee diferentes elementos
denominativos (YOMAX / ADIDAS)..
 Gráficamente, los signos bajo análisis incluyen en su conformación, de
manera relevante, franjas paralelas en forma diagonal, así como se aprecia
también que en su franja central contiene un elemento denominativo, con la
misma disposición de colores (letras de color blanco y fondo de color
negro), en una similar posición, lo que determina que tengan una impresión
visual de conjunto semejante, conforme se aprecia a continuación:
Signo solicitado Marcas Mixtas (Certificado N° 93223)
5.3. Riesgo de confusión
Respecto de las marcas registradas a favor de la opositora
Por lo expuesto, los signos bajo análisis están destinados algunos de los
mismos productos y presentan semejanzas gráficas, por lo que, se determina
que no sea posible su coexistencia pacífica en el mercado sin riesgo de inducir
a confusión.
M-SPI-01/01 29-31
En consecuencia, el signo solicitado se encuentra incurso en la

causal de prohibición de registro establecida en el artículo 136 inciso a) de la
Decisión 486, razón por la cual no corresponde acceder a registro.
6. Cuestión Final
La solicitante en su recurso de apelación señaló que el signo solicitado debe

acceder a registro, toda vez que posee la marca YOMAX y logotipo (Certificado
N° 230347).
Al respecto, cabe señalar que, el examen comparativo no tiene relevancia más

allá del caso concreto, siendo obligación de la Sala evaluar íntegramente cada
solicitud para determinar si ella cumple o no con los requisitos para acceder a
registro; quedando como facultad discrecional determinar si existe o no riesgo
de confusión entre dos o más signos. Por tal razón, las conclusiones a que se
arriben en cada caso dependerán del examen del correspondiente expediente y
no están sujetas a los registros otorgados con anterioridad.
Finalmente, la solicitante ha señalado que el Tribunal General de la Unión

Europea ha considerado que las marcas constituidas por las tres franjas
equidistantes no resultan distintiva. Dicha posición es diferente a la adoptada
por el Indecopi.
Al respecto, la Sala conviene en señalar que el hecho de que existan

pronunciamientos sobre la distintividad de una marca en países extranjeros, no
obliga a la Autoridad Administrativa a adoptar el mismo criterio en el Perú,
debido a que cada solicitud de registro es analizada para determinar si cumple
o no con los requisitos que permiten su registro, pudiendo ser denegado el
registro porque el signo en sí mismo no reúne los requisitos para constituirse
como marca, conforme a la legislación aplicable, o porque resulta confundible
con una marca registrada en el Perú con anterioridad para distinguir los
mismos productos o servicios o productos o servicios similares.
IV. RESOLUCIÓN DE LA SALA
M-SPI-01/01 30-31
Primero. – Declarar INFUNDADO el recurso de apelación interpuesto por I-

Kuan Liu.
Segundo.- CONFIRMAR la Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha

22 de mayo de 2019 en los extremos que:
(i) El signo solicitado es susceptible de causar riesgo de confusión o
asociación con la marca notoria , así como un aprovechamiento

injusto de su prestigio; se concluye que el signo solicitado se encuentra
incurso en la prohibición del artículo 136 inciso h) de la Decisión 486.
(ii) El signo solicitado resulta confundible con las marcas
(Certificado N° 28934) y (Certificado N° 93223), por lo que se

concluye que el signo solicitado se encuentra incurso en la prohibición
del artículo 136 inciso a) de la Decisión 486.
Tercero.- DEJAR FIRME la Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha

22 de mayo de 2019 en los extremos que:
(i) No se evidencian elementos a partir de los cuales se pueda acreditar la
supuesta mala fe atribuida a la solicitante al momento de iniciar el
presente procedimiento de registro.
(ii) No se ha podido verificar el carácter temerario de la oposición
presentada por Adidas AG.
M-SPI-01/01 31-31

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TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA

SOLICITANTE : I-KUAN LIU

Riesgo de confusión entre signos que se refieren a productos de la clase

Con fecha 1 de octubre de 2018, I-Kuan Liu (Chile) solicitó el registro de la

Con fecha 16 de noviembre de 2018, Adidas AG (Alemania) formuló oposición

 Es titular de la marca figurativa (Certificado N° 28934) que

sido declarada notoriamente conocida mediante Resoluciones N° 2929-

 Es titular de la marca (Certificado N° 93223) que distingue

Con fecha 11 de abril de 2019, I-Kuan Liu absolvió el traslado de la oposición

 Es titular de las marcas YOMAX y logotipo (Certificado N° 230347),

logotipo (Certificado N° 247617) para distinguir productos de la clase 25 de

Mediante Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de

- El signo solicitado constituye una imitación de la marca notoria

- El signo solicitado y la marca notoria son semejantes. Así, a criterio de

notoria , así como un aprovechamiento injusto de su prestigio;

Respecto de las marcas (Certificado N° 28934) y

- De la documentación presentada por la opositora, no se evidencian

Con fecha 27 de junio de 2019, I-Kuan Liu interpuso recurso de apelación,

 Su signo solicitado no resulta similar con las marcas (Certificado

N° 28934) y (Certificado N° 93223), toda vez que su signo

 El Tribunal General de la Unión Europea ha considerado que la marcas

No obstante haber sido debidamente notificada, Adidas AG no cumplió con

II. CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

La Sala Especializada en Propiedad Intelectual deberá determinar:

(Certificado N° 28934) y (Certificado N° 93223).

III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN

a) La opositora, Adidas AG (Alemania), es titular de:

 La marca de producto constituida por el diseño de las tres franjas

 La marca de producto constituida por la etiqueta que contiene la figura

b) La solicitante, I-Kuan Liu (Chile) es titular de las marcas registradas en la

MARCAS CERTIFICADO N° DISTINGUE VIGENCIA

Calzados, zapatillas y 18-07-2022

c) En la clase 25 de la Nomenclatura Oficial se encuentran regitradas las

MARCA CERTIFICADO TITULAR

80113 Raúl Efraín Quinteros Aguilar

167323 Omar Galindo Ascoy Mauricio

227048 Lucia Janina Gabriel Leona

89278 K-Swiss Inc.

204684 Interocean Jean S.A.C.

204683 Interocean Jean S.A.C.

182848 ZUTA LLAJA, NELIDA

209542 INVERSIONES ATLETICO S.A.C.

2. Cuestión Previa - Extremos apelados

Mediante Resolución N° 2311-2019/CSD-INDECOPI de fecha 22 de mayo de

asociación con la marca notoria , así como un aprovechamiento

(ii) Respecto de las marcas (Certificado N° 28934) y

De la revisión de lo actuado, se advierte que solo se ha interpuesto recurso de

3. Notoriedad de la marca (Certificado N° 28934)

3.1 Marco legal y conceptual

La Decisión 486 en su artículo 224 entiende como signo distintivo notoriamente

En la marca notoriamente conocida convergen su difusión entre el público

El Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha establecido en el Proceso

De igual manera, en el Proceso 06-IP-2009 8, ha señalado que: “Este Tribunal

por una colectividad de individuos pertenecientes a un determinado grupo de

La calificación de una marca como notoriamente conocida constituye la base

De ahí que la notoriedad de una marca se encuentre regulada por la Decisión

El artículo 136 inciso h) de la Decisión 486 establece que no podrán registrarse

3.2. La notoriedad frente a los principios de especialidad y territorialidad