1 Es Licenciado en Derecho por la Universidad de Colima; Maestro en Derecho de la Propiedad Intelectual por la Universidad

The John Marshall Law School de Chicago, Illinois, Estados Unidos; y Doctor en Derecho por el Doctorado Interinstitucional en
Derecho de la Asociación Nacional de Universidades (Anuies). Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel I y

Akademischer Austauschdienst (Agencia Alemana de Intercambio Académico) para realizar estancia de investigación en el Max
Planck Institute für Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht (Instituto Max Planck para la Propiedad Intelectual, Dere-

de la Universidad de Colima y Director del Programa de Propiedad Intelectual de la misma casa de estudios. Actualmente, es

en materia de derechos de autor autorizado por el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor).
S
 “La imitación de signos marcarios I. JUSTIFICACIÓN DEL
es la forma más antigua de competencia
ESTUDIO COMPARADO
desleal”2

Introducción

3 Artículo 3º del Convenio que Establece la Organización

de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiem-

I) fomentar
la protección de la propiedad intelectual en todo el mundo
mediante la cooperación de los Estados, en colaboración,
cuando así proceda, con cualquier otra organización inter-
nacional, y (II) asegurar la cooperación administrativa entre
las Uniones”.

2 German Industrial Property, Copy- miembros de la OMPIaquellos países que sean parte de las
right and Antitrust Laws, Munich, Max Planck Institute für -
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996, p. nes internacionales creadas por los diferentes acuerdos,
I/A/11. principalmente por los Convenios de París y de Berna. Ver
 artículo 2º VIII del Convenio que establece la Organización

de 1967 en Estocolmo, según reformas del 28 de septiem-

bre de 1979: “‘Uniones’, la Unión de París, las Uniones par-
ticulares y los Arreglos particulares establecidos en relación
con esa Unión, la Unión de Berna, así como cualquier otro 6 Lista actualizada al 11 de diciembre de 2006, siendo Arabia
acuerdo internacional destinado a fomentar la protección Saudita el último país en ser admitido. Ver tabla de países
de la propiedad intelectual y de cuya administración se en-
III)”.
Mundial del Comercio, consultada el 11 de noviembre de

5 Cfr. base de datos de partes contratantes de los diferen-

tes tratados administrados por la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual, consultada el 11 de noviembre de 7
2006, disponible en: http://www.wipo.int/treaties/en/Sear-
8 Ídem, p. 327.
 A. Alemania

junio de 2010.

9 British Broadcasting Company, Country , London,

British Broadcasting Company 2006. Consultado el 12 de
noviembre de 2006, disponible en http://news.bbc.co.uk/1/

5
10 country report, Pleasant

disponible en http://www.countryreports.org/.

11 Banco Mundial, Doing Business Report 2006, Washington,

-
kings/.

12 Global competitiveness index rank-

ings and 2005 comparisons executive summary, Ginebra,

16 Ídem, p. 38.
German Legal System and Laws,
Oxford, Oxford University Press, 2003, p. 37.

15 Ídem, p. 36.

6
B. Corea del Sur

junio de 2010.
23 outh Korea country report. Pleasant

disponible en http://www.countryreports.org/.

-
kings/.

20 nos referiremos a este país como Corea del Sur para dife- 25
renciarlo de Corea del Norte.
26 Ginsburg,Tom Ed., Legal Reform in Korea
21 British Broadcasting Company, óp. cit., consultado el 12 de
noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/
27 Los Chaebol son considerados grupos o conglomerados
empresariales con respecto a los cuales se alinean un gran
22 Ibídem. número de intereses y empresas más pequeñas.

7
 C. Estados Unidos

30 Ibídem.

31

28 Ginsburg, Tom Ed., óp. cit., p. 2. 32 Intellectual Property Law in Korea. Lon-
dres, Kluwer Law International & Max Planck Institute für Geis-
29 Ibídem. tiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 2003, p. 1.

8
 junio de 2010.
33 En el 2000, por ejemplo, Estados Unidos atrajo el 89% de las
exportaciones mexicanas y proveyó el 73% de las impor-
taciones, muy por encima del segundo socio comercial de
37 Los diez países que reportan los mayores ingresos per cápita
México que es Canadá, pues las exportaciones mexicanas a
dicho país apenas alcanzan el 2%. Cfr. comunicado de prensa
-
ción Mundial de Comercio. Examen de las políticas comer-
ciales: primer comunicado de prensa, resumen del informe
Doing
de la Secretaría y del Informe de Gobierno.
Business Report 2006, Washington, D.C.: Banco Mundial
British Broadcasting Company óp. cit. Consultado el 12 de -
noviembre de 2006, disponible en: http://news.bbc.co.uk/1/ nanciero, el 12 de noviembre de 2006, disponible en: http://

35 Ibídem.

36 Deaths: preliminary data for 2004 - 39 Cfr. artículo VI, § 1º cláusula 2ª de la Constitución de los
Estados Unidos de América.

9
 El inglés jurídico, Barcelona, Ariel Derecho,
2002, p. 5. En relación a Atienza, M., Tras la justicia. Una intro-
ducción al Derecho y al razonamiento jurídico, Barcelona, Ariel,
1993, p. 6.

su Tractatus Legibus et Consuetudinibus Regni Angliae del año

1187 las bases del sistema jurídico inglés, en el resto de
Europa no hay nada parecido, y habrá que esperar un siglo

su tiempo, el Derecho inglés no se basó tanto en las fuentes

del Derecho romano ni en el Derecho canónico, sino como
en los [países] restantes del continente europeo, y de ahí su
idiosincrasia o peculiaridad. Cfr. Alcaraz Varó, E., óp. cit., pp.
5-6.

o amparo, quien para tomar decisiones, se dejaba aconse-

jar por el Lord Chancellor, autoridad eclesiástica máxima, y
como tal, guardián de la conciencia del rey. Más tarde, estas
peticiones se elevaban directamente al Lord Chancellor, que equity acts in personam; equity aids the
administraba la justicia basándose libremente en criterios vigilant, not the indolent; equity looks to the intent rather than
principios de conciencia y guiado siempre por los criterios to the form; equity suffers not a right without a remedy; delay
de equidad y justicia (equity and fairness) en vez de por las defeats equity; he who comes in equity must come with clean
rígidas normas establecidas por los jueces. hands. Cfr. Alcaraz Varó, E., óp. cit., p. 7.

10
D. México

junio de 2010.

p. 1.
-

noviembre de 2006, disponible en: http://www.countryre- -

ports.org/. dos Mexicanos: “Es voluntad del pueblo mexicano consti-
Mexico country report. Pleasant
compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concer-
dicha organización el 12 de noviembre de 2006, disponible niente a su régimen interior; pero unidos en una federación
en: http://www.countryreports.org/. establecida según los principios de esta ley fundamental”.

11
II ÁMBITO SUSTANTIVO
DE PROTECCIÓN

A. Alemania

51 Ibídem.

52 La Ley de Propiedad Industrial formalmente entró en vigor

German Industrial Property, Co-
pyright and Antitrust Laws, Munich, Max Planck Institute für que incluso se le cambió el nombre.
Geistiges Eigentum, Wettbewerbs und Steuerrecht, 1996, p.
I/A/11. 53 Ibídem.

12
 junio de 2010.
letras, números, sonidos, formas tridimensionales, la forma

elemento que sea capaz de distinguir productos o servicios 59 Aunque sobre este punto se volverá más adelante, consúl-
de otros. La tutela de la marca notoria-
mente conocida y de la marca famosa en México: ¿dilución o
55 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 3 (2). desilusión?, Colima, Instituto Universitario de Investigaciones
Jurídicas, 2006, p. 168.
56 Aufenager, Martin et ál., Das Deutsche Markengesetz, Munich,

57 El término utilizado por la ley alemana es Verkehrsgeltung, 61 Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
lo cual es considerado como equivalente al concepto de
Secondary Meaning en la legislación norteamericana. 62 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 8.

58 Cfr. Das Deutsche Markengesetz

13
 67 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 9 (2).
65 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 8. 68 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 9 (1).
 B. Corea del Sur

junio de 2010.

71 Cfr. Bürgerliches Gesetzbuch § 12.

70 Cfr. Das Deutsche Markengesetz § 27 (1). 73 Ídem, p. 76.

15
 Korean Trademark Act § 1. 77 Cfr. Korean Trademark Act § 2 (1).

75 Cfr. Título Cuarto de la Ley de Propiedad Industrial. 78 Cfr. Korean Trademark Act § 8 (1).

16
 junio de 2010.
-
80 Cfr. Korean Trademark Act § 8 (2).

81 Cfr. Unfair Competition Prevention Act § 1.

86 Nombres como Corp.; Inc.; Plaza; o Company caen en esta
82 Marcas que han sido declaradas genéricas incluyen: Aspirin,
Offset, y Jeep. Cfr. S.C. 10 may. 1997, 76 Da 1721; S.C. 28 abr.

83 Ejemplos de estas marcas que se han vuelto convencionales

incluyen: Napoleón (para cognac); MIN (para medicina); y

88 Casos donde la Suprema Corte Coreana ha declarada la

(en cuanto a su calidad, para shampoo); Ginseng (en cuanto 1213.

a los materiales, para jabón); L-830 (en cuanto a su cantidad,
- 89 Cfr. Korean Trademark Act § 6 (2).

90 Cfr. In re Hyundai Automobile

59.

17
91 Cfr. Korean Trademark Act § 7 (1).
95 OMPI, Background reading material on the industrial property
92 Cfr. Korean Trademark Act § 50. system of the Republic of Korea, Ginebra, Organización Mun-
dial de la Propiedad Intelectual, 1996, p. 110.
93 Ver casos: Adidas (S.C. 12 abr. 1979, 76 Da 1233); Chanel
96 Antigua disposición contemplada en § 71 (1) del Korean Tra-
Jerry y Simpsons (S.C. 18 jun. 1996), 96 núm. 369. demark Act.

18
C. Estados Unidos

junio de 2010.
102 Cfr. 15 U.S.C. § 1127.

103 Secondary Meaning -

te del consumidor entre la marca y el proveedor del ser-
vicio (o producto). Dicha cualidad la adquieren, en forma
posterior, las marcas que no son inherentemente distintivas y
que por lo tanto son consideradas descriptivas a efecto de

de Marcas y Patentes de los Estados Unidos. Quien reclame

que una marca ha adquirido tal cualidad, tiene la carga de
probar las siguientes circunstancias: 1) el tiempo y modo
States Code. que se ha usado la marca; 2) la naturaleza y cantidad de pu-
blicidad y promoción; 3) los esfuerzos hechos por el actor
98 Los términos utilizados por la Lanham Act son Trade Name, para promover una conexión conciente en las mentes de

99 Cfr. 15 U.S.C. § 1127. Para más detalles sobre este tema, cfr. Investacorp, Inc. vs.
Arabian Investment Banking Corporation (Investcorp) E.C.
100 Cfr. artículos 113 y 126 de la Ley de Propiedad Industrial.

19
 107 Pattishall, B. W. et ál., óp. cit., p. 17.

Trademarks and Unfair Competition, 108 En el caso de las demás jurisdicciones que no pertenezcan al
LexisNexis, 2000, p. 17. sistema de derecho consuetudinario, debe entenderse que
son protegidas mediante registro.
105 El concepto utilizado en la ley es “constructuve use”, lo cual
109 Partridge, M. V. B., Guiding Rights. Trademarks, Copyrights and
de la solicitud. the Internet

106 Cfr. 15 U.S.C. § 1059. 110 Partridge, M.V. B. óp. cit., p. 71.

20
 junio de 2010.

116 Cfr. In re Wada,

111 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (a).
117 El color en forma aislada será protegido como marca cuan-
112 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (b). do es utilizado como elemento distintivo y no tiene una
Qualitex Co. vS. Jacobson Products
113 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (c). Co., Inc

118 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (f).

115 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (e). 119 Pattishall, B. W. et ál., óp. cit., 106.

21
 125 Ibídem.

126 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (c) (1).

120 Ibídem.

121 Cfr. 15 U.S.C. § 1052 (a).

128 Los términos utilizados son: tarnishment, blurring y diminis-
122 Pattishall, B. W. et ál., óp. cit., p. 96. hing, respectivamente.
123 Ver Park´N Fly, Inc. vs. Dollar Park and Fly, Inc
1985. 861, 867, S.D.N.Y., 1962.
130 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (d).

22
 135 Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

136 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial. Pueden cons-

junio de 2010.
tituir una marca los siguientes signos: I.- Las denominaciones

traten de aplicarse, frente a los de su misma especie o clase;

II.- Las formas tridimensionales; III.- Los nombres comer-
ciales y denominaciones o razones sociales, siempre que
no queden comprendidos en el artículo siguiente, y IV.- El
nombre propio de una persona física, siempre que no se
confunda con una marca registrada o un nombre comercial
D. México publicado.
137 Casado Cerviño, A., El Sistema Comunitario de Marcas. Nor-
mas, Jurisprudencia y Práctica, Valladolid, Editorial Lex Nova,
2000, p. 117.
138 El Lanham Act y estadounidense protege y el code de la pro-
priété intellectuelle francés, por ejemplo, protegen elementos
auditivos, aunque en el caso francés, se requiere que pue-

131 Cfr. 15 U.S.C. § 1125 (d) (ii) (A). 139 Al respecto recuérdese como ejemplo la compañía holan-
desa Vennootschap onder Firma Senta Aromatic Marketing que
132 Cfr. Copyright Act § 101. obtuvo un registro comunitario de marca en la Unión Euro-
133 Con respecto a la distintividad, Cfr. Marilyn Miglin Model
2, con respecto al olor de pasto recién cortado (freshly cut
grass) aplicado a pelotas de tenis. Cfr. decisión del Segundo

Mercado Interno de la Unión Europea del 11 de febrero de

23
 de Propiedad Industrial, no serán registrables como marca

y los mapas, así como los gentilicios, nombres y adjetivos,

cuando indiquen la procedencia de los productos o ser-
vicios y puedan originar confusión o error en cuanto a

lugares que se caractericen por la fabricación de ciertos

productos, para amparar éstos, excepto los nombres de
lugares de propiedad particular, cuando sean especiales e
La propiedad intelectual inconfundibles y se tenga el consentimiento del propietario;
Trillas. 2003, p. 288. -
nales, susceptibles de engañar al público o inducir a error,
entendiéndose por tales las que constituyan falsas indica-
ciones sobre la naturaleza, componentes o cualidades de
los productos o servicios que pretenda amparar”.

de organizaciones intergubernamentales. Compararlos con Ley de Propiedad Industrial, en relación con el artículo 6
bis del Convenio de París, el cual provee protección a las
del artículo 90 de la LPI. marcas notoriamente conocidas.

Propiedad Industrial. Industrial.

 junio de 2010.

-
terior, contenida en el artículo 88 de la Ley de Propiedad
Industrial, ubicada en el capítulo I [de las marcas] del título son descriptivas del producto. Novena Época. Noveno Tribu-
IV de dicha ley, denominado “de las marcas y de los avisos y nal de Circuito en materia Administrativa del Primer Circui-
nombres comerciales” [sic], corresponde más ampliamente
a “signo distintivo”.
152 Artículo 100 de la Ley de Propiedad Industrial.

150 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial.

25
 -

“La información o publicidad relativa a bienes, productos

o servicios que se difundan por cualquier medio o forma,
deben ser veraces, comprobables […]”

“[…] se entiende por información o publicidad engañosa

relacionadas con algún bien, producto o servicio, que pu-

diendo o no ser verdaderas, inducen al error o confusión

tendenciosa en que se presentan”. 157 Artículo 102 de la Ley de Propiedad Industrial.

26
 junio de 2010.
III Conclusiones

158 Artículo 89 de la Ley de Propiedad Industrial: “Pueden cons-

tituir una marca los siguientes signos: […] III. Los nombres
comerciales y denominaciones o razones sociales […]”

27
Bibliografía

28
29
junio de 2010.