Clase 39/ Eduardo Lobos

PROTECCIÓN ACTIVOS INTANGIBLES

I. ACCIONES CIVILES DE LA LEY 19.039

La norma fundamental en esta materia es el artículo 106 de la LPI porque establece qué puede
requerir un titular de un derecho de Propiedad Industrial en caso de verse vulnerado uno de sus
derechos, dicho artículo señala lo siguiente:
Artículo 106.- El titular cuyo derecho de propiedad industrial sea lesionado podrá demandar
civilmente:
a) La cesación de los actos que violen el derecho protegido.
b) La indemnización de los daños y perjuicios.
c) La adopción de las medidas necesarias para evitar que prosiga la infracción.
d) La publicación de la sentencia a costa del condenado, mediante anuncios en un diario a
elección del demandante. Esta medida será aplicable cuando la sentencia así lo señale
expresamente.
Este tipo de medidas que rige el artículo 106, se aplica respecto a cualquier tipo de privilegio
industrial descrito en la Ley de Propiedad Industrial.
Artículo 1 ley 19.039: “Las normas relativas a la existencia, alcance y ejercicio de los derechos de
propiedad industrial, se regirán por la presente ley. Los derechos comprenden las marcas, las
patentes de invención, los modelos de utilidad, los dibujos y diseños industriales, los esquemas de
trazado o topografías de circuitos integrados, indicaciones geográficas y denominaciones de origen
y otros títulos de protección que la ley pueda establecer”.
El procedimiento que siguen este tipo de casos es un procedimiento sumario, básicamente el
legislador ha entendido que atendida la naturaleza este tipo de infracciones, requieren de una
solución más o menos rápida, por ejemplo, si hay una infracción a mi marca porque un tercero está
utilizando mi marca sin autorización, si yo inicio un juicio contra él en el cual voy a requerir, entre
otras cosas, que cese en el uso de la marca, en el ejemplo que estamos dando, voy a requerir que
este problema tenga una solución judicial más o menos rápida, por lo tanto, si este procedimiento
se siguiera en el juicio ordinario, que es un juicio que es a nivel legal, de lato conocimiento, porque
tiene distintas etapas, que son de una extensión un poco más larga; hay un probatorio un poco más
largo, hay una demanda, una contestación, una réplica, una dúplica, una audiencia de conciliación,
un probatorio, etc. Por lo tanto, es un juicio que puede tomar varios años, el legislador entonces
entendió que como se requieren soluciones rápidas, por la naturaleza de los privilegios
involucrados, estableció que este tipo de procedimientos se tramitan, valga la redundancia, a través
de un juicio sumario, que está regulado en el Código de Procedimiento Civil.
La característica en este tipo de casos es que son procedimientos más rápidos, más abreviados, de
hecho, se presenta la demanda, se notifica la demanda y desde la notificación de la demanda, se
lleva al demandado a audiencia en un plazo de 5 días, en la cual se va a contestar a través de una
minuta que se hace por escrito muchas veces, o sino incluso, se puede contestar verbalmente en
esa audiencia. Se utiliza también como audiencia de conciliación para ver si las partes

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eventualmente llegan a un acuerdo en esa misma audiencia. Si el demandado contesta, se abre un
periodo probatorio que es mucho más corto, ya que se estableció que ese término probatorio se
ajusta a las normas de los incidentes, por lo tanto, el término probatorio es de 8 días y después de
eso, el caso queda en estado para dictar sentencia, se establece un plazo de 10 días para dictar
sentencia el que lamentablemente no siempre se cumple.
En la práctica, lo que pasa es que este juicio puede tomar igualmente un año en primera instancia,
pero aun así, es más rápido, más breve y más conciso que un procedimiento ordinario, entonces
repitiendo, aquí la intención del legislador fue someter este tipo de casos, considerando la
naturaleza de los privilegios involucrados, a un procedimiento mucho más abreviado, más simple y
más corto como lo es un procedimiento sumario.
¿Cómo se valora la prueba? En su oportunidad vimos respecto a las causas de la irregistrabilidad,
que la prueba por parte de la autoridad marcaria se pondera de conformidad con la sana crítica, y
la sana crítica es un procedimiento de tasación de la prueba que es mucho más flexible, por decirlo
alguna manera, que un procedimiento un sistema de valoración legal de la prueba, en el cual la
misma ley establece la forma y la ponderación en que el Tribunal va a tener que examinar esa
prueba. En este caso no, en este caso la sana crítica deja abierta la posibilidad de tasar la prueba,
de ponderar la prueba de conformidad con la experiencia, con la lógica, con la máxima científica, es
decir, de acuerdo a la experiencia, esto otorga mucho más flexibilidad al Tribunal pero igualmente,
a pesar de ser un sistema de ponderación de prueba mucho más flexible, el tribunal o el juez en
cuestión tiene que dejar constancia en el fallo del raciocinio que ha aplicado para llegar a su decisión,
es decir, este no es un sistema de libre convicción o mera arbitrariedad.
¿Esto tiene alguna relevancia? Sí, porque al ser un sistema de sana crítica, esto facilita la acreditación
de los hechos, porque si no fuera de sana crítica, sería aún más complejo poder acreditar, por
ejemplo, los perjuicios, en este caso, se establece como es sana crítica que cuesta menos probar los
perjuicios. El legislador lo estableció así, porque tal como estableció respecto al tipo de
procedimiento, que por la naturaleza de los privilegios involucrados la prueba también debe ser más
flexible.
Otro tema relevante es que se establece en el artículo 109 LPI, que no responden por daños y
perjuicios aquellas personas que comercializan productos infractores, salvo que lo hayan hecho de
mala fe o con conocimiento del ilícito. Básicamente, es una situación excepcional que contempla la
LPI que dice bueno, si usted detecta que un tercero está utilizando su marca sin autorización para
los mismos productos o servicios, se debe presentar una demanda civil (probablemente se mande
una carta antes), en el ejemplo, presentada la demanda, ese tercero podría decir: sabe qué, yo
comercializo estos productos pero estos productos no son míos, aquí hay un proveedor, yo no
produzco estos productos infractores, yo simplemente los vendo, por lo tanto, yo no tengo que
responder por daños y perjuicios. Pero si se le avisó que esos productos son infractores, a través de
una carta con notario, por ejemplo, o le pongo en conocimiento esta situación, ese tercero tiene
que cesar en el uso, y si pese a eso no hace nada y sigue vendiendo los productos, ahí sí procede la
hipótesis general, ya que estaría actuando de mala fe, es decir, si podría entonces demandar daños
y perjuicios contra ese tercero. En la práctica, ahora habitualmente las empresas del retail, por
ejemplo, hacen un análisis previo de los productos que obtienen de sus proveedores para evitar
esta situación.
Artículo 109 LPI: “Sin perjuicio de las otras acciones contempladas en este Título, no responderán
por daños y perjuicios las personas que hubieran comercializado productos que infrinjan un derecho
de propiedad industrial, salvo que estas mismas personas los hubieran fabricado o producido, o los

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hubieran comercializado con conocimiento de que estaban cometiendo una infracción a un derecho
de propiedad industrial”.
En cuanto al régimen de responsabilidad, en el tema de Propiedad Industrial, cuando yo demando
a un tercero porque está usando mi marca, se le pide que cese en ese uso de la marca y se requiere
al tribunal para que se le indemnice de los daños y perjuicios, se trata de responsabilidad
extracontractual, ya que no existe un contrato, un vínculo jurídico con ese tercero. Por lo tanto, la
ley exige ciertos requisitos para configurar la responsabilidad extracontractual y para que surja la
obligación de resarcir los daños y perjuicios, que son los siguientes:
- Hecho o comportamiento objetivamente ilícito, contrario a derecho → Por ejemplo, la
utilización de una marca por parte de un tercero.
- Doloso (cometido con la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de
otro) o culposo (cometido sin intención de dañar pero que ha inferido injuria o daño a otro).
- Daño debe probarse en el proceso → Esto es lo más complejo de acreditar en un juicio de
este tipo.
- Debe existir relación o nexo entre el comportamiento ilícito del autor y daño sufrido por la
víctima → Los daños y perjuicios sufridos deben ser consecuencia necesaria del
comportamiento ilícito del tercero.
Si no concurren los requisitos, no se va a configurar la responsabilidad extracontractual y no
procederá la indemnización de los daños y perjuicios, no obstante, se podrá igualmente solicitar que
se ordene el cese del uso de marca por parte de un tercero.
Precisamente porque en materia de Propiedad Industrial se hace más difícil acreditar los daños y
perjuicios, es que se establecen reglas especiales para la procedencia de la indemnización y para
determinar el monto de esta, así el artículo 108 de la ley 19.039 señala lo siguiente:
Artículo 108 LPI: “La indemnización de perjuicios podrá determinarse, a elección del demandante,
de conformidad con las reglas generales o de acuerdo con una de las siguientes reglas:
a) Las utilidades que el titular hubiera dejado de percibir como consecuencia de la infracción → Se
debe acreditar las utilidades que dejó de recibir el titular, por lo tanto, el demandante va a tener
que determinar si le sirve esta fórmula.
b) Las utilidades que haya obtenido el infractor como consecuencia de la infracción → Esta fórmula
puede resultar un poco más fácil, ya que se puede solicitar a la otra parte la exhibición de sus
documentos contables.
c) El precio que el infractor hubiera debido pagar al titular del derecho por el otorgamiento de una
licencia, teniendo en cuenta el valor comercial del derecho infringido y las licencias contractuales
que ya se hubieran concedido” → Esto se da en el caso de que el titular habitualmente otorgue
licencias y haya un tercero que está usando su marca sin licencia, entonces la indemnización se
calculará según lo que habitualmente cobre por licenciar su marca, en este punto se va a tener
que acreditar al tribunal el valor comercial de la marca.
En cuanto a las medidas precautorias, además de las establecidas en el Código de Procedimiento
Civil, el artículo 112 de la LPI, establece medidas especiales: “Sin perjuicio de otras medidas
precautorias, el Tribunal podrá decretar las siguientes:
a) La cesación inmediata de los actos que constituyan la presunta infracción;
b) El secuestro de los productos objeto de la presunta infracción y de los materiales y medios que
sirvieran principalmente para cometerla. Tratándose de signos distintivos, podrá además decretarse

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el secuestro de los envases, embalaje, etiquetas, material impreso o de publicidad que posean el
signo motivo de la presunta infracción;
c) El nombramiento de uno o más interventores;
d) La prohibición de publicitar o promover, de cualquier manera, los productos motivo de la
presunta infracción, y
e) La retención, en poder de un establecimiento de crédito o de un tercero, de los bienes, dineros o
valores que provengan de la venta o comercialización de dichos productos, en cualquier forma”.
Son medidas de carácter excepcional, temporal y debe acreditarse que existe un peligro de que, si
no se adoptan, se pone en peligro los resultados del juicio, es decir, debe tratarse de solicitudes
fundadas.

MARCAS COMERCIALES
➢ Derecho Protegido
Artículo 19 bis D de la ley 19.039:
Inciso primero: “La marca confiere a su titular el derecho exclusivo y excluyente de utilizarla en el
tráfico económico en la forma que se le ha conferido y para distinguir los productos, servicios,
establecimientos comerciales o industriales comprendidos en el registro”.
Inciso segundo: “Por consiguiente, el titular de una marca registrada podrá impedir que cualquier
tercero, sin su consentimiento, utilice en el curso de las operaciones comerciales marcas idénticas
o similares para productos, servicios o establecimientos comerciales o industriales que sean
idénticos o similares a aquéllos para los cuales se ha concedido el registro, y a condición de que el
uso hecho por el tercero pueda inducir a error o confusión”.
➢ Requisitos para accionar a nivel marcario:
1. Identidad o similitud de signos
2. Identidad o similitud de campos operativos (coberturas)
3. Que exista un uso comercial por parte de un tercero: no solo debe haber un uso en el
comercio, sino que tiene que ser un uso marcario, es decir, debe ser un uso para distinguir
un producto o un servicio.
4. Ausencia de autorización por parte del titular.
5. Potencialidad de inducción a error y/o confusión a los consumidores.
6. Que no constituya una importación paralela, artículo 19 bis E ley 19.039: “El derecho que
confiere el registro de la marca no faculta a su titular para prohibir a terceros el uso de la
misma respecto de los productos legítimamente comercializados en cualquier país con esa
marca por dicho titular o con su consentimiento expreso”.

➢ Criterios para determinar la confundibilidad:

1. La marca en su conjunto o impresión global.
2. Primera impresión.
3. Elementos no distintivos.
4. La marca como tal se encuentra registrada.
5. Elemento principal.

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 6. Grado de conocimiento de los consumidores.
Para accionar por la vía marcaria es necesario que concurra confundibilidad, muchas veces se puede
acompañar un informe pericial para ilustrar al tribunal civil para que pueda fundar su sentencia,
salvo que exista una sentencia previa de INAPI, por ejemplo, en que declare haber confundibilidad,
en ese caso, se presenta dicha sentencia al tribunal civil.

Caso Naser Nassar con Canal 13 S.A.

(28º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-8890-2015. CA de Santiago, Rol 13.302-2016)
Hubo una teleserie extranjera emitida por canal 13 llamada El Sultán, pero había un tercero en Chile
que tenía registrada la marca “El Sultán” en distintas categorías del clasificador de marcas, por lo
tanto, cuando se comenzó a emitir esta teleserie, el señor Naser Nassar presentó una demanda civil.
La cobertura registrada más cercana a la teleserie era la clase 41, correspondiente a “salas de
espectáculo, organización de eventos culturales”, ya que la Marca “El Sultán” estaba registrada
principalmente para categorías relacionadas a productos de librería. Una vez presentada la
demanda civil, el titular contactó a Canal 13 y le ofreció otorgarle una licencia por la marca, Canal
13 señaló que no le servía la licencia porque si bien las marcas son similares, Naser Nassar no la
tenía registrada para el uso que realizaba Canal 13. También solicitó la indemnización de perjuicios
por la confusión que generaba la emisión de la teleserie.
El tribunal rechazó la demanda basándose en el principio de especialidad marcaria, en virtud del
cual, las marcas comerciales deben registrarse para productos y servicios específicos de una clase
determinada, señalando lo siguiente:
“Que, como se dijo, en el caso de autos, las marcas del actor con la de la demandada pueden
convivir pacíficamente porque están referidas a bienes y servicios diferentes, destinadas a públicos
distintos sin que pueda inducir a error a los consumidores, por lo que la demanda de autos carece de
todo fundamento” (Considerando 18º)”.
“Que, en el caso de autos, no se ha acreditado que exista un delito o cuasidelito civil de parte de la
demandada para con el demandante, por lo que la demanda de autos no puede prosperar”
(Considerando 20°)”.
Esta sentencia fue apelada y la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó el fallo, señaló que son
coberturas distintas, las marcas están destinadas a consumidores distintos y no se podría producir
confusión, por lo tanto, no se puede acreditar que exista un delito o cuasidelito civil. En este caso
se acompañó como medio probatorio un informe pericial sobre el principio de especialidad marcaria
para ilustrar al tribunal civil. Ante INAPI, Canal 13 también pudo sortear el obstáculo en virtud del
mismo principio de especialidad.

Caso Universidad Diego Portales VS Instituto Diego Portales

(1º Juzgado Civil de Concepción, Rol C-4143-2016)
Se trata de una demanda civil que se tramitó en Concepción. En este caso, la Universidad Diego
Portales, es titular de la marca Diego Portales para servicios de la clase 41 (educación y enseñanza),
en su oportunidad ante INAPI, había presentado dos demandas de oposición y había salido

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victorioso en contra de DP Organización Educacional Ministro Portales y DP Instituto Profesional
Ministro Portales, ambas para clase 41, puesto que INAPI concluyó que las marcas eran
confundibles.
En este caso, la UDP comenzó a recibir reportes de un reclamo del SERNAC, la UDP revisó y se trataba
de reclamos contra el Instituto Diego Portales. Una vez que se presentó la demanda civil, la
contestación del Instituto Diego Portales se basó en que había un acuerdo o licencia de uso entre
las partes, pero la UDP no encontró ninguna prueba sobre ese punto y el Instituto Diego Portales no
aportó ninguna prueba tampoco, por lo que el tribunal acogió la demanda de la Universidad Diego
Portales, y el Instituto Diego Portales fue condenado en costas. Acá se acompañaron fotos
autorizadas ante notario de las sedes en que se utilizaba la marca Diego Portales, y el tribunal
ordenó que la sociedad demandada debía cesar en el uso de la marca y que debía publicar un
extracto de esta sentencia a su costa en el diario El Mercurio.
El fallo establece que: “…de las mismas actas notariales, fluye que si bien en su mayor parte se
imparte carreras técnicas, también se mencionan carreras profesionales, tales como Contador
Auditor, que figura también en la documentación a la vista (folleto de admisión), de la Universidad
Diego Portales, de modo que a lo menos existe, sino identidad de servicios, sí similitud, y de acuerdo
a las reglas de la sana crítica resulta evidente que al usar como signo, idéntica marca, esto es,
“DIEGO PORTALES” sin contener ningún otro elemento diferenciador, en forma destacada en la
publicidad de sus edificios así como en las fotografías de la página web, como se desprende también
de las mismas fotografías de las sedes de Concepción, Santiago y Chillán que contiene el libelo, puede
inducir a confusión en los consumidores y usuarios acerca de la procedencia, origen o proveedor de
los servicios, en los términos establecidos en el mencionado artículo 19 Bis D, de modo que al menos
en dicha utilización efectivamente se estima que la marca registrada “DIEGO PORTALES” ha sido
vulnerada por la demandada, de modo que a su respecto la demanda será acogida, y en
consecuencia la demandada deberá cesar en el uso del signo “DIEGO PORTALES” para los servicios
de la clase 41 por tratarse de una marca registrada por la actora, conforme al registro 1020649 por
el plazo legal de 10 años contados desde el 17 de julio de 2013”.

Caso Chemie S.A. VS AMINOCOMPANY Fertilizers and Chemicals

(1º Juzgado Civil de Puerto Montt, Rol C-3592-2016. Corte de Apelaciones, Rol 569-2017)
Chemie señaló ser titular de la marca AMINOCHEM para distinguir productos de la clase 1 y que
AMINOCOMPANY estaba utilizando su marca, el demandado a su vez, señaló que tenía registrada
la marca, pero para otras clases y que su razón social era AMINOCHEM, por lo tanto, el tribunal
rechazó la demanda porque AMINOCOMPANY no estaba haciendo uso marcario. Hay uso marcario
en aquellos casos en que hay un signo que se utiliza para distinguir productos y servicios, en este
caso se utilizaba AMINOCHEM, no para distinguir productos o servicios, sino que se señalaba como
su razón social.
La sentencia del tribunal señala: “… ponderados los antecedentes del caso, se observa que todos los
productos de la demandada contienen un signo consistente en una hoja que va germinando desde
la tierra, tanto en bidones como en etiquetas acompañadas por la demandante y catálogos
publicitarios de los productos Aminoterra, Aminoterraroot y Aminoterragreen, signo que no
contienen los productos de la actora, según se advierte de las etiquetas de los productos Fertichem;
DM MAX allegadas por ella y, además, de la imagen del producto Aminochem de la actora, icono
inserto en la minuta de contestación de la demanda por la parte demandada. En consecuencia,

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ponderando estos antecedentes conforme a las reglas de la sana critica, especialmente según las
máximas de la experiencia, si la simple observación del sentenciador, que es lego en materia de
bioestimulantes permite advertir la diferencia que existe entre los productos de la demandante y de
la demandada, pese al uso de la expresión Aminochem, con mayor razón para el consumidor de este
tipo de productos, que se mueve dentro de dicha área y posee conocimientos sobre la materia, será
fácil advertir la diferencia. Por lo demás, la demandante no ofreció otros medios de prueba, que
permitan adquirir convicción en el Tribunal que el uso de la expresión “Aminochem” provoca error o
confusión”.
“… en relación a lo anterior, es conveniente tener presente que el titular de una marca comercial de
un producto, tiene un derecho a impedir que un tercero la utilice sin su consentimiento ello en
conformidad al artículo 19 bis D de la Ley N° 19.039, pero este derecho no es absoluto y, existen
situaciones en las cuales se impide al titular de la marca usar su derecho exclusivo y excluyente frente
a terceros. Y uno de esos casos se presenta cuando un tercero, en el desempeño de su actividad
económica mercantil utiliza su propio nombre que resulta ser similar o igual a una marca registrada
produciéndose un conflicto de interés entre que tiene el titular de la marca registrada de proteger
su derecho y el interés del tercero consistente en identificar sus productos, servicios o
establecimientos con su propio nombre”.
Esta sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, que estableció lo
siguiente: “… Bajo esa distinción, cuando el artículo 19 bis letra d) del cuerpo legal citado otorga al
titular de una marca el derecho a impedir que un tercero use su marca sin su consentimiento, exige
que el uso del tercero de la marca induzca a error o confusión; presupuesto que se presume cuando
el uso se refiera a una marca idéntica para productos, servicios o establecimiento comerciales
también idénticos.
TERCERO: Que, siguiendo con lo razonado, en el caso sublite no se está frente a dos marcas idénticas,
sino al contrario frente a dos premisas diferentes, por lo que no opera la presunción anotada.
Por consiguiente, si es necesario probar la inducción del error o confusión en el consumidor del
producto en el caso de marcas similares, con mayor razón cuando la controversia se da entre un
nombre y una marca comercial”.

Caso Felipe Zagal VS Cencosud Retail S.A.

(13º Juzgado Civil de Santiago, Rol C-18184-2012. Corte de Apelaciones de Santiago, Rol 3206-
2014. Corte Suprema, Rol 3136-2015)
Felipe Zagal era el titular de la marca Parental Advisory para distinguir productos de la clase 25, las
tenía registradas desde hace mucho tiempo en INAPI y señaló que: “…. producto del posicionamiento
y perspectivas para la marca en el mercado nacional, el día 15 de enero de 2012, celebró un contrato
con don Jorge Mariano Lipian Niriam en virtud del cual le otorgó, por el lapso de 24 meses, renovable,
el uso total y exclusivo de la marca Parental Advisory ® la que se destinaria en forma exclusiva para
el uso de impresos en todo tipo de accesorios, calzado, vestuario…”.
Señala que luego tuvo conocimiento de que un tercero, Cencosud, estaba utilizando su marca por
lo que se vio perjudicada su marca y su licencia. Cencosud respondió que Parental Advisory es un
signo de uso común en el mercado, que corresponde a una marca de certificación en otros países
porque todos aquellos cds, por ejemplo, que contengan letras violentas, deben tener este signo, por
lo que no es algo que se le haya ocurrido al demandante. Cencosud señala que, si bien las poleras

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tienen este signo de Parenta Advisory, la marca de estas poleras es Opposite, es así como el uso del
signo Parental Advisory no sería un uso marcario y, es más, Cencosud solicita que se decrete la
nulidad de la marca, porque fue registrada de mala fe, sabiendo que el signo se utiliza como marca
de certificación en otros países.
Por lo tanto, el tribunal rechaza la demanda señalando: “A modo de abundamiento, del análisis bajo
la esfera de la sana crítica, la marca Parental Advisory se encuentra debidamente inscrita en un
registro extranjero como elemento de certificación, y la misma goza de fama y notoriedad en los
ámbitos relacionados con los productos, lo que hace que requieran y se sometan a dicha certificación
conforme a la legislación extranjera, careciendo el demandado de dicha fama, toda vez, que solo
acompañó documental referida a un lanzamiento de una línea de ropa que, según sus dichos, no
llegó a comercializar, sino sólo a tratativas de comercialización de la marca en sí…”.
“… se debe señalar que el referido artículo 19 bis D, en su inciso segundo, expone uno de los derechos
que confiere la propiedad marcaria y, a contrario sensu, la prohibición de terceros de hacer uso en
el curso de sus operaciones comerciales de marcas idénticas o similares para productos, servicios o
establecimientos comerciales o industriales que sean idénticos o similares a aquéllos para los cuales
se ha concedido el registro, y a condición de que el uso hecho por el tercero pueda inducir a error o
confusión, circunstancia que no se verifica en la especie, por cuanto lo que se comercializa no es el
producto de la demandante, sino un diseño dentro de una vestimenta con marca propia y,…”.
Lo que se puede concluir aquí es que se está ante un “registro de papel”, ya que es una marca
famosa, de certificación en el extranjero, y los antecedentes demostraron que no hay posibilidad de
confusión. No obstante, la demanda de nulidad fue rechaza, es decir, el titular mantuvo su registro
de la marca.

PATENTES DE INVENCIÓN
Los problemas aquí son mucho más profundos que en el tema de marcas, porque son materias
altamente técnicas y de difícil prueba, además las pretensiones de las partes muchas veces son muy
complejas y porque los tribunales no son especializados en Propiedad Industrial, mucho menos en
el tema de patentes.
Por lo tanto, resulta importante tener presente los siguientes puntos:
i. Correcta interpretación del ámbito de protección de las patentes: Es bueno recurrir a
un informe pericial del ámbito de las patentes para informar al tribunal.
ii. Relevancia del pliego de reivindicaciones como elemento fundamental de
interpretación en el análisis de un juicio infraccional: El tribunal al no ser especializado,
coteja el pliego de reivindicaciones con el uso en el mercado de la patente, junto con
los informes técnicos que se acompañaron para determinar si hubo infracción.
iii. ¿Corresponderá tener tribunales especializados? En Perú, por ejemplo, esto está
radicado ante tribunales especializados, por lo tanto, es un tema pendiente que debería
evaluarse en Chile.

Artículo 43 ley 19.039: Con la solicitud de patente deberán acompañarse los siguientes documentos
1. Un resumen del invento

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 – El resumen debe contener una síntesis de la invención y una indicación del campo
técnico o sectores industriales en los cuales ésta tiene aplicación, deberá permitir
la comprensión esencial del problema técnico que se resuelve, de su solución y de
su aplicación, pero no tendrá efectos en la determinación del alcance de la
invención
2. Una memoria descriptiva
– Documento mediante el cual el solicitante da a conocer en forma clara y detallada
su invención, modelo de utilidad, dibujo o diseño industrial, esquema de trazado o
topografía de circuitos integrados y, además, el estado de la técnica relacionado con
dicho derecho (artículo 2° RLPI).
3. Pliego de reivindicaciones
– Conjunto de descripciones claras y concisas de estructura formal, que tiene por
objeto individualizar los aspectos nuevos sobre los cuales se desea obtener
protección (artículo 2°, RLPI)
4. Dibujos del invento, cuando procediera.
El artículo 44 inciso I del Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial es importante porque es la
norma en que se basa el tribunal, señalando que debe atenerse estrictamente en el pliego de
reivindicaciones, dicha norma establece: “La definición del invento propiamente tal, así como lo que
en definitiva queda protegido por el derecho de propiedad industrial que se otorgue, es aquel
contenido, exclusivamente, en el pliego de reivindicaciones aceptado por el Departamento. Sin
embargo, la memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las reivindicaciones”.
Artículo 49 Ley 19.039: “El dueño de una patente de invención gozará de exclusividad para
producir, vender o comercializar, en cualquier forma, el producto u objeto del invento y, en
general, realizar cualquier otro tipo de explotación del mismo.
En las patentes de procedimiento, la protección alcanza a los productos obtenidos directamente por
dicho procedimiento.
El alcance de la protección otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el
contenido de las reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las
reivindicaciones.
El derecho de patente se extenderá a todo el territorio de la República hasta el día en que expire el
plazo de concesión de la patente.
La patente de invención no confiere el derecho de impedir que terceros comercialicen el producto
amparado por la patente, que ellos hayan adquirido legítimamente después de que ese producto se
haya introducido legalmente en el comercio de cualquier país por el titular del derecho o por un
tercero, con el consentimiento de aquél”.
El siguiente artículo también es importante porque es una norma especial en materia de patentes,
es el artículo 31 bis LPI: “En el ejercicio de las acciones civiles sobre infracción en materia de patentes
de procedimiento, el juez estará facultado para ordenar que el demandado pruebe que ha empleado
un procedimiento diferente al patentado, a condición de que el producto obtenido por el
procedimiento patentado sea nuevo.

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En estos procesos se presumirá, salvo prueba en contrario, que todo producto idéntico ha sido
obtenido por medio del procedimiento patentado”.
Aquí el tribunal estará facultado para invertir el peso de la prueba, es decir, le corresponderá al
demandado probar que está utilizando un método diferente.
Se pueden conceder patentes sobre invenciones de cualquier sector de la tecnología, desde un
utensilio de cocina de uso diario hasta un chip de nanotecnología. Una invención puede ser un
producto (como un compuesto químico) o un proceso (por ejemplo, un proceso para producir un
compuesto químico específico).
Factores relevantes para determinar la infracción:
• Interpretación de las reivindicaciones.
• Tipo de privilegio industrial que se estima infringido.
• Alcance de protección de la patente.

Caso NOVARTIS AG con Laboratorios RECALCINE

(Rol 14324-2014, 28° Juzgado Civil de Santiago. Corte de Apelaciones de Santiago Rol
7052-2015. Corte Suprema Rol 17078-2016)

El fallo de primera instancia es muy ilustrativo de cómo se determina el ámbito de protección de

una patente. En este caso, hay un producto que se llama Glivec de NOVARTIS, que básicamente
tiene un principio activo que sirve para una patología especial, relacionada al cáncer y existe, a su
vez, otro producto llamado ZEITE de Laboratorios Recalcine, que contiene un principio activo
protegido por una patente de NOVARTIS, que corresponde a la forma B de Imatinib Mesilato. Se
acompañaron distintos documentos y antecedentes periciales, al momento de contestar,
Laboratorios Recalcine respondió que no era la primera demanda de NOVALCINE y que incluso había
presentado querellas en su contra. La demanda fue rechazada, siguiendo la misma lógica que en
materia penal, porque viendo las reivindicaciones y la memoria descriptiva del producto, se
consideró que no se infringía esta patente.
En primera instancia (28º Juzgado Civil), se rechaza la demanda en virtud de lo siguiente:
• “la demandante ha delimitado el ámbito de protección de su invención en las
reivindicaciones números 3, 4 y 5, así como en la Memoria Descriptiva de dicho privilegio
industrial, todas las cuales dejan en evidencia que el objeto protegido por la patente es un
producto que contiene el poliformo Beta de Imatinib Mesilato de alta pureza.” (C, 20º).
• “el contenido del privilegio industrial que tiene la demandante, debe quedar circunscrito
única y exclusivamente a la forma cristalina Beta “esencialmente pura”, entendiéndose por
“esencialmente pura” en que a lo menos el 90% de los cristales deben presentar la forma
Beta; y no se puede extender al polimorfo resultante de esta evolución” (C. 17º).
• “la demandada no utiliza la materia prima que ampara la patente N°41.937, en la
elaboración de dicho producto. En efecto, para la fabricación del medicamento Zeite, utiliza
el compuesto Alfa del imatinib mesilato, que es más inestable y que en la elaboración del
producto, naturalmente muta al compuesto B” (C. 18º).
• “La primera cláusula del pliego, llamada reivindicación independiente o principal, es aquella
que designa el objeto de la invención y sus características principales es decir, debe contener

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 los elementos esenciales de la invención. En tanto, las demás cláusulas, llamadas
reivindicaciones dependientes o accesorias, son aquellas que comprenden características de
una o varias reivindicaciones anteriores de la misma categoría, especificando y precisando
los detalles o alternativas adicionales de la invención. Por consiguiente, si bien la
Reivindicación Principal otorga el concepto general de protección, el resto de las
reivindicaciones lo que hacen es entregar los detalles de ésta.
• En el caso de autos, la Memoria Descriptiva que acompañó la demandante a la solicitud de
protección, hace referencia expresa a que la invención “se refiere especialmente a una forma
de cristal particular esencialmente pura”, definiéndose que se entiende por “esencialmente
pura”, indicándose que significa que “especialmente que cuando al menos el 90, de
preferencia cuando menos el 95, y más preferiblemente, cuando menos el 99 por ciento en
peso de los cristales de una sal de adición de ácido de fórmula I, están presentes en la forma
de cristal de acuerdo con la invención, especialmente la forma de cristal β”.
Este fallo fue confirmado en segunda instancia, concluyéndose lo siguiente:

• “se indica en la memoria descriptiva que “la invención (esto es el principio activo ya
señalado) se refiere especialmente a una forma de cristal particular esencialmente pura”
y que se entiende por tal “cuando menos el 90, de preferencia cuando menos el 95 y más
preferiblemente, cuando menos el 99 por ciento en peso” del principio activo “están
presentes en la forma de cristal de acuerdo con la invención, especialmente la forma del
cristal β” (C. 20°).

• “Siendo así las cosas, la prueba producida por la actora y aquélla que pretendió rendir, en la
medida que estuvo encaminada a comprobar la mera existencia del principio activo
protegido por la patente de que es titular en el medicamento comercializado por la
demandada, pero no una presencia en términos tales que hubieren representado una
vulneración de su derecho de propiedad industrial, no permite ni permitiría cambiar el
criterio sustentado en este fallo” (C. 24º).
Por su parte, la Corte Suprema rechaza la casación en el fondo interpuesta por NOVARTIS en virtud
de lo siguiente:
• “el artículo 49 de la Ley de Propiedad Industrial dispone que “el alcance de la protección
otorgada por la patente o la solicitud de patente se determinará por el contenido de las
reivindicaciones. La memoria descriptiva y los dibujos servirán para interpretar las
reivindicaciones […] A partir de esa labor, permitida por la ley, los jueces arribaron a la
conclusión que la invención protegida es la forma esencialmente pura del cristal beta, lo que
surge de la reivindicación N° 3 -que exige a lo menos 90% en peso de cristales beta- y de la
memoria descriptiva” (C. 6°).
• “Recalcine usa la fórmula alfa, y que el surgimiento de beta deriva de la inestabilidad de
alfa, mutación que es ajena a la demandada, pero que en todo caso no se demostró que
alcanzara los porcentajes integrantes de la invención, por ende, la infracción de la patente
no existe” (C. 8°)

11
 Caso GD SEARLE con SYNTHON Chile Limitada
(Rol 11574-2015, 1° Juzgado Civil de Santiago)
Se discutió si el producto Celedox, elaborado por Synthon (Laboratorios Saval), infringía la patente
de invención de Celebra (Nº 49.960), de titularidad de Searle (Pfizer). Se debe tener en cuenta que
Pfizer durante el año 2014, envió cartas de advertencia a distintos laboratorios que operaban en
Chile, informando sobre su registro de patente, entre ellos a Synthon.
En el mes de mayo de 2015, Searle presentó una medida prejudicial precautoria de prohibición de
celebrar actos y contratos sobre el registro sanitario del medicamento Celedox (de Synthon), y sobre
el medicamento mismo. Y luego, el 4 de junio de 2015, Searle presentó una demanda de
competencia desleal e infracción de patente. Es habitual en este tipo de casos, que cuando se
notifica la demanda civil, el demandado requiera la nulidad de la patente ante el INAPI. En este caso,
Laboratorios Saval demandó la nulidad, la que, en abril de 2016, fue acogida por falta de nivel
inventivo.
Posteriormente en junio de 2016, la FNE presentó un requerimiento en contra de Searle ante el
TDLC, por actos contrarios a la libre competencia (abuso de posición dominante). En noviembre de
2016, el TDLC, considerando la nulidad de la patente acogida anteriormente, aprobó una
conciliación entre las partes, imponiéndole a Searle: i) otorgar una licencia gratuita y no exclusiva a
cualquier competidor para comercializar el producto protegido por el registro Nº 49.960, y ii)
desistirse de la demanda contra Synthon. En diciembre del año 2016, Searle se desistió de la
demanda de competencia desleal.
En el caso de patentes, hay que tener mucho cuidado con que la patente no sea susceptible de ser
anulada. En este caso, el derecho que estaba invocando para fundar sus acciones (cartas, demanda
civil, etc.) no era firme, dado que la patente fue declarada nula. Este caso demuestra que, si bien el
demandante tiene derechos exclusivos sobre la patente, antes de iniciar un procedimiento o de
enviar cartas a otros competidores, se debe analizar el derecho que se invoca.

Caso Astudillo con Codelco

(Rol C-50763-2009, 2°Juzgado Civil de Calama. CA de Antofagasta, Rol 408-2012 desistido recurso)
En este caso finalmente se logró un acuerdo, pero el fallo de primera instancia puede demostrar las
consecuencias a las que se pueden exponer los demandados cuando estas acciones prosperan, ya
que se condenó a pagar un monto muy alto a la minera. En este caso, la demanda civil se basa en
una patente de invención que ampara un proceso de Remining, dicho concepto “re-mining” (re-
extracción), alude a una técnica de minería cuyo principio básico consiste en extraer una cantidad
de material acumulado, invirtiendo el orden de los materiales, de modo que el material que se
encontraba en capas inferiores es removido y re-dispuesto en las capas superiores, pasa a las capas
inferiores una vez realizado el procedimiento.
Este proceso de remining estaba protegido por el titular que presentó la demanda civil, la cual fue
acogida parcialmente con expresa condena en costas al demandado, solo en cuanto se le condena
al pago de la suma de US$14.000.000 por concepto de lucro cesante, es decir, lo que el titular dejó
de producir con la utilización por parte de un tercero de esta patente.

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Fundamentos del fallo:

• “Todas las demostraciones y pruebas realizadas concurren a que existe una completa
identidad entre ambos procedimientos de trabajo, agregando luego, que el conglomerado
in situ, resulta ser técnicamente equivalente al Remining (dos formas iguales de efectuar
una misma labor, produciendo el mismo efecto)”.
• “Así las cosas, las reivindicaciones son la última palabra a considerar para determinar qué
está comprendido en el invento y qué queda fuera de él, conforme precisamente lo referido
en el artículo 41, al referir que el contenido de las reivindicaciones debe ser autosuficiente;
luego nunca una cláusula dependiente de otra principal podrá ampliar el contenido de
ésta, ya que tan solo su función es desarrollar y explicar lo ya expuesto en la cláusula
principal”.
• “Elemento o medio que realiza la misma función que aquél que está reivindicado en una
invención, de la misma manera y produciendo el mismo efecto o resultado señalado en la
reivindicación”. Lo que lleva a aceptar que el invento patentado es igual a su equivalente,
y lo será en tanto exista una triple identidad, así: a) función, b) forma que la cumple, y c)
resultado obtenido idéntico al señalado en la reivindicación”.
Nuevamente lo más relevante, es que se observaron las reivindicaciones y finalmente, se determinó
que esta empresa minera estaba infringiendo estas reivindicaciones.

II. ACCIONES DE NULIDAD CONTEMPLADAS EN LA LEY 19.039.

Ahora vamos a ver tanto en materia marcaria como de patentes de invención, las acciones de
nulidad, porque si bien están las acciones civiles también están las acciones de nulidad, las cuales sí
se tramitan ante el INAPI, no ante los tribunales civiles, y lo que se busca acá ya no es una
indemnización de perjuicios si no que es anular, es decir, revocar el registro de marca o revocar el
registro de patentes que se concedió. En su oportunidad hablamos de las causales de
irregistrabilidad, etc, pero es relevante que ver cuándo opera este tema y cuáles son algunos
ejemplos de algunos casos de cómo opera el INAPI en este tipo de casos y cuál es el criterio que
finalmente aplica.
Marcas Comerciales
Las causales de nulidad ya se vieron, pero procede la declaración de nulidad de una marca en
aquellos casos en que un titular infringe alguna de las causales del artículo 20 LPI, vimos que el art.
20 tenía causales por similitud, por mala fe, por marcas famosas y notorias en el extranjero, por
expresiones genéricas, etc, y esas mismas causales sirven para fundar una demanda de nulidad.
Artículo 26 ley 19.039: “Procede la declaración de nulidad del registro de marcas comerciales cuando
se ha infringido alguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 20 de esta ley”.
¿Cuál es el efecto de una demanda de nulidad? Presento una demanda de nulidad, ésta se acoge,
ese registro desaparece y tiene un efecto retroactivo; el registro que fue declarado nulo se
entenderá como sin valor desde su fecha de vigencia, es decir, ese registro nunca existió. Ese registro
desaparece. En marcas esto trae consecuencias desde el punto de vista de fundamentar “mi uso
estaba amparado en una marca”, pero su marca se revocó, se entiende que nunca existió, por lo
tanto, su uso ya no está amparado en esa marca. Es importante tenerlo presente. Evidentemente,
si esa marca estaba asociada a una frase propaganda, esa frase de propaganda también se cae.

13
Artículo 18 bis N, inciso 1° LPI: “El registro que fuere declarado nulo se tendrá como sin valor desde
su fecha de vigencia”.
Respecto del efecto formal, las sentencias de nulidad necesariamente deben anotarse al margen del
registro, para que cualquier tercero pueda ver que ese registro de marcas respecto del cual se
declaró la nulidad actualmente no está vigente, es un registro nulo.
El proceso de nulidad de una marca (el profesor hace referencia a la diapositiva en la cual se muestra
el esquema del procedimiento). Las distintas etapas: se presenta una demanda de nulidad, se
contesta, la demanda de nulidad a diferencia de las de oposición se debe notificar a través de un
receptor judicial, se recibe la causa a prueba, fallo de INAPI, se apela el fallo al TDPI, si se presenta
recurso de casación en el fondo, fallo de la Corte Suprema.
Plazos para presentar la demanda de nulidad en materia marcaria: La regla general es que
prescriben en un plazo de 5 años contados desde la fecha del registro. Registré la marca el día de
hoy, si transcurren 5 años esa demanda de nulidad prescribió, y la única forma, la única excepción
a esta prescripción de 5 años, es en el caso en que los registros fueron adquiridos de mala fe, y eso
se debe acreditar. Es decir, si el registro fue obtenido de mala fe y logro acreditarlo, esa acción se
vuelve imprescriptible, ya no prescribe en el plazo de 5 años, si no que la acción la puedo presentar
al año 6, al año 7, al año 20, porque esa acción se vuelve imprescriptible. Esto porque el legislador
ha entendido que, si el registro se adquirió de mala fe, la marca se obtuvo de mala fe. Recuerden
que hay que acreditarlo. Esa acción no prescribe porque no puedo obtener un beneficio por haberla
adquirido de mala fe. Es una situación bastante excepcional, porque por lo general, en todo tipo de
acciones en materia civil, en materia penal también, se establece un plazo de prescripción. Hay casos
excepcionales, por ejemplo, más de alguno habrá escuchado que los delitos en contra de los
derechos humanos son imprescriptibles, no prescriben, hayan pasado 20 años o 50 años, igual
puedo ejercer las acciones. En materia marcaria, se estableció lo mismo, pero si es de mala fe, la
acción es imprescriptible.
Artículo 27 Ley 19.039: Prescripción
➢ Regla general: “5 años, contado desde la fecha del registro”.
➢ Excepción: “no prescribirá respecto de los registros obtenidos de mala fe”.
➢ Artículo 6 bis Convenio de París: “No se fijará plazo para reclamar la anulación o la
prohibición de uso de las marcas registradas o utilizadas de mala fe”

Caso Sao Paulo Futebol Clube vs. Juming Ye.

Aquí hay un ejemplo de una marca que se registró en su oportunidad, ustedes dirán bueno se
registró legítimamente, puede ser que sí, pero lo que se registró fue el logo que se muestra en la
diapositiva (el de más arriba). Ojo, les hago presente que este es un personaje que había registrado,
y solicitado también, de la misma manera varios escudos de clubes de fútbol bastante famosos de
latinoamérica. Registró el de Boca Juniors, el de River Plate, no registraba los diseños; en este caso
este personaje registró el escudo del Sao Paulo, pero le quitó los colores y la letra, pero mantuvo el
mismo diseño, lo mismo ocurrió con los de Boca Juniors y River Plate, se registró con las mismas
características. Y todos en la clase 24, que son productos textiles, productos de cama, toallas, etc.

14
En este caso se presentó una demanda por parte del club Sao Paulo que, a diferencia de Boca Junior
y River Plate, que tenían registros en el extranjero y tenían en Chile para clase 24, Sao Paolo tenían
registrada su marca no en Chile, si no que en Brasil para otras clases, no para clase 24, por lo tanto,
la fama y notoriedad no servía. Lo que sí se invocó fue el tema de la causal de inducción a error o
engaño y se invocó también el tema de la mala fe.
Finalmente, INAPI concluyó que: “... al efectuar la comparación gráfica entre el signo impugnado y
el elemento figurativo invocado por el demandante, el cual consta en autos se solicitó a registro
marcario el año 1977 en Estados Brasil, se aprecia que presentan semejanzas determinantes que
impedirán una sana y pacífica coexistencia en el mercado. En efecto, se advierte que ellos coinciden
en un diseño consistente en una Figura similar a un escudo de armas, en forma de diamante, en cuyo
interior se ubica un rectángulo y dos triángulos, sin que la marca impugnada cuente con algún
elemento adicional que resulte suficiente para crear un signo diferente, con un grado de identidad y
fisonomía propio. Es del caso señalar además que según la base de datos con que cuenta este
Instituto, es posible apreciar una conducta reiterada de parte del demandado de intentar registrar
marcas famosas de clubes de futbol de Sudamérica que pertenecen a un tercero…”.
Además, señaló que “... se ha podido establecer que la conservación del registro por parte del
demandado de autos, convertiría a dicho activo en una herramienta para impedir el legítimo uso por
parte de la actora del logo que ha utilizado desde su creación y obstaculizar su desarrollo comercial.
Todos dichos antecedentes a juicio de este sentenciador, permiten arribar a conclusión de que la
marca ha sido solicitada y registrada vulnerando los principios que informan la competencia leal y
ética mercantil. En el caso de autos, no es atribuible a la casualidad o al acaso, sino que a la actitud
del demandado de registrar a sabiendas de que era una marca que pertenecía a un tercero…”.
Se rechazó la causal de fama y notoriedad, pero sí se aceptó respecto de la mala fe y se estableció
que también era inductivo a error y engaño. También en este caso les hago presente que es
importante que esta marca estaba registrada, un registro que se había obtenido pagando todos los
impuestos correspondientes, pero finalmente, a través de un procedimiento posterior, habiendo
transcurrido ya varios años, se estableció que esa marca nunca debió concederse, y ese registro se
anuló, y esta sentencia que les estoy citando acá se anotó al margen del registro correspondiente.

Caso HUMMEL HOLDING A/S - LAHSEN EL ARJA SAMY ALBERTO.

Hummel es una marca deportiva bastante conocida, de origen danés, y en este caso hay un tercero,
chileno, que hace bastantes años había registrado la marca hummel para distinguir productos de
clase 25, productos de vestuario deportivo de hecho. La demanda fue interpuesta por el titular de
esta marca en el extranjero, por esta empresa danesa, que logró acreditar el registro y la fama y
notoriedad de su marca Hummel en clase 25, precisamente en los mismos productos y además
invocó mala fe, alegando que no era una casualidad o una coincidencia que el tercero haya
registrado la marca hummel, que es una marca muy famosa para los mismos productos en clase 25,
es decir, sabía de la existencia de la marca, pero aun así la registró. Por lo tanto, estamos en un caso
no sólo de marca famosa y notoria, inducción a error o engaño, sino que además nos encontramos
en un caso de mala fe.
El tribunal finalmente acogió dicha línea argumentativa, y anuló dicho registro. Recalcó nuevamente
que era una marca registrada hace varios años ya, habiendo pagado todos los impuestos,
publicaciones, cumpliendo con todas las normas legales reglamentarias, etc. Pero luego aparece un
tercero que interpone una demanda de nulidad respecto de ese registro, no respecto del proceso

15
de registro, sino que la marca está registrada y la quiere anular, quizá la pedirá él después, pero por
ahora se pide la nulidad.
El fallo señala que: “... conforme a la documentación acompañada y solicitada tener a la vista por el
actor, y no objetada por el demandado, el demandante logró acreditar que la marca HUMMEL, goza
de fama y notoriedad en el extranjero para distinguir entre otros, productos de la clase 25, sobre
todo vestuario, calzado y accesorios deportivos, desde mucho antes de la presentación de la solicitud
impugnada …”
Además, estableció: “… permiten concluir que el demandado no pudo desconocer la existencia de la
marca famosa y notoria HUMMEL en el mercado de los productos coincidentes de la clase 25,
registrada y posicionada en el extranjero desde el año 2005 por el actor, es decir, desde una fecha
anterior a la solicitud que dio lugar a la marca impugnada. Conclusión que se ve reforzada debido a
la existencia de identidad gráfica y fonética entre las marcas en conflicto. Tales hechos, a juicio de
este Tribunal, constituye un atentado a la competencia leal y ética mercantil, por cuanto esta
conducta deja entrever un intento de aprovecharse del prestigio de una marca de ajena”.

Patentes
También nos encontramos frente a un juicio de nulidad ante la INAPI, los que tienden a ser mucho
más complejos que, por ejemplo, un proceso de oposición. (1 año, 1 año y medio).

• Tres Causales en base a las cuales se puede solictar la nulidad de una patente:
– Cuando quien haya obtenido la patente no es el inventor ni su cesionario.
– Cuando la concesión se ha basado en informes periciales errados o
manifiestamente deficientes. (bastante amplia) ej: No se consideró todo el arte
previo que existía en ese momento.
– Cuando el registro se ha concedido contraviniendo las normas sobre
patentabilidad y sus requisitos, de acuerdo con lo dispuesto en esta ley. (sea
cualquiera de los requisitos)

El Plazo de prescripción de la acción es de 5 años, que, de igual manera que en el caso de las marcas,
puede referirse a la totalidad de la patente, como solo a una parte de la misma (La nulidad puede
solicitarse por el total o una parte de las reivindicaciones).

*Juegan un rol fundamental en el proceso de nulidad los peritajes al ser una materia sumamente
técnica.

Caso PULCINELLI GIOVAN BATTISTA SRL. Vs COSECHAS MECANIZADAS LIMITADAS

Se demandó la nulidad de un patente otorgada respecto a una máquina dedicada a la vendimia, en

base a dos causales: la letra b) y c), es decir, por informes periciales errados y porque no se cumplían
requisitos de patentabilidad.

Ojo, durante la solicitud de patente se habían efectuado dos informes periciales, los que
concluyeron aceptar o conceder la patente solicitada. Estos peritajes analizaron 3 aspectos del arte
previo, ello, no obstante existir otros varios antecedentes a ese momento que demostraban que

16
dicho invento carecía de novedad, los que fueron acompañados por el demandante al momento de
solicitar la nulidad.

El demandante también invocó mala fe por parte del solicitante, ya que estimaba que él tiene cierta
obligación al momento de pedir la patente, debiendo invocar adecuadamente el arte previo y
describirlo, lo que no habría ocurrido al no acompañar estos antecedentes, derechamente
omitiéndolos, los que eran fundamentales para resolver correctamente la solicitud de patente, no
haciéndose referencia a ellos ni siquiera en la memoria descriptiva.

Si bien no existe expresamente un deber de buena fe en la tramitación de una patente, como sí

existe en otras jurisdicciones, sí existe una cierta responsabilidad por parte del interesado en las
declaraciones de novedad y demás requisitos del artículo 34. Por lo anterior, se estimaba que el
demandado sí había incumplido dicho deber de buena fe.

El demandado, respecto de este punto señaló que él acompañó toda la documentación que conocía
a ese momento y que, respecto de su deber de buena fe, este estaba cumplido por su parte,
teniendo además presente que la buena fe se presume.

Sentencia: Se acogió por ambas letras b) y c), por la existencia de antecedentes en el arte previo que
no se tuvieron en consideración al momento de concederse la patente y, consecuencialmente, los
informes periciales evacuados erran errados.

Respecto al artículo 50 letra b) la sentencia estableció lo siguiente:

• Que, analizados los antecedentes por el tribunal, cabe considerar que el artículo 83 del
Reglamento de la Ley N° 19.039 establece que “El informe pericial deberá contener, según
la naturaleza del derecho en examen: a) Búsqueda del estado de la técnica. b) Análisis de la
novedad. c) Análisis del nivel inventivo. d) Análisis de la aplicación industrial. e) Análisis
técnico sobre la concurrencia de los demás requisitos establecidos en la Ley y en el
Reglamento.”
• Que, sin embargo, se constata que en el examen pericial de la solicitud de patente de
invención N° 2122-2013, no se consideró - al menos - el documento WO/2012/126610 de
la solicitud PCT/EP2012/0012211 , publicada el 27 de septiembre de 2012 (D2), en
circunstancias que la solicitud nacional que dio origen al registro impugnado fue presentada
con fecha 22 de septiembre de 2016, sin reclamar derecho de prioridad, de tal forma que
D2 formaba parte del arte previo y, como se verá más adelante, interfería con la patente en
cuestión.
• Que, en consecuencia, procede acoger la demanda de nulidad basado en lo dispuesto en el
artículo 50 letra b) de la Ley N° 19.039, por cuanto en el examen de la solicitud N° 2122-
2013 no se hizo una adecuada búsqueda del estado de la técnica, de acuerdo a lo ordenado
por el artículo 83 letras a), b) y c) del Reglamento del citado cuerpo legal.

Y en cuanto al artículo 50 letra c) se señaló:

• Que, por tanto, en opinión del perito, puesto que todas las características de la
Reivindicación 1 están descritas tanto en el documento WO/2012/126610 (A1) (D2) como
en el documento “ORVIROTOR Pulcinelli 405 20” (D4), dicha cláusula carece de novedad y
no es aceptable.

17
 • Que, por lo tanto, concluye que la reivindicación 3, no tiene nivel inventivo y no cumple con
lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 19.039 al derivarse de manera evidente del estado
de la técnica.
• Que, en este orden, el perito sostiene que las características descritas por las
reivindicaciones 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14 y 16 de la patente impugnada, son factibles de
alcanzar combinando el documento WO/2012/126610 (A1) (D2) con el conocimiento de un
técnico de nivel medio.
• Que, en consecuencia, el perito es de la conclusión que la patente impugnada no cumple el
requisito de nivel inventivo exigido por el artículo 35 de la Ley N° 19.039.

III. CADUCIDAD DE MARCAS COMERCIALES

Hay una modificación legal a la ley de Propiedad industrial, que fue recientemente aprobada y que
va a entrar en vigencia a partir de fin de año; y esta contempla una acción más, así como está la acción
de nulidad, están las acciones civiles, ahora se añade la acción de caducidad de una marca por falta
de uso. Es un requisito que a nivel internacional en las distintas jurisdicciones habitualmente se exige
un uso marcario, si registro una marca, la tengo que usar. En Chile actualmente ese uso no se exige,
por lo tanto, en Chile se registran marcas para efectos de utilizarse y también para efectos defensivos.

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 Por ejemplo, lo que mencionó alguien respecto a la marca Coca Cola, probablemente esta
marca esta marca está registrada en distintas categorías, no sólo para bebidas, sino para ropa,
colchones, etc., estos con fines defensivos. Incluso algunas marcas se registran como marcas de
reserva, esto quiere decir que no se registran para su actual utilización si porque a futuro puede
existir algún proyecto comercial que me interese.

Ese escenario marcario que estoy describiendo en parte se modifica actualmente, y se

incluye la caducidad de las marcas por falta de uso, que consiste básicamente en que si yo dejo de
utilizar la marca por un periodo de 5 años -ya sea contados desde la fecha de su registro, o durante
la vigencia de esa marca-, dejo de hacer un uso real y efectivo por un periodo de 5 años en el territorio
nacional, respecto de alguno de los productos o servicios que esta marca distingue, implicará que esa
marca finalmente quede vulnerable a que un tercero pida la caducidad de la misma por falta de uso.
Esto no opera de oficio, sino que un tercero interesado deberá pedir la caducidad por falta de uso.

En la imagen hay 2 ejemplos:

1. La marca se registró el 22/09/2021, transcurrieron 5 años sin que la marca se use,

esta marca queda vulnerable para que un tercero pida caducidad por falta de uso.
2. La marca fue registrada el 22/09/2021, la empecé a utilizar los 2 primeros años, pero
llega el año 2023 y cesé en el uso, esa marca también queda vulnerable por falta de
uso.
El común denominador es que suspendo el uso 5 años y quedo vulnerable a que se declare
la caducidad por falta de uso.

Pregunta: ¿Había un tema con el plazo referente a desde cuando empezaba a correr, que
creo era diferido, o sea no es retroactivo? Efectivamente, respecto a las marcas que se registren
desde que entra en vigencia esta ley, que será probablemente a fin de año o el primero de enero,
respecto de esos registros empieza a computarse el plazo inmediatamente, es decir, si entra en
vigencia el 01/01/2022 y yo pido la marca el 02/01/2022, y la marca se registra el 10/01/2022,
inmediatamente comenzará a correr el plazo de los 5 años, porque esa marca se registró durante la
vigencia de la ley. Por el contrario, las marcas que se registran hoy día, o que ya se encuentran

19
registradas con anterioridad, respecto de esos casos el cómputo de plazo de los 5 años se contará
únicamente luego de su próxima renovación.

Ejemplo: Registré mi marca en 2020, la ley entra en vigencia en 2021, el plazo empezará a
correr desde el 2030, una vez transcurrido el plazo de 10 años en que debe renovarse; al momento
de renovar mi marca, ahí recién se empezará a computar el plazo de los 10 años, por lo tanto, el 2035
recién mi marca quedará vulnerable a la caducidad por falta de uso.

Esto se determinó en virtud de una norma transitoria, pues hay que tener en consideración
que es una carga importante el tema del uso, por lo tanto, se dijo que esto empezaría a correr de
aquí en más. Por lo tanto, a registros antiguos inscritos con otras normas vigentes, se les aplica
también, pero no de la misma manera, si no desde su próxima renovación.

Y la segunda hipótesis por la que también opera la caducidad de la marca, es lo que se llama
Genericidio, esta hipótesis no opera por el no uso, sino porque la marca pierde distintividad. Esto se
da en los casos en que la marca se utiliza mucho, profusamente, y se convierte en una especie de
genérico.

Por ejemplo la marca “Jeep” para distinguir automóviles, la marca “Scotch” para distinguir
cinta adhesiva, etc., son marcas que el consumidor a causa del uso profuso, finalmente tiende a
asociarlas con el nombre del producto. En estos casos la marca perdió la “función básica marcaria”,
que es distinguir un producto, y ahora está reconocido como un genérico, por lo tanto, voy a pedir la
caducidad de esa marca.

Esto está archi reconocido en otras legislaciones, y existen fórmulas de acreditar o de evitar
esta situación. En el caso Chileno, se estableció que la forma de evitarlo es utilizar la marca asociada

a la MR o marca registrada , con eso estoy transmitiendo al consumidor que mi marca es una
marca registrada, que es una marca inscrita, una marca comercial. Si no lo uso, quedo en la situación
de que no podré acreditar que he hecho todos los esfuerzos por evitar esta situación, sino por el
contrario, y perfectamente alguien podría pedir la caducidad de mi marca. Esto se da en casos de
marcas que son muy conocidas, o en marcas que son más bien débiles, que se utilizan en el mercado
y los consumidores tienden a asociarlas con el genérico del producto en cuestión.

20
 Como decíamos, no opera de oficio, debe haber un tercero interesado que debe accionar.
¿Cuando se entiende que es un tercero interesado? Esto deberá acreditarse, hay que tener un interés
legítimo, y la ley se ha puesto en un caso particular en el que se entiende que hay un interés legítimo:
Se da en aquellos casos en los cuales, por ejemplo, presento una demanda de oposición o nulidad, y
la persona que enfrenta alguna de estas demandas, al momento de contestar presenta una demanda
reconvencional (contra demanda), en la cual requiere o solicita la caducidad por falta de uso
(señalando que el registro en el cual se funda la oposición o nulidad no ha sido utilizado y por lo tanto
se pide que se declare la caducidad), de la marca comercial en la cual se funda la demanda de nulidad
o la demanda de oposición.

Por lo anterior, hay que tener mucho ojo al momento de presentar una nulidad o una
oposición, para ver si efectivamente esa marca en la cual voy a fundar la acción, está o no está en
uso.

La carga de la prueba depende del titular, si a mí me demandan la nulidad o la caducidad de

mi marca por falta de uso, yo como titular de la marca voy a tener que acreditar que esa marca está
actualmente en uso, a través de todos los medios de prueba, salvo la testimonial, que en materia de
marcas no se permite.

Uso real y efectivo: Lamentablemente la ley no lo contempla, y el INAPI ha dado algunas

luces, pero va a ser una cuestión bastante casuística. Lo que sí hay que tener presente y el profe lo
da siempre como ejemplo, es que va a variar mucho dependiendo del producto o servicio en cuestión;
si por ejemplo se trata de una marca de un auto de lujo, tal vez con unas 5 facturas que acrediten 5
ventas en un año, va a ser suficiente para acreditar un uso real y efectivo en el mercado. Pero en caso
de productos de consumo masivo, como una marca de desodorantes, probablemente la venta de 5

21
desodorantes en el año no será suficiente ni idónea para acreditar un uso real y efectivo, por lo tanto,
esta cuestión va a ser bastante casuística.

Pregunta: ¿Para el caso del uso, se va a aplicar el criterio de especialidad? Por ejemplo,
alguien registró fármacos para uso médico y veterinario y lo usa solo en médico ¿puedo pedir la
caducidad por la cobertura veterinaria por ejemplo? Si yo tengo la marca para distinguir en la clase
33 vodka y vino, y solo puedo acreditar el uso para vodka, me podrian pedir perfectamente la
caducidad respecto a vinos, y solamente mantendría mi registro respecto a vodka, así debería ser y
así se hace en muchas otras jurisdicciones.

Pregunta: ¿Cuando haces un recurso de nulidad de una marca por mala fé, que tiene un
efecto retroactivo, en su opinión ud., cree que eso puede crear un efecto “bola de nieve” si tienes
una sentencia sin posibilidad de evidencia contraria de mala fe emitida por el TPI, se crea el efecto
bola de nieve de que puedes ir contra esa persona con todo -indemnización de perjuicios por daño
emergente, lucro cesante, daño moral--, por todo lo que te hizo perder por el uso de la marca
indebida? Habría que analizar el caso en particular, pero lo que sí hay que tener presente es que son
super estrictos en este tema de los perjuicios, donde habitualmente los clientes te llaman y te dicen
que en determinado caso hay que demandar y pedir perjuicios, porque no puede ser, etc., los
tribunales son super estrictos en este tipo de cuestiones, por lo tanto, si bien uno podría pedir la
nulidad de una marca por mala fe y obtener una sentencia favorable, y después voy a demandar
perjuicios, etc., estos perjuicios deben acreditarse, en cuanto al haberse sufrido, a su monto, etc.,
vimos las reglas para acreditar los perjuicios, no es una cosa fácil. Por lo tanto, si bien podemos
presentar una nulidad y ganar una nulidad en base a mala fe, después dar un segundo paso que es
presentar una acción civil por indemnización de perjuicios, es algo que se debe analizar muy en
detalle y ver que antecedentes tiene el cliente para determinar si efectivamente es dable obtener
perjuicios, y si es dable obtener el monto que se piensa. Por tanto, si bien se puede lo planteado en
la pregunta, hay que tener presente que los tribunales son super reacios y estrictos en esta materia,
de hecho, el profe cree que esta es la materia más compleja en este tipo de casos: acreditar los
perjuicios.

Por ejemplo, en el caso de la Portales, para evitar complejizar el caso, no demandó perjuicios,
dijo “cese en el uso y publique la sentencia” porque con los perjuicios se demoraría más el juicio, será
compleja la obtención de prueba, tal vez se confunda al tribunal y sea peor, etc., por lo que de
momento no demandó perjuicios.

Pregunta: ¿Esta retroactividad de la mala fe en las marcas, en su opinión, podría aplicarse en

patentes también? Ojo, que la prescriptibilidad a lo que se refiere es que la acción prescribe en un
plazo de 5 años y esta acción se vuelve imprescriptible, puedes deducirla en cualquier tiempo desde
que se inscribe esta marca en particular. Desconozco, y habría que revisar en la historia de la ley
porque no se contempla en otro tipo de privilegios. En el caso de marcas, reitero: es una situación
súper excepcional, porque si revisamos otras instituciones del derecho -saliendo del ámbito de la
propiedad industrial-, los casos en los que se establece imprescriptibilidad de ciertas acciones son
escasos, un ejemplo son los DDHH que resulta evidente y grotesco en comparación con las marcas,
por tanto, es una situación muy excepcional. La imprescriptibilidad es una regla general, por una
cuestión de certeza jurídica, incluso demandas por temas contractuales, delitos penales, etc, tienen

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un plazo de prescripción para deducir la acción, por certeza jurídica; en algunos casos parece injusto,
pero se debe tener certeza jurídica. En este marco la situación marcaria es excepcionalisima, y se
recoge por el convenio de parís, que reconoce esta imprescriptibilidad en casos muy excepcionales,
por tanto, en chile se estimó que si aprobamos el convenio de parís debíamos acogernos a esto
también.

Es una situación muy excepcional, y como tal el profe cree que la intención no es aplicarlo
por analogía a otros casos, sino que a casos muy excepcionales.

Es bastante discutible si la imprescriptibilidad en esta materia está o no fundada, en opinión

de muchos podría no estarlo, pues se suele reservar para cosas como por ejemplo los delitos de lesa
humanidad.

*Revisar el material enviado por el profesor para ahondar.

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