Rol N° 49344

Nombre de dominio <bmw-repuestos.cl> Juan Francisco Firmado digitalmente

por Juan Francisco
Santiago, 20 de agosto de 2021. Pablo Reyes Pablo Reyes Taha
Fecha: 2021.08.20
VISTOS:
Taha 22:59:57 -04'00'

1) Que, con fecha 1 de julio de 2021, la administración del Centro de Resolución de

Controversias de NIC Chile, designó al suscrito como árbitro arbitrador para resolver el
conflicto causado con ocasión de la solicitud de revocación del nombre de dominio <bmw-
repuestos.cl> promovida por “BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT” (en adelante indistintamente el “Revocante”) en contra de su
titular “INVERSIONES GRUPO AUTOMOTOR RENT SPA” (en adelante
indistintamente el “Titular”).
2) Que, en igual fecha anterior, este árbitro aceptó la designación antes referida y
transcurrido el plazo para que las partes promovieran alguna inhabilidad luego de dicha
aceptación, ésta no fue promovida por ninguna de ellas.
3) Que, con fecha 23 de julio de 2021, se ordenó la consignación del honorario arbitral
al Revocante, existiendo constancia de la misma en igual fecha y validación del pago por
parte del suscrito con fecha 28 de julio de 2021.
4) Que, con fecha 6 de agosto de 2021, el Revocante presentó oportunamente demanda,
acompañando documentos probatorios y solicitando la revocación de la asignación del
nombre de dominio <bmw-repuestos.cl> actualmente a nombre del Titular, con costas.
4.1) Los argumentos del Revocante para fundar su pretensión son los siguientes:
4.1.1) Es un fabricante de automóviles de lujo y motocicletas alemán cuya sede se
encuentra en la ciudad de Múnich. Cuenta con empresas subsidiarias como Mini, Rolls-
Royce y BMW Bank. Afirma competir principalmente con empresas como Audi, Volvo,
Lexus y Mercedes-Benz, entre otras empresas dedicadas a la producción de vehículos de
gama alta. Asimismo, desarrollaría sus operaciones a nivel global, contando con numerosas
plantas de ensamblaje alrededor del mundo;
4.1.2) Señala que para efectos de proteger sus activos de propiedad industrial habría
procurado la protección de sus activos de propiedad industrial, tales como marcas, patentes
y nombres, todos asociados al signo “BMW” en todo el mundo. En tal contexto, declara
contar con más de mil registros marcarios vigentes conforme daría cuenta la base de datos
internacional de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Destaca que existirían
más de doscientos registros de la marca “BMW” a nivel internacional para distinguir
servicios de las clases 35 y 37 conforme a la tabla que inserta al texto de su demanda. En
Chile la marca registrada “BMW” protegería productos de las clases 9 y 12 y servicios de
las clases 35 y 37, conforme a la tabla que inserta al texto de su demanda. En este sentido,
destaca, entre otras, su titularidad sobre las marcas “BMW” (mixta) en clases 35 y 37,
“BMW” (denominativa) en clases 35 y 37, “BMW i” (denominativa) en clase 37, “BMW
MOTORRAD PREMIUM SELECTION” (denominativa) en clases 12, 36 y 37, “BMW I
PREMIUM SELECTION” (denominativa) en clases 12 y 35 y “BMW GENIUS”
(denominativa) en clase 35;
4.1.3) Declara ser titular de los nombres de dominio <bmw.cl>, <bmwautoparts.cl>,
<bmwbike.cl>, <bmwcenter.cl>, <bmwchile.cl>, <bmw-chile.cl>, <bmwfs.cl>, <bmw-
i.cl>, <bmw-m.cl>, <bmw-motorrad.cl>, <bmw-premiumselection.cl>, <bmw-

1
motorrad.cl>, <bmwfullservice.cl>, <bmwgroup.cl>, <bmwclub.cl>, <comprobmw.cl>,
<bmwrepuestos.cl>, <sorteomibmw.cl> y <repuestosbmw.cl>;
4.1.4) Afirma que contaría con una amplia presencia en las redes sociales de “Facebook”,
“Twitter”, “Instagram” y “YouTube”. Ello daría cuenta de una cantidad inabarcable de
usuarios de Internet que se enfrentarían a diario a su marca. Agrega que aun en el contexto
de la pandemia global habría experimentado crecimiento. Conforme a lo anterior colige que,
debido a su fuerte presencia publicitaria a nivel mundial y a sus más de cien años de
trayectoria, su presencia en el mercado nacional e internacional no podría ser desconocida
al ser un hecho público y notorio;
4.1.5) Refiere al artículo 14 de la Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres
del Dominio .CL (en adelante el “Reglamento”) y plantea que, dentro de los derechos
válidamente adquiridos por terceros a que este refiere, habrían de ser considerados los
derechos que le asistirían a raíz de las marcas comerciales y nombres de dominio de su
titularidad y la forma en que sería ampliamente conocida como compañía, esto es, “BMW
AG”. Afirma que el nombre de domino disputado sería confusamente similar a estos; y
4.1.6) Plantea que tanto el Reglamento como la jurisprudencia arbitral habrían establecido
diversos criterios que habrían de ser conjugados y analizados a fin de dar solución a este
tipo de conflictos. Tales serían: (i) Principio “First come, first served” que plantearía que en
caso de no existir otros derechos o principios que analizar al momento de la resolución de
una disputa acerca de un nombre de dominio, su actual titular tendría un derecho preferente
para su asignación. Afirma que el presente conflicto ha de ser solucionado sin recurrir a este
principio, pues resultaría evidente que concurren otros factores que configurarían un mejor
derecho que le asistiría, a saber, sus nombres de dominio y marcas comerciales registradas
y el riesgo de confusión en el que podría incurrir el público cibernauta al ingresar al nombre
de dominio disputado para el evento que se mantuviese su asignación actual. (ii) Teoría del
mejor derecho. Señala al respecto que el Reglamento habría omitido dar una definición
respecto a qué habría de entenderse por “interés preferente”, pero que tal vacío habría sido
llenado por la jurisprudencia arbitral al definirlo como aquel que “consiste en cualquier
derecho o posición jurídica legítima con respecto a un bien referido en un nombre de dominio”, según
daría cuenta parte del fallo arbitral recaídos sobre el nombre de dominio
<dietagenómica.cl> que cita. Estima entonces que dentro de los derechos que otorgarían un
interés preferentemente indudablemente se encontrarían aquellos derivados de activos de
propiedad industrial. Así, para efectos de acreditar su interés preferente enfatiza la
indiscutible fama y notoriedad que tendría y que ella solo sería el reflejo de un uso constante
y profuso de la expresión “BMW” en el mercado. Agrega que, de un análisis del nombre de
dominio en conflicto, sería evidente que este habría reproducido de manera íntegra su
marca comercial y su nombre de dominio, sin que la adición del segmento final “-
REPUESTOS” sea suficiente para crear una diferencia de relación con sus activos
intangibles. Conforme al cotejo que realiza entre el nombre de dominio disputado, su marca
registrada “BMW”, y sus nombres de dominios <bmw.cl> y <bmw-repuestos.cl> concluye
que no existen diferencias gráficas ni fonéticas y que la adición de la expresión
“REPUESTOS” no aportaría distintividad, reforzaría aún más la identidad con sus marcas
y nombres de dominio y no añadiría otros elementos que informaran a los consumidores
que el dominio en conflicto correspondería a un sitio web diferente del Revocante. Hace
presente que esta expresión, además, guardaría una relación semántica con él, toda vez que
la comercialización de repuestos para los vehículos “BMW” corresponderían a una línea de
comercio suya. Agrega que la adición de un guion separador (“-“) entre los segmentos

2
referidos tampoco resultaría suficiente para otorgar distintividad, ya que no añadiría
diferenciación gráfica o fonética, correspondería a un símbolo comúnmente utilizado en
Internet y no podría ser asociado a un único agente de mercado. Estima que la adición de
este guion aprovecharía la disponibilidad de esta combinación alfanumérica para atraer a
su dirección visitas de usuarios que habrían esperado encontrar contenido vinculado al
Revocante y aprovecharía también de su reconocimiento y prestigio en el mercado. Todo
ello generaría el riesgo en el público cibernauta de la falsa creencia que el sitio web
identificado con el nombre de dominio en conflicto correspondería a un sitio web del
Revocante en circunstancias que este no estaría asociado, auspiciado o autorizado en forma
alguna por él. Afirma entonces que la inscripción del nombre de dominio en conflicto, que
de forma natural sería asociada a su familia de marcas comerciales y nombres de dominio
articulados en torno al signo “BMW” en el mercado nacional, harían presumir
fundadamente que le asistiría al Revocante un interés preferente sobre el nombre de
dominio disputado. Adicionalmente, cita partes de los siguientes fallos arbitrales que
habrían dispuesto la asignación de nombres de dominio al Revocante por la similitud de
estos con la marca “BMW” en virtud de su mejor derecho: <bmwusadas.cl>,
<repuestosparabmw.cl>, <bmwbike.cl>, <bmwfullservices.cl>, <bmwm.cl>,
<bmwmotos.cl>, <bmwswap.cl>, <portillosurbmw.cl>, <sibmw.cl>, <taller-bmw.cl> y
<tallermecanicobmw.cl>, <bmwclub.cl> y <comprobmw.cl>. Señala que su preocupación
en la protección de su marca se vería aumentada por el hecho que el Titular no habría
activado el nombre de dominio en conflicto y, en su defecto, contendría publicidad sobre
vehículos, partes y piezas, motivo por el cual no podría descartar que con posterioridad se
incluyera contenido asociado con sus marcas y nombres de dominio, así como también con
productos y servicios que estos identificarían. Inserta captura de pantalla de navegador al
texto de su demanda en sustento de tal afirmación. (iii) Legítimo interés, en cuanto este le
asistiría atendida su titularidad de diversos registros marcarios y nombres de dominio
creados en torno a la expresión “BMW” que correspondería también a su razón social:
“BMW AG” o simplemente “BMW”. La confusión ya esgrimida redundaría en un provecho
ilegítimo mediante distorsiones en el sistema de identificación de nombres de dominio como
el typosquatting y el pishing, por mencionar algunos, o —en específico— el cybersquatting, que
correspondería a la conducta mediante la cual un tercero inscribiría un nombre de dominio
a sabiendas que otro ostentaría un mejor título con el propósito de revenderlo o desviar
tráfico web a un sitio web que pudiera ser competidor o de cualquier otra índole y que se
configuraría en este conflicto, afirma. Por ello estima que el interés del Titular no podría ser
sino el aprovechamiento de la fama del Revocante para propósitos ilegítimos y/o la
obstaculización de su negocio. (iv) La Buena fe que le asiste al solicitar la revocación del
nombre de dominio en conflicto que respondería a su necesidad de proteger a los usuarios
de Internet de errores y/o confusiones, el desvío de potenciales consumidores y por el
legítimo ejercicio de los derechos que emanan de sus marcas comerciales, todo ello
confiriéndole un mejor derecho para detentar el nombre de dominio disputado. Por
oposición, refiere a la mala fe del Titular por cuanto sería posible sostener que el nombre de
dominio en conflicto habría sido inscrito precisamente con la intención de aprovechar del
prestigio y la fama de los productos y servicios del Revocante, no siendo factible sostener
que el Titular carecía de conocimiento de estos al proceder con su inscripción ante NIC
Chile, especialmente si se considerara que la actividad económica del Titular se relacionaría
con vehículos automotores conforme daría cuenta el resultado de una consulta de situación

3
tributaria emitida por el sitio oficial del Servicio de Impuestos Internos que acompaña en
otrosí de su presentación.
4.2) Los documentos acompañados son los siguientes:
4.2.1) Impresiones de la base de datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial que
dan cuenta de la titularidad del Revocante sobre las marcas comerciales “BMW” (mixta) en
clases 4, 7, 12, 25, 36 y 37, “BMW” (palabra) en clases 4, 7, 12, 25, 36 y 37, “BMW” (palabra)
para distinguir un establecimiento comercial en clase 12 en las regiones 1, 2, 5, 8, 10, 12 y 13,
“BMW” (mixta) para distinguir un establecimiento comercial en clase 12 en las regiones 1,
2, 5, 8, 10, 12 y 13, “BMW EFFICIENT DYNAMICS” (palabra) en clase 12, “BMW PURE
CLIMATE” en clase 11, “BMW I. VISIONARY MOBILITY” (palabra) en clases 12 y 35,
“BMW. EL PLACER DE CONDUCIR” (frase de propaganda) en clase 12, “BMW I”
(palabra) en clases 4, 9, 12 y 37, “BMW MOTORRAD PREMIUM SELECTION” (palabra)
en clases 12 y 36, “BMW CONNECTED” (palabra) en clases 9 y 38, “BMW GENIUS”
(palabra en clase 35, “BMW TWINPOWER TURBO” (palabra) en clase 4, “BMW SERVICE
FAST LANE” (palabra) en clase 37, “BMW MOTORRAD” (palabra) en clases 4 y 12,
“ORIGINAL BMW ENGINE OIL” (palabra) en clase 4, “BMW GROUP” (palabra) en
clases 12 y 37, “BAYERISCHE MOTOREN WERKE” (palabra) para distinguir un
establecimiento comercial en clase 12 en las regiones 1, 2, 5, 8, 10, 12 y 13 y “BAYERISCHE
MOTOREN WERKE” (palabra) en clases 12, 35, 37 y 39;
4.2.2) Impresiones de resultados de consultas WHOIS .CL que dan cuenta de la titularidad
del Revocante sobre los nombres de dominio <bmw.cl>, <bmwautoparts.cl>,
<bmwbike.cl>, <bmwcenter.cl>, <bmwchile.cl>, <bmw-chile.cl>, <bmwfs.cl>, <bmw-
i.cl>, <bmwrepuestos.cl>, <bmw-m.cl>, <bmw-motorrad.cl>, <bmw-
premiumselection.cl>, <sorteomibmw.cl>, <repuestosbmw.cl>, <bmwfullservice.cl>,
<bmwgroup.cl>, y <bmwclub.cl>;
4.2.3) Impresión de nota de prensa ubicada en la URL
https://noticias.autocosmos.cl/2019/03/20/toyota-bmw-y-honda-las-marcas-con-mejor-
reputacion titulada “Toyota, BMW y Honda, las marcas con mejor reputación”;
4.2.4) Impresión de entrada “Bayerische Motoren Werke AG - Company Profile and News”
ubicada en la URL https://www.bloomberg.com/profile/company/BMW:GR;
4.2.5) Impresión de página web ubicada en la URL https://www.bmw.cl/es/all-
models.html que da cuenta de los productos comercializados por el Revocante;
4.2.6) Impresión de la enciclopedia Libre de Wikipedia para la entrada “BMW” que da
cuenta de la historia, logotipo y gama de productos vinculada al Revocante entre otras
menciones;
4.2.7) Impresiones de resultados del motor de búsqueda de “Google” para la expresión
“bmw motos” que da cuenta de múltiples resultados que aluden al signo vinculado al
Revocante;
4.2.8) Impresión de página web ubicada en la URL https://www.bmw.cl/es/index.html
titulada “BMW Chile | Sitio Web Oficial”;
4.2.9) Impresión de página web ubicada en la URL
https://www.bmw.com/es/automotive-life/significado-de-bmw-origen-e-historia.html
titulada “Significado de BMW y origen del nombre | BMW.com”;
4.2.10) Impresión de página web ubicada en la URL
https://www.bmw.com/es/index.html titulada “BMW.com | La página web internacional de
BMW”;

4
4.2.11) Impresión de página web ubicada en el nombre de dominio <bmwaltermotos.cl>
titulada “ Tu moto BMW debería estar viendo esto”;
4.2.12) Impresión de página web ubicada en la URL https://www.chile.bmw-
motorrad.cl/es/wear/heritage-collection.html#/section-presume-de-estilo-siempre
titulada “Heritage Collection | BMW Motorrad” que da cuenta de motocicletas y el uso de
signos distintivos asociados al Revocante;
4.2.13) Impresión de página web ubicada en la URL https://www.chile.bmw-
motorrad.cl/es/home.html#/filter-todo titulada “Inicio | BMW Motorrad” que da cuenta de
modelos de motocicletas y uso de signos distintivos vinculados al Revocante;
4.2.14) Impresión de página web ubicada en la URL https://www.chile.bmw-
motorrad.cl/es/models/modeloverview.html titulada “Todos los modelos | BMW Motorrad”
que da cuenta de venta de diversos modelos de motocicletas y uso de los signos distintivos
del Revocante;
4.2.15) Nota de prensa publicada en el medio “clarin.com” de fecha 22 de febrero de 2019
titulada “Acuerdo histórico BMW y Mercedes-Benz se unen y crearán 5 empresas para brindar
servicios de movilidad”;
4.2.16) Artículo publicado en el medio “deutschland.de” de fecha 18 de junio de 2019
titulada “Ranking: Las cinco mayores empresas alemanas” que consigna a “BMW” en cuarto
lugar de nivel de ventas;
4.2.17) Nota de prensa publicada en el medio “Emol.com” de fecha 11 de diciembre de 2019
titulada “Conoce el ranking de las marcas automotrices más y menos confiables según Consumer
Reports | Emol.com” que da cuenta que “BMW” se encuentra en el octavo puesto de las
marcas más confiables entre los consumidores;
4.2.18) Impresión de página web, sin indicación de URL, titulada “Ranking: Las 12 Empresas
Internacionales Líderes en Energías Renovables” que da cuenta que “BMW” se ubica en el tercer
puesto del referido ranking;
4.2.19) Impresión de página web de la red social de “Facebook” para la cuenta de usuario
@BMW.Chile que da cuenta más de 198 mil seguidores, uso de signos, informaciones y
publicidad de vehículos vinculados al Revocante;
4.2.20) Impresión de página web de la red social de “Facebook” para el nombre de usuario
@BMW que da cuenta de más de 20 millones de seguidores, uso de signos, informaciones y
publicidad de vehículos en idioma inglés vinculados al Revocante;
4.2.21) Impresión de página web de la red social de “Facebook” para el nombre de usuario
@BMWMotorradChile que da cuenta de más de 49 mil seguidores, uso de signos,
informaciones y publicidad de motocicletas vinculadas al Revocante;
4.2.22) Impresión de página web de la red social de “Facebook” para el nombre de usuario
@BMWMotorrad que da cuenta de más de 3 millones de seguidores, uso de signos,
informaciones y publicidad de motocicletas en idioma inglés vinculadas al Revocante;
4.2.23) Impresión de resultados de la Base Mundial de Datos sobre Marcas de la WIPO que
da cuenta de 100 marcas activas para el signo “BMW” en múltiples jurisdicciones y en
múltiples clases vinculadas al Revocante;
4.2.24) Nota de prensa ubicada en la URL https://grupoprisma.com/bmw-empresa-con-
mejor-reputacion-de-espana/ titulada “BMW: Empresa con Mejor Reputación de España”;
4.2.25) Impresión de página web de la red social de “Instagram” para el nombre de usuario
@BMW que da cuenta de más de 29.1 millones seguidores y publicaciones relativas a
vehículos vinculados al Revocante;

5
4.2.26) Impresión de página web de la red social de “Instagram” para el nombre de usuario
@bmw.chile que da cuenta de más de 81 mil seguidores y publicaciones relativas a
vehículos vinculados al Revocante;
4.2.27) Impresión de página web de la red social de “Instagram” para el nombre de usuario
@bmwmotorrad que da cuenta de más de un millón seguidores y publicaciones relativas a
motocicletas vinculadas al Revocante;
4.2.28) Impresión de página web de la red social de “Instagram” para el nombre de usuario
@bmwmotorrad.chile que da cuenta de más de 26 mil seguidores y publicaciones relativas
a motocicletas vinculadas al Revocante;
4.2.29) Impresión de artículo publicado en el medio “Lavanguardia.com” de fecha 28 de
septiembre de 2017 titulado “Las 15 marcas de coches más valiosas del mundo en 2017” en donde
figura “BMW” en el tercer puesto de dicho ranking;
4.2.30) Impresión de página web, sin indicación de URL, titulada “Buscar en Rankings Merco
Chile” que da cuenta de múltiples puestos del Revocante en múltiples rankings;
4.2.31) Afiche publicitario titulado “Model Range 2019. Make life a ride” que da cuenta de
diversos modelos de motocicletas vinculadas al Revocante;
4.2.32) Impresión de página web de la red social de “Twitter” para el nombre de usuario
@BMW que da cuenta de más de dos millones de seguidores, uso de signos, publicaciones
y videos vinculados al Revocante;
4.2.33) Impresión de página web de la red social de “Twitter” para el nombre de usuario
@BMWMotorrad que da cuenta de más de 168 mil seguidores, uso de signos publicaciones
y videos vinculados al Revocante;
4.2.34) Impresión de artículo publicado en la URL https://wuombo.com/bmw-ranking-
reputacion/ titulado “BMW encabeza el ranking de empresas con mejor reputación – Wuombo”;
4.2.35) Impresión de información financiera del Revocante ubicada en la URL
https://es.finance.yahoo.com/quote/BMW.DE/key-statistics?ltr=1 de “Yahoo! Finanzas”;
4.2.36) Impresión de página web de la red social de “YouTube” del canal “BWM” que da
cuenta de casi 1 millón de suscriptores, imágenes de vehículos y videos vinculados al
Revocante;
4.2.37) Impresión de página web de la red social de “YouTube” del canal “BMW Motorrad”
que da cuenta de 163 mil de suscriptores, imágenes de motocicletas y videos vinculados al
Revocante;
4.2.38) Impresión de página web de la red social de “YouTube” que da cuenta de un video
titulado “The Small Escape.” publicado por el usuario “BMW” de esa red social que da cuenta
de más de 22 millones de visualizaciones;
4.2.39) Impresión de fallos arbitrales recaídos sobre los nombres de dominio
<allermecanicobmw.cl>, rol 8368, de fecha 2 de febrero de 2016, <bmvbike.cl>, rol 6151, de
fecha 28 de agosto de 2015, <bmwfullservice.cl>, rol 17207, de fecha 1 de agosto de 2017,
<bmw-m.cl>, rol 23483, de fecha 14 de septiembre de 2018, <bmwmotos.cl>, rol 12022, de
fecha 26 de agosto de 2016, <bmwswap.cl>, rol 14555, de fecha 7 de abril de 2017,
<bmwusadas.cl>, rol 29686, de fecha 9 de septiembre de 2019, <portillosurbmw.cl>, rol
20679, de fecha 9 de marzo de 2018, <repuestosparabmw.cl>, rol 7270, de fecha 16 de marzo
de 2016, <sibmw.cl>, rol 25877, de fecha 7 de enero de 2019, <taller-bmw.cl>, rol 18237, de
fecha 15 de octubre de 2017, <comprobmw.cl>, rol 43054, de fecha 30 de abril de 2021,
<bmwclub.cl>, rol 42214, de fecha 8 de marzo de 2021, <bmwclasicoschile.cl>, rol 46924,
de fecha 29 de marzo de 2021;

6
4.2.40) Impresión de resultado de consulta WHOIS .CL para el nombre de dominio <bmw-
repuestos.cl> que arroja como titular a “Inversiones Grupo Automotor Rent SpA”;
4.2.41) Impresión de resultado de consulta WHOIS .CL para los nombres de dominio
<comprobmw.cl> que da cuenta que este se encuentra a nombre de “Soc. Inversiones
DOSOL S.A.”;
4.2.42) Impresión de sitio web alojado en el nombre de dominio en conflicto;
4.2.43) Impresión de resultados consulta tributaria de terceros que da cuenta que el titular
desarrolla las siguientes actividades económicas vigente conforme al Servicio de Impuestos
Internos: “actividades de servicios vinculadas al transporte terrestre n.c.p”, “alquiler de
vehículos automotores sin chofer” y “alquiler de equipos de transporte sin operario, excepto
vehículos auto”; y,
4.2.44) Poder suscrito por el señor DR. JOCHEN VOLKMER y la señora SILVIA
KATHARINA MEIER en representación de “BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT (BMW AG)” que faculta al abogado señor FRANCISCO CAREY
CARVALLO para comparecer a nombre de la segunda.
5) De la presentación de fecha 6 de agosto de 2021 se dio traslado al Titular con fecha 9
de agosto de 2021, sin haberse presentado contestación a la demanda dentro del plazo
establecido al efecto.
6) Con fecha 20 de agosto de 2021 se tuvo por evacuado el traslado en rebeldía y se citó
a las partes a oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, en relación con el presente arbitraje, el ámbito de su competencia y su

carácter vinculante para las partes, el numeral 21 del Reglamento, señala que “los conflictos
que se susciten con ocasión de la revocación de un nombre de dominio .CL serán resueltos de acuerdo
a la Política de Resolución de Controversias por Nombres de Dominio. CL.” (en adelante la
“Política”).
Acto seguido, sujeta las controversias por nombres de dominio al procedimiento de arbitraje
establecido en dicha Política, conforme a la cual “Las partes podrán designar un árbitro de
común acuerdo, y en su defecto, facultan a NIC Chile de manera expresa e irrevocable para designar
en su lugar a un árbitro de una nómina que estará publicada en su sitio web, nombramiento que se
entenderá efectuado directamente por cada una de ellas mismas”.
SEGUNDO: Que, el artículo 19 del Reglamento dispone que, si la solicitud de revocación
fuere presentada dentro del plazo de 30 días contados desde la inscripción del nombre de
dominio en disputa, el revocante podrá hacerlo invocando un “interés preferente”, norma que
ha de ser interpretada en armonía con las directrices que el artículo 14 del mismo
Reglamento establece.
TERCERO: Que, el Revocante sostiene que le asiste un interés preferente en tanto: (1) es un
fabricante alemán de automóviles y motocicletas de lujo; (2) es titular de números registros
de marcas comerciales “BMW” o articulados en torno a este signo para distinguir productos
de las clases 9 y 12 así como también servicios de las clases 35 y 37, entre otras clases; (3) es
titular de números nombres de dominio que incluyen el signo “BMW”; (4) el nombre de
dominio es confusamente similar a sus marcas comerciales, nombres de dominio y la forma
en que es conocida su compañía “BMW AG” y se relaciona semánticamente con su línea de
negocios de venta de repuestos para vehículos “BMW”; (5) su indiscutible fama y
notoriedad como resultado del uso profuso y constante en el tiempo le asistiría con un

7
interés preferente; (6) el interés del Titular es el aprovechamiento de su fama para propósitos
ilegítimos y/o la obstaculización de su negocio; (7) por aplicación de los de la teoría del
mejor derecho, legítimo interés, exclusión del principio “First come, first served” y la buena
fe que le asiste en contraposición a la mala fe del Titular.
CUARTO: Que, el Titular se ha mantenido inactivo durante el procedimiento arbitral, no
obstante lo cual de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la Política debe
entenderse que ha controvertido los hechos alegados por la Revocante, sin ser admisible
considerar dicha inactividad como motivo suficiente para aceptar las reclamaciones de
alguna de las partes o como una justificación para no decidir el litigio de acuerdo con los
hechos y pruebas que consten en el proceso.
QUINTO: Que, la prueba aportada por el Revocante, no objetada por el Titular, es suficiente
para tener por establecida: (1) la titularidad del Revocante sobre la marca comercial “BMW”
en clases 4, 7, 12, 25, 36 y 37 y “BAYERISCHE MOTOREN WERKE” en clases 12, 35, 37 y
39; (2) la titularidad del Revocante sobre más de una decena de nombres de dominio ante
NIC Chile que incluyen el elemento determinante “BMW”; (3) la presencia del Revocante
en Internet a través de redes las redes sociales de “Facebook”, “Instagram”, “Twitter” y
“YouTube”, el motor de búsqueda de “Google” y medios informativos; (4) la defensa activa
y exitosa de sus signos en sede arbitral; y, (5) que el nombre de dominio disputado se utiliza
para promocionar enlaces relativos a autos nuevos en oferta, baterías, vehículos usados y
partes de estos.
SEXTO: Que, de este modo, a efectos de resolver la contienda de autos resulta necesario
ponderar los elementos de juicio acreditados por las partes, a efectos de determinar si asiste
al Revocante un interés preferente sobre el nombre de dominio <bmw-repuestos.cl> o no,
teniendo en cuenta que, a falta de dicha determinación, la demanda de revocación habrá de
ser rechazada y el nombre de dominio en disputa deberá mantener su asignación actual.
SÉPTIMO: Que, existe uso del dominio para promocionar la venta de automóviles nuevos,
seminuevos, de segunda mano y baterías para estos. Estos servicios serían de la clase 35 en
relación con productos de la clase 12, estando la marca del Revocante registrada en ambas
clases.
OCTAVO: Que, existiendo un uso real y efectivo del nombre de dominio en disputa por
parte del Titular, el que exista una marca comercial del Revocante respecto de una expresión
que este estime idéntica o engañosamente similar, será relevante solo en la medida que la
descripción de productos o servicios de las marcas comerciales del Revocante sea idéntica o
se relacione con los productos o servicios ofrecidos a través del nombre de dominio
disputado. En tal caso, dicha circunstancia habilitará para concluir que existe un derecho
previo válidamente constituido a favor del Revocante que se ve efectivamente vulnerado
por el registro del nombre de dominio en conflicto y que, a falta de derechos a lo menos
equivalentes del Titular, amerita el reconocimiento de un interés preferente del Revocante
sobre el nombre de dominio disputado.
NOVENO: Que, no siendo idénticos los términos del nombre de dominio inscrito por el
Titular a la marca previamente registrada por el Revocante, debe analizarse si ambos son
engañosamente similares de modo tal que el registro pueda efectivamente afectar los
derechos marcarios previamente constituidos a favor del Revocante. De la comparación de
los signos se concluye que el nombre de dominio es engañosamente similar a las marcas
“BMW” del Revocante, desde que efectivamente la partícula arbitraria “BMW” —que
identifica al Revocante y sus productos y servicios— , se incorpora en el nombre de dominio

8
disputado, con el solo agregado de la expresión “-REPUESTOS”, el que pareciera definir
una pertenencia al negocio del Revocante o una línea de negocios del mismo.
De este modo, a falta de derechos aparentes del Titular sobre la expresión registrada como
nombre de dominio, ha de reconocerse un interés jurídico al Revocante sobre el nombre de
dominio disputado que, dada la coincidencia de servicios, ha de entenderse preferente, por
lo que cabe dar lugar a la revocación promovida.

RESUELVO:

Que, de conformidad con lo dispuesto en la Reglamentación, la Política, los artículos 222 y

siguientes del Código Orgánico de Tribunales y los artículos 636 y siguientes del Código de
Procedimiento Civil, resolviendo conforme a la equidad y la prudencia, este árbitro se ha
formado la convicción que asiste al Revocante un interés preferente sobre el nombre de
dominio <bmw-repuestos.cl> y, por tanto, se decide acoger la demanda de revocación
promovida, revocándose en consecuencia la asignación hecha inicialmente respecto del
nombre de dominio <bmw-repuestos.cl> y ordenándose el cambio de titular a
“BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT”.

Estimándose que el registro del nombre de dominio no ha sido abusivo, cada parte pagará
sus costas.

Notifíquese a las partes la presente sentencia a través del sitio web arbitral de conformidad
con el numeral 6 de la Política y al Centro de Resolución de Controversias de .CL para
ejecución de la misma. Anótese, regístrese, publíquese y archívese en su oportunidad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil,

autorizan esta sentencia como testigos don Juan Carlos Reyes Correa y doña Constanza
Contreras Stange, quienes firman a continuación junto al árbitro.

Juan Francisco Reyes Taha

Juez Árbitro

Juan Carlos Reyes Correa Constanza Contreras Stange

Testigo de actuación Testigo de actuación