TRANSFERENCIA DE UNA MARCA EN

BOLIVIA
Autora:  Drina Joselin Brito Cardozo

¿QUÉ SE ENTIENDE POR VENTA O TRANSFERENCIA DE

UNA MARCA?

La venta o transferencia de una marca es el proceso mediante el cual el

titular de una marca registrada cede sus derechos sobre esa marca a otra
persona natural o persona jurídica. Esto significa que el comprador
adquiere el derecho exclusivo de utilizar la marca en relación con los
productos o servicios para los cuales fue registrada, así como el derecho a
impedir a terceros su uso no autorizado.
Es por eso, que el Tribunal Andino en el Proceso 556-IP-2019 establece
que la transferencia es la facultad que tiene el titular de la marca de
disponer de la marca mediante la transferencia, debido a que, esta
potestad de disposición se basa en el principio de autonomía de la
voluntad privada, la cual permite al titular de la marca que decida
libremente si desea transferirla o cederla.

La transferencia de una marca está regulada por la Decisión 486 Régimen

Común sobre Propiedad Industrial y el Reglamento de Procedimiento
Interno de Propiedad Industrial, la cual establece los requisitos y
procedimiento necesario para llevar a cabo la solicitud de registro de
transferencia de marca.
 ¿DE QUÉ MANERAS SE PUEDE REALIZAR LA
TRANSFERENCIA DE UNA MARCA?

La transferencia de una marca o signo distintivo podrá ser de las

siguientes maneras:

2. Transferencia entre vivos, por ejemplo: La empresa “B” es titular de la

marca registrada “LIGHT M”, pero decide vender el signo distintivo a la
empresa “C”, para llevar a cabo la transferencia la empresa “B” y la
empres “C” realizan un contrato de venta escrito, en el cual establecen
todas las cláusulas referente a la transferencia.
3. Transferencia por vía sucesoria, por ejemplo: El Señor “B” es titular de la
marca registrada “LIGHT DIAMOND” en el 2015, sin embargo, el 2020
fallece y a través de un testamento que realizó previamente deja como
parte de su herencia la marca “LIGHT DIAMOND” a  sus hijos “D”, ”E” y
”F”.
¿CÓMO SE DETERMINA LA VALIDEZ DE LA
TRANSFERENCIA DE UNA MARCA?

Para que la transferencia de un signo distintivo o de una marca sea

considerada válida y tenga efectos legales, es necesario que sea
registrada en el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI). ya
que si no se registra en el SENAPI, la transferencia no tendrá validez
frente a terceros.
Además, el registro de una transferencia de marca en el SENAPI es
esencial para garantizar que el nuevo titular pueda ejercer los derechos
exclusivos que le otorga la marca registrada, tales como el derecho a
utilizar la marca en relación con los productos o servicios para los cuales
fue registrada y el derecho a impedir el uso no autorizado por parte de
terceros. 

¿QUIÉNES PUEDEN REALIZAR EL REGISTRO DE LA

TRANASFERENCIA DE UNA MARCA?

El reglamento de Procedimiento Interno de Propiedad Industrial en el

artículo 389 establece que cualquiera persona interesada puede realizar la
solicitud de registro de la transferencia de una marca, ya sea una persona
natural o jurídica.

¿CUÁL ES EL CRITERIO DEL SENAPI PARA DENEGAR EL

REGISTRO DE TRANSFERENCIA DE UNA MARCA?

La Dirección de Propiedad Industrial tiene la facultad de denegar la

solicitud de registro de una transferencia de marca o signo distintivo, en
el caso de que, dicha transferencia pudiera generar un riesgo de
confusión en el mercado. La confusión en el mercado se refiere a la
posibilidad de que los consumidores puedan equivocarse al asociar una
marca o signo distintivo con otra.
Para entender mejor este criterio, se proporcionará el siguiente ejemplo:
Se realizó la transferencia de la marca “MOON”, pero para su validez se
pretende hacer el registro en el SENAPI, pero la marca solicitada para el
registro es muy similar o idéntica a la marca registrada “BLUE MOON” y
ambas se utilizan en relación a los mismos productos, en este caso, es
probable que los consumidores las confundan y esto genera un riesgo de
confusión, por lo que se podría denegar la solicitud de registro de la
transferencia. 

En conclusión, la transferencia de una marca o signo distintivo es un

proceso fundamental para garantizar la protección de los derechos
exclusivos sobre una marca registrada, por lo que, es esencial cumplir con
los requisitos legales establecidos y registrar la transferencia en el Servicio
Nacional de Propiedad Intelectual (SENAPI) para garantizar la validez y
efectividad de la transferencia frente a terceros e impedir el uso no
autorizado.

Si requiere asesoramiento legal en cuanto a la propiedad intelectual,

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Contrato de cesión de derechos de autor

El contrato de cesión de derechos de autor o de cesión de derechos de propiedad intelectual es el
documento mediante el cual una persona (llamada cedente) transmite o transfiere a otra (llamada
cesionario) los derechos de autor de una o varias obras literarias, artísticas o científicas, expresadas
por cualquier medio o soporte, tangible o intangible.

Por lo general, el cedente es el propio autor de dicha obra o conjunto de obras (es decir, el titular
original de los derechos de autor); sin embargo, puede tratarse de una persona física o jurídica que haya
adquirido los derechos de autor: por herencia o producto de una cesión o licencia anterior (titular
derivado de los derechos de autor).

En este contrato, se regularán los términos y condiciones de la transmisión "inter vivos" de los derechos
de autor. Puede preverse que la cesión será total o parcial (únicamente de algunos derechos); así como
determinarse las finalidades o modalidades de utilización de los derechos cedidos (por ejemplo,
exposición de la obra de una galería de arte, reproducción de la canción en CD, etc.).

Si lo que se desea son contratos de cesión de derechos de autor específicos, los siguientes contratos

pueden ser de ayuda:

 Contrato de composición musical para obras audiovisuales: el compositor se compromete a

componer una canción original o un jingle comercial original para incluirlo en una producción
audiovisual. Por tanto, en caso de que lo que se necesita es utilizar una canción ya existente a una
obra audiovisual, el contrato de cesión de derechos de autor se encuentra mejor adaptado.
 Contrato discográfico: acuerdo entre una compañía discográfica y un artista mediante el cual este
último autoriza al primero a fijar su interpretación musical, y le cede en exclusiva los derechos de
reproducción, comunicación pública y distribución de sus grabaciones a cambio de obtener una
remuneración (royalties).
 Contrato de edición musical: el artista cede el derecho de reproducir su obra y el derecho de
distribuirla al editor, a cambio de una compensación económica.
 Contrato de edición literaria: el escritor cede el derecho de reproducir su obra y el derecho de
distribuirla al editor, a cambio de una compensación económica.
 Contrato de traducción: acuerdo entre un cliente y un traductor mediante el cual este último se
encarga de traducir una(s) obra(s) original(es) de un idioma a otro (ej. del español al inglés).

¿Cómo utilizar el documento?

La cesión de los derechos de autor debe pactarse por escrito. De hecho, la negativa del cesionario a
formalizarlo por escrito es una causa de resolución de este contrato.
Este modelo permite prever de forma escrita todos los aspectos claves de un contrato de cesión de
derechos de autor, como son la determinación de los derechos de autor que serán cedidos y de
las modalidades de explotación autorizadas, el plazo de duración y el ámbito territorial de la cesión,
y, en su caso, el importe y la forma de pago del precio que deberá pagar el cesionario al cedente.

 Derechos de autor: derechos morales y patrimoniales

Los derechos de autor se dividen en dos grupos: derechos morales y derechos patrimoniales.

Los derechos morales de autor son irrenunciables e inalienables, por lo que no pueden ser cedidos a
terceros; es decir, pertenecerán en todo caso al autor de la obra o a sus herederos. Estos derechos
incluyen, entre otros, el reconocimiento de su autoría; la modificación de la obra (respetando los
derechos de terceros y la protección de los bienes de interés cultural); decidir si la obra será divulgada, y
si esta divulgación se hará con su nombre, con un seudónimo o anónimamente.

Por esta razón, mediante el contrato de cesión de derechos de autor, sólo se transmiten los derechos
patrimoniales. Se trata de los derechos de explotación económica de las obras protegidas por
propiedad intelectual, que incluyen el derecho de reproducción (producción de copias de la obra),
de distribución (puesta de la obra a disposición del público mediante su venta, alquiler, etc.),
de comunicación pública (dar acceso a la obra a una pluralidad de personas sin distribución
individualizada) y de transformación (modificar la obra, por ejemplo, traduciéndola).

En este contrato se puede pactar la cesión de la totalidad de los derechos de explotación (cesión

total) o únicamente de algunos de ellos (cesión parcial).

 Coautoría

Los casos de coautoría son aquellos en los que las obras son producidas en conjunto, por más de una
persona. Puede tratarse de una obra en colaboración, en la que varios autores contribuyen a su
realización dando lugar a una obra unitaria. En este caso, los derechos de explotación pertenecen a cada
autor en la proporción que haya sido pactada (o en partes iguales, en defecto de pacto), y estos podrán
explotar su parte separadamente, salvo que causen perjuicio a la explotación común. En este sentido, los
autores pueden transmitir sus derechos de autor a otra persona de forma no exclusiva y sin necesidad de
autorización de los demás. Sin embargo, para la divulgación y modificación de la obra es necesario el
consentimiento de todos los autores.

Asimismo, puede tratarse de una obra colectiva, si la obra única y autónoma es el producto de la

aportación de varios autores bajo la iniciativa y coordinación de una persona natural o jurídica que la
edita o divulga a su nombre. En este caso, salvo que se haya acordado lo contrario, los derechos de autor
pertenecen a la persona que edita o divulga la obra, la cual podrá cederlos a otra persona incluso de
forma exclusiva.

 Cesión de obras futuras

En este contrato solo se podrán ceder los derechos de explotación sobre una o varias obras ya
realizadas, ya que de acuerdo con la ley es nula toda cesión respecto de obras futuras. Igualmente, se
considera nulo el compromiso del autor a no crear una obra en el futuro.

Una vez cumplimentado el documento con las informaciones necesarias, el contrato debe
ser firmado por las partes o, en su caso, por sus representantes, que deberán exhibir la autorización, o en
su caso poder notarial, que les habilita a ello en el momento de la firma.

Para un mayor nivel de seguridad, las firmas deberían figurar no sólo en la sección final del documento,
sino también en el borde izquierdo de cada página que compone el documento, incluyendo, en su
caso, las páginas de los anexos en los que se pudiera adjuntar todo otro documento suplementario que
también formaría parte del contrato.

El contrato debe ser firmado al menos en dos ejemplares, para que cada una de las partes conserve una
copia.

Luego de formalizar el contrato de cesión de de derechos de propiedad intelectual, es posible inscribir

esta transmisión en el Registro de la Propiedad Intelectual.

Legislación aplicable

La transmisión de los derechos de autor se encuentra regulada en Real Decreto Legislativo 1/1996, de
12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando,
aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia (particularmente, en sus
artículos 42 y siguientes).
A la inscripción de la transmisión es de aplicación el Reglamento del Registro General de la Propiedad
Intelectual (aprobado por el Real Decreto 281/2003, de 7 de marzo).

Ayuda de un abogado

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Guías para ayudarte

 ¿Qué son los derechos de autor?

 Cómo y cuándo se pueden ceder los derechos de autor
 ¿Cómo se puede comercializar un programa informático o software?
 Tipos de contratos en la industria musical
 ¿Cuándo es obligatoria la firma de un contrato ante notario público?
Nombres alternativos para este documento: Contrato de cesión de derechos de propiedad intelectual,
Contrato de cesión de propiedad intelectual, Contrato de cesión de derechos de explotación de una obra,
Contrato de transmisión de derechos de autor, Contrato de transmisión de derechos de propiedad
intelectual

País: España

Propiedad intelectual y nuevas tecnologías - Otros modelos de documentos legales que se

pueden descargar

 Aviso legal y condiciones generales de uso

 Condiciones generales de venta
 Formulario de desistimiento
 Contrato de cesión de derechos de imagen
 Política de privacidad de un sitio web
 Contrato de patrocinio publicitario
 Contrato de soporte y mantenimiento de software
 Registro de actividades de tratamiento de datos personales
 Libro registro de incidencias en el tratamiento de datos personales
 Requerimiento por infracción de propiedad industrial o intelectual
 Contrato de licencia de uso de software
 Contrato de cesión de marcas y nombres comerciales
 Contrato de cesión de software
 Contrato de influencer
  Contrato de desarrollo de software
 Contrato de cesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales
 Contrato de licencia de uso de marca
 Contrato de licencia de uso de patentes y modelos de utilidad
 Contrato de traducción
 Reparto de derechos para coautores
Contrato de cesión de software
El contrato de cesión de software es un acuerdo por el cual el titular o propietario de un software o
programa informático (cedente) cede o transmite a un tercero (cesionario)
la titularidad o propiedad sobre el software a cambio del pago de un precio o de forma gratuita.

¿Qué se considera como software o programa informático?

Se considera como software o programa informático toda aquella secuencia de instrucciones o

indicaciones destinadas a ser utilizadas, directa o indirectamente, en un sistema informático (como
puede ser un ordenador, un servidor, una tableta o un teléfono móvil) para realizar una función o una
tarea específica, independientemente del lenguaje de programación utilizado para su creación.

Dentro de este término se incluirían todo tipo de programas informáticos, como pueden ser los dedicados
a la gestión empresarial, al diseño industrial, la organización de stocks, procesadores de texto e incluso
programas ejecutados desde internet. También se incluirían todo tipo de aplicaciones (apps) o
programas diseñados para su ejecución en teléfonos móviles o tabletas.

A los mismos efectos, el término software comprenderá también la documentación preparatoria que sea
necesaria para su uso, así como el soporte en el que se facilita el mismo (CD-ROM, DVDs, etc.) y todos
los complementos necesarios para su ejecución. La cesión incluirá la documentación técnica y los
manuales de uso del programa.

El contrato de licencia vs contrato de cesión

Este contrato de cesión no debe confundirse con el denominado contrato de licencia de uso de software.
Mediante la licencia, se permite al licenciatario utilizar el software manteniendo el licenciante su
titularidad (p. ej. el licenciante puede otorgar otros contratos de licencia sobre el software a otras
personas, puede hacer uso del software por sí mismo, etc.). Además, es posible licenciar la totalidad del
software, o bien, partes o usos concretos de lo mismo.
En contraposición a la licencia, la cesión supone la transmisión de la titularidad o propiedad de la
totalidad del software al cesionario, y por tanto, el cedente (la persona que transfiere o vende el
software) no podrá otorgar nuevas licencias ni hacer uso posterior del software. En este caso, el
cesionario podrá hacer uso del software como su titular previo (cedente), pudiendo establecer prendas
sobre el mismo, acordar contratos de licencia con terceros, introducir modificaciones en el software, etc.

¿Cómo utilizar este documento?

Una vez descargado, este documento deberá ser firmado por cada una de las partes. Para un mayor
nivel de seguridad, las firmas deberían figurar no sólo en la sección final del documento, sino también en
el borde izquierdo de cada página del mismo, incluyendo, en su caso, las páginas de los anexos en los
que se pudiera adjuntar todo otro documento suplementario que también formaría parte del contrato.

El documento podrá ser firmado por una o varias persona(s) física(s) (persona natural), ya sea en su
propio nombre o a través de un representante debidamente autorizado (p. ej. apoderado), o por una o
varias persona(s) jurídica(s) (como puede ser una empresa, una asociación, etc.) a través de su
representante persona física (p. ej. administrador).

Una vez firmado este contrato, las partes podrán inscribir esta cesión en el Registro de la Propiedad
Intelectual si así lo desean con el fin de otorgar una mayor seguridad frente a terceros de la cesión del
software.

La cesión deberá ser otorgada conjuntamente por todos los titulares del software, a no ser que un
órgano jurisdiccional (como puede ser un juez), por razones de equidad y dadas las circunstancias del
caso, faculte a alguno de los titulares para otorgar la cesión.

En el caso de que se desee ceder una invención (como puede ser una patente, modelo de utilidad o
diseño industrial) se deberá redactar el correspondiente contrato de cesión de patentes, modelos de
utilidad y diseños industriales. Por último, si lo que se desea es ceder una marca o nombre comercial, se
deberá formalizar el correspondiente contrato de cesión de marca o nombre comercial.

 Contenido del contrato

Este documento incluye el siguiente contenido mínimo para garantizar su eficacia:

 la información sobre las partes del contrato;

 el precio de la cesión y su forma de pago o condiciones para el otorgamiento de una cesión
gratuita;
  la descripción del software que se cede, incluyendo su ámbito territorial de registro (español,
europeo, etc.)
 el ámbito territorial específico al que se circunscribe la cesión del software;
 la manifestación de la posible existencia de cargas sobre la titularidad del software (como
pueden ser prendas, embargos, etc.);
 la información técnica que se deberá facilitar al cedente. De acuerdo con la legislación
aplicable, el cedente deberá facilitar al cesionario toda la información necesaria para el
correcto uso del software. En este contrato se podrá pactar la posibilidad de otorgar información
o conocimiento que vaya más allá de la información mínima para garantizar el uso del software; y,
 las garantías que el cedente otorga para asegurar el correcto uso del software por el cesionario.

Por otro lado, se podrá incluir, de forma opcional, una cláusula para exigir al cedente que informe a
sus clientes sobre la decisión de transmitir el software y los datos del cesionario, así como la
obligación del cedente de facilitar la lista de clientes actuales del software. De esta forma, se permite
con ambas cláusulas facilitar la transición de un titular a otro, sin que esta situación perjudique a las
ventas, comercialización o desarrollo del software.

Además de los aspectos arriba indicados, en el propio documento se incluyen otras cláusulas relevantes,
como las cláusulas de confidencialidad y de no competencia del cedente que se comentarán a
continuación.

 Cláusula de no competencia

Mediante esta cláusula, se trata de evitar que el cedente pueda seguir haciendo uso de sus conocimientos
relacionados con la comercialización o uso del software con posterioridad a la firma del contrato, tanto si
actúa por cuenta propia como empresario como si trabaja como empleado para un competidor durante un
periodo de tiempo determinado. De esta forma se trata de prevenir que el cedente pueda hacer uso de
la información y experiencia acumulada en su favor y competir de forma desleal con el cesionario.

En todo caso, este periodo de tiempo de no competencia deberá ser remunerado y su duración

proporcional a la importancia de la información que dispone y al daño que podría causar al
cesionario la posible competencia desleal del cedente.

 Cláusulas de confidencialidad

Dada la importancia de la información que puede ser transmitida entre las partes, incluyendo aspectos
sobre la comercialización del software, listados de clientes o futuras áreas de de investigación, entre
otros, se hace especialmente importante proteger toda la información relacionada con este contrato.
A través de esta cláusula, las partes quedan obligadas a guardar secreto de la información revelada
en relación a este contrato y a prevenir que la misma pueda ser utilizada por terceros en su propio
beneficio. En concreto, las partes deberán poner todos los medios necesarios para evitar el uso de
información confidencial por parte de terceros y garantizar que la información relacionada con el
software no sea divulgada. Si las partes desean regular con más detalle las reglas concretas de protección
de la información relacionada con el contrato, se podrá acordar la firma de un acuerdo de
confidencialidad (NDA).

En todo caso, el cesionario deberá tratar de forma confidencial toda la información técnica

relacionada con el software, independientemente de que se incluya esta cláusula o no en el contrato.

Derecho aplicable

El contrato de cesión de uso de software queda sujeto a lo dispuesto en el Título VIII del Real Decreto
Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad
Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia.
Por otro lado, también será de aplicación lo dispuesto en la Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre
Condiciones Generales de Contratación así como lo establecido en el Código Civil y en el Código de
Comercio español.

Ayuda de un abogado

También tienes la opción de consultar a un abogado si necesitas ayuda.

El abogado puede contestar a tus preguntas o ayudarte en tus trámites. Al final de la creación del
documento, se te ofrecerá esta opción.

¿Cómo modificar el modelo?

Rellenas un formulario. El documento se va redactando ante tus ojos, en función de tus respuestas.

Al finalizar, lo recibirás en los formatos Word y PDF. Puedes modificarlo y volver a utilizarlo.

Rellenar el modelo 
Guías para ayudarte

 ¿Cuáles son las consecuencias de incumplir un acuerdo de confidencialidad o NDA?

 ¿Qué diferencia existe entre la licencia y cesión de software?
 ¿Cómo se puede comercializar un programa informático o software?
Nombres alternativos para este documento: Contrato de cesión de programas informáticos, Contrato
de cesión de apps, Contrato de cesión de aplicaciones, Contrato de cesión de páginas web, Contrato de
cesión de titularidad de software

País: España

Propiedad intelectual y nuevas tecnologías - Otros modelos de documentos legales que se

pueden descargar

 Aviso legal y condiciones generales de uso

 Condiciones generales de venta
 Formulario de desistimiento
 Contrato de cesión de derechos de imagen
 Contrato de cesión de derechos de autor
 Política de privacidad de un sitio web
 Contrato de patrocinio publicitario
 Contrato de soporte y mantenimiento de software
 Registro de actividades de tratamiento de datos personales
 Libro registro de incidencias en el tratamiento de datos personales
 Requerimiento por infracción de propiedad industrial o intelectual
 Contrato de licencia de uso de software
 Contrato de cesión de marcas y nombres comerciales
 Contrato de influencer
 Contrato de desarrollo de software
 Contrato de cesión de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales
 Contrato de licencia de uso de marca
 Contrato de licencia de uso de patentes y modelos de utilidad
 Contrato de traducción
 Reparto de derechos para coautores