REPÚBLICA DE COLOMBIA

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Resolución N° 81997

Ref. Expediente N° SD2021/0074440

Por la cual se decide una solicitud de registro

EL DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

en ejercicio de sus facultades legales y,

CONSIDERANDO

Que por escrito presentado el día 6 de agosto de 2021, Café Divino S.A.S., solicitó el
registro de la Marca Café Samario (Mixta) para distinguir productos comprendidos en la
clase 30 y servicios de las clases 35 y 43 de la Clasificación Internacional de Niza1.

Que publicado en la Gaceta de Propiedad Industrial No. 936 del 19 de agosto de 2021,
FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA, presentó oposición contra
la solicitud de registro, con fundamento en lo dispuesto en los literales i) y j) del artículo
135 de la Decisión 486 de 2000.

Lo anterior con fundamento, entre otros, en los siguientes argumentos:

“(…) mediante Resolución No. 4819 del 4 de marzo de 2005, el Superintendente de

Industria y Comercio declaró la protección de la Denominación de Origen Café de la
Sierra Nevada (…).

“Debe tenerse en cuenta en este punto que entre el producto designado y la zona
geográfica delimitada se presenta un nexo de causalidad, pues la zona presenta
factores naturales y humanos que le imprimen al producto las calidades, reputación y
características que lo hacen único y que permitieron su declaración como
Denominación de Origen. (…).

1 30: Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria
utilizadas como sucedáneos del café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café; bebidas a base
de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café,
preparadas; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café descafeinado; café expreso; café
helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y
sucedáneos del café; corteza de chocolate con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias de
café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de
café y achicoria; monodosis de café llenas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café
para la elaboración de bebidas; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del
café; sucedáneos del café a base de achicoria; preparaciones de cacao para la confección de bebidas; preparaciones de cacao para
la elaboración de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones en polvo a base de
cacao para la elaboración de bebidas; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; golosinas de cacao;
ingredientes a base de cacao para helados cremosos; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao;
pasta de cacao para untar; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la
elaboración de bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de cacao, preparadas;
cacao; cacao con leche; cacao en polvo; bombones de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce;
chocolate blanco; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate con rábanos picantes japoneses;
chocolate en polvo; chocolate en polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; chocolate negro; chocolate no edulcorado;
chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para
regalo en cestas; chocolates con licor; chocolates rellenos; bebidas de cacao, preparadas; miel; café con leche; café.
35: Servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios de compra de café para terceros; servicios
de distribución comercial al por mayor de té y café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea
de café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta mayorista de café;
servicios de venta mayorista en relación con café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista en relación con
café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao.
43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de
té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y bares
de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés,
cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y
cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés.

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“El signo solicitado incurre en la prohibición de registro prevista en la (sic) literal j) del
artículo 135 de la Decisión 486 de 2000, esto es, reproduce, imita y contiene una
Denominación de Origen para identificar el mismo producto y productos/servicios
íntimamente relacionados con los aquellos designados en su declaración de
protección. (…).

“Igualmente, incurre en la prohibición de registro prevista en el literal i) del artículo

135 de la Decisión 486 de 2000 a saber, puede engañar al público respecto a las
características del producto. (…).

“(…) se evidencia que la marca solicitada contiene en su conjunto marcario la

expresión “Café Samario” haciendo referencia explícita y clara a productos de café
originarios del municipio y/o ciudad de Santa Marta (debido al uso del gentilicio
Samario), territorio popularmente conocido por su actividad caficultora en el
Departamento del Magdalena. En consecuencia, el uso de la expresión “Café Samario”
que permite identificar un origen geográfico tan específico y determinado para
productos de café, en un signo que pretenda identificar productos de café y
productos/servicios íntimamente relacionados, transmitirán una evocación inevitable al
consumidor promedio sobre el origen de cualquier producto de café que pretenda
identificar la marca opositora.

“Concretamente, el consumidor asumirá en todas las ocasiones que cualquier producto

de café identificado con la marca solicitada, provienen del municipio y/o ciudad de
Santa Marta y, a su vez, realizará una referencia directa a la zona geográfica protegida
por la Denominación de Origen “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA” (…).

“Por consiguiente, el signo solicitado evoca (referencia directamente) la denominación

de origen “Café de la Sierra Nevada” para identificar su mismo producto designado y
productos/servicios íntimamente relacionados.

“Según el anterior pronunciamiento jurisprudencial, señalamos que los signos en

conflicto comparten una marcada conexidad competitiva, toda vez que identifican
exactamente los mismos productos designados en Denominación de Origen Café de
la Sierra Nevada así como productos y servicios íntimamente relacionados.

“Según lo anterior, se evidencia el inminente conflicto respecto a los productos y

servicios resaltados, toda vez que la marca pretendida identificará exactamente los
mismos productos designados por la Denominación de Origen invocada, a saber “café”
en Clase 30, resultando inevitable que el consumidor promedio no incurra en error
respecto la naturaleza de los productos que pretende ofrecer el solicitante en el
mercado. Respecto a los productos a los demás productos descritos en la Clase 30
que pretende identificar la marca solicitada, señalamos que son un género amplio de
productos que son complementarios y/o sustitutos al café (…).

“Respecto a la cobertura de servicios descrita en la Clase 35, se evidencia una fuerte

conexidad competitiva debido a que existe una relación estrecha y complementaria
entre los servicios de “venta, compra, suministro y distribución de café” con el protegido
por la Denominación de Origen.

“En particular, los servicios detallados en la Clase 43, evidenciamos que “Servicios de
café/cafeterías”, “Servicios de catering de cafés” y “Servicios de Cibercafés” son por
definición el escenario comercial para el suministro de alimentos y bebidas y, en
consecuencia, son evidentemente complementarios al consumo del café por cuanto
estructuran la actividad principal de los escenarios comerciales en los que el público
consumidor puede adquirir café y bebidas a base de café con gran frecuencia y
facilidad.

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“(…) la eventual concesión del registro solicitado podría engañar a los medios
comerciales y al público sobre las características y cualidades de los productos de café
o aquellos comercializados en los servicios que pretende identificar la marca objeto de
análisis, atribuyéndose -por el hecho de incorporar una referencia a uno de los
municipios más importantes de la Denominación de Origen- aquellas características y
calidades especiales de la misma. (…).

“Un consumidor que eventualmente encuentre los productos y servicios identificados

con la marca “CAFÉ SAMARIO” (Mixta) estará más inclinado a adquirirlos sólo por el
hecho de tener la referencia a la Denominación de Origen, lo que prueba que el ahora
solicitante estaría aprovechando, desleal e injustamente, el prestigio de aquéllas. (…).

“Si bien, la presente oposición encuentra su principal sustento normativo en lo

dispuesto en el literal j) de la Decisión Andina, es indiscutible el engaño al que se verán
expuestos los consumidores y demás participantes del mercado, con el eventual
registro de una marca para identificar productos relacionados con Café de la Sierra
Nevada, que hace referencia clara y expresa a una procedencia geográfica asociada
a factores naturales y humanos que dotan al producto de especiales características,
calidades y reputación en el mercado. (…).”

Que dentro del término concedido para tal efecto, Café Divino S.A.S., dio respuesta a la
oposición argumentando:

“En este caso vemos que la marca opositora está compuesta por la frase CAFÉ DE LA
SIERRA NEVADA y la solicitada CAFÉ SAMARIO vemos en su estructura ortográfica
que no tienen ninguna relación. Así mismo, es observable que la de la Federación
Nacional de Cafeteros de Colombia quiere hablar de donde es originario el café,
mientras que el solicitado solo está hablando de una expresión que es la siguiente.

SAMARIO, según la Real Academia de la Lengua es:

(…) 2. Perteneciente o relativo a Santa Marta o a los samarios.

“Si vemos en esta ocasión, un consumidor medio ya sea en el país o fuera de el

relacionaría este nombre con el elemento químico de la tabla periódica. (…).”

Que para decidir acerca de la solicitud de registro marcario de la referencia, esta Oficina
procederá a realizar el examen de registrabilidad teniendo en cuenta todos los
argumentos que hayan sido planteados, así como las pruebas presentadas por las partes.
Lo anterior, en atención a lo previsto en los artículos 146, 148 y 150 de la Decisión 486
de la Comisión de la Comunidad Andina. Adicionalmente, el estudio del presente trámite
administrativo puede comprender asuntos que aparezcan con ocasión de la realización
del examen de registrabilidad.

Causales de irregistrabilidad en estudio

Literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

i) puedan engañar a los medios comerciales o al público, en particular sobre la

procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación, las características,
cualidades o aptitud para el empleo de los productos o servicios de que se trate.

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Concepto de la norma

Debe entenderse que existe engaño cuando el signo genera en la mente del consumidor
una distorsión de la realidad respecto de las características del producto o servicio
distinguido, siendo entonces necesario proceder a la protección del interés general del
público consumidor negando la protección sobre este tipo de conjuntos marcarios.2

Así las cosas, para determinar si una marca es engañosa, es preciso relacionar el signo
solicitado con los productos o servicios a distinguir, apreciar esta relación que surge entre
el signo y los productos o servicios, para concluir si la información otorgada por la marca
genera algún tipo de incongruencia o engaño que pueda afectar al consumidor. Es decir,
se pretende que el consumidor confíe en que la información que le proporciona la marca
sea correcta y no lo induzca a error sobre la calidad, composición, procedencia o aptitud
para el empleo de los productos o servicios que va a consumir.

En consecuencia, la marca será engañosa cuando informe una cantidad o una naturaleza
que no posee pero que sea precisamente la que atrae al consumidor. Por lo tanto, será
entonces fundamental ubicar muy bien el tipo de producto al que se aplica la marca para
poder lograr identificar cuál o cuáles son las características que inciden en su calidad y
por las cuales el consumidor lo adquiere.

Literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas los signos que:

j) Reproduzcan, imiten o contengan una denominación de origen protegida para los

mismos productos o para productos diferentes, cuando su uso pudiera causar un riesgo
de confusión o de asociación con la denominación; o implicase un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Concepto de la norma

El Título XI de la Decisión Andina 486 contiene las normas relativas a las indicaciones
geográficas, género en el que la norma incluye las denominaciones de origen y las
indicaciones de procedencia. Las indicaciones de procedencia son definidas por la norma
en los siguientes términos:

“Artículo 221. Se entenderá por indicación de procedencia un nombre, expresión,

imagen o signo que designe o evoque un país, región, localidad o lugar
determinado”.

Así, la indicación de procedencia consiste en un signo indicador del origen de un producto,

sin que para su uso se requieran elementos diferentes a la veracidad. En consecuencia,
se trata de un término descriptivo del origen del producto, por lo que no existe un uso
exclusivo sobre una indicación de procedencia, recayendo el derecho a usarla en
cualquier persona que pretenda informar al público sobre el origen de su producto.

Por otra parte, las denominaciones de origen son definidas en los siguientes términos:

2 TJCA, Proceso 35-IP- 98

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“Artículo 201. Se entenderá por denominación de origen, una indicación geográfica

constituida por la denominación de un país, de una región o de un lugar determinado, o
constituida por una denominación que sin ser la de un país, una región o un lugar
determinado se refiere a una zona geográfica determinada, utilizada para designar un
producto originario de ellos y cuya calidad, reputación u otras características se deban
exclusiva o esencialmente al medio geográfico en el cual se produce, incluidos los factores
naturales y humanos”.

Como se aprecia en la definición legal, a diferencia de la indicación de procedencia, la

denominación de origen requiere que el producto posea unas cualidades o reputación
ligadas al origen geográfico, incluidos sus factores naturales y humanos. En otras
palabras, una denominación de origen identifica un producto proveniente de una zona
geográfica determinada, cuyas características están necesariamente ligadas tanto a las
condiciones naturales de dicha zona, como al esfuerzo de una colectividad para conseguir
y preservar unas condiciones y costumbres homogéneas, las cuales generan la
diferenciación adquirida del producto.

En atención a los derechos así adquiridos por determinada colectividad, y como medida
de protección a los consumidores, quienes asocian la referencia a la zona geográfica a la
calidad o reputación del producto, la legislación reconoce que ha dejado de ser un término
descriptivo para convertirse en un signo distintivo, tal como dispone la norma andina:

“Artículo 220. Las denominaciones de origen protegidas conforme a lo previsto en la

presente Decisión, no serán consideradas comunes o genéricas para distinguir el producto
que designan, mientras subsista dicha protección en el país de origen”.

De acuerdo con el literal j) del artículo 135 andino antes transcrito, para que el registro de
una marca sea negado se requiere que ella cumpla con varios supuestos de hecho:

(i) En primer lugar, que el signo solicitado reproduzca, imite o contenga una denominación
de origen protegida.

Para determinar el alcance de las expresiones “reproduzca”, “imite” y “contenga”, es

necesario tener presente el significado de cada una. Así, reproducir significa “ser copia de
un original”; imitar, “parecerse, asemejarse a otra”; y contener, “llevar o encerrar dentro
de sí a otra3”.

De las aludidas definiciones se desprende que la causal no requiere que se trate de una
reproducción literal de la denominación de origen, sino que basta con que se le asemeje
de alguna manera, incluso evocándola, para denegar el registro solicitado.

(ii) El segundo supuesto de hecho consiste en que el signo se solicite para los mismos
productos, o para productos diferentes cuando su uso pueda causar un riesgo de
confusión o asociación.

En el primer caso -que el signo se solicite para los mismos productos-, la sola
reproducción, imitación o inclusión de la denominación de origen genera el riesgo de
confusión o asociación.

3 Diccionario de la lengua española - Vigésima Segunda Edición. Real Academia de la Lengua Española.

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En el segundo caso -que el signo se solicite para productos diferentes-, será necesario
analizar si existe algún tipo de relación entre ellos y los identificados con la denominación
de origen, con la finalidad de definir si puede generar un riesgo de confusión o asociación.

(iii) El último supuesto de hecho consiste en que el uso del signo solicitado implique un
aprovechamiento injusto de la notoriedad la denominación de origen.

Al respecto, es relevante mencionar que la norma parte del hecho de la notoriedad de la

denominación de origen, por lo que no exige prueba de ello. En efecto, debe recordarse
que uno de los presupuestos para declarar la protección de la denominación de origen es
que el producto que ella identifique cuente, entre otros, con una reputación imputable al
medio geográfico con sus factores naturales y humanos, por lo que tal reputación (o
notoriedad, pues la legislación no las diferencia) ha sido previamente determinada.
Adicionalmente, la presente causal de irregistrabilidad no es de las denominadas causales
relativas, sino de las absolutas.

Cabe indicar, que de acuerdo con el artículo 207 andino, solo pueden usar la
denominación de origen, previa autorización, quienes directamente se dediquen a la
extracción, producción o elaboración del producto que ella distingue, siempre que realicen
dicha actividad dentro de la zona geográfica delimitada en la declaración de protección y
cumplan con otros requisitos exigidos por la oficina nacional. Por tal motivo, el uso de un
signo que reproduzca, imite o contenga la denominación de origen por parte de una
persona que no cumple los antes referidos requisitos, resulta ser un aprovechamiento
injusto de su notoriedad.

Literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

No podrán registrarse como marcas aquellos signos cuyo uso en el comercio afectara
indebidamente un derecho de tercero, en particular cuando:

a) sean idénticos o se asemejen, a una marca anteriormente solicitada para registro o

registrada por un tercero, para los mismos productos o servicios, o para productos o
servicios respecto de los cuales el uso de la marca pueda causar un riesgo de confusión
o de asociación.

Concepto de la norma

De acuerdo con la disposición andina citada, para que el registro de una marca sea
negado se necesita que ella cumpla con varios supuestos de hecho. En primer lugar, que
el signo solicitado sea idéntico a uno previamente solicitado o registrado por un tercero4,
esto es, que sea una reproducción exacta de éste y no permita ninguna clase de
diferenciación entre los dos, o que existan semejanzas entre los signos a estudiar. El

4•La comparación, debe efectuarse sin descomponer los elementos que conforman el conjunto marcario, es decir, cada signo debe
analizarse con una visión de conjunto, teniendo en cuenta su unidad ortográfica, auditiva e ideológica.

•En la comparación, se debe emplear el método del cotejo sucesivo, es decir, se debe analizar un signo y después el otro. No es
procedente realizar un análisis simultáneo, ya que el consumidor no observa al mismo tiempo las marcas, sino que lo hace en diferentes
momentos.

•Se debe enfatizar en las semejanzas y no en las diferencias, ya que en estas últimas es donde se percibe el riesgo de confusión o de
asociación.

•Al realizar la comparación, es importante tratar de colocarse en el lugar del presunto comprador, pues un elemento importante para
el examinador, es determinar cómo el producto o servicio es captado por el público consumidor. (…)”.

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segundo supuesto de hecho es la identidad o relación existente entre los productos o

servicios identificados por la marca solicitada a registro y la previamente solicitada o
registrada5.

Finalmente, la norma exige que dicha identidad o semejanza y relación de los signos y de
los productos o servicios identificados por los signos, sea suficiente para generar un riesgo
de confusión o de asociación, que se entiende debe recaer en los destinatarios de los
productos o servicios, esto es el público consumidor.

De acuerdo con lo anterior, el no cumplimiento de uno de los supuestos de hecho hace

que la marca sea registrable.

Estudio de registrabilidad del signo solicitado

El signo solicitado a registro es:

Signo solicitado

Café Samario

El cual pretende identificar los siguientes productos y servicios de la Clasificación

Internacional de Niza:

5 A tal efecto, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha recogido a través de la interpretación Prejudicial proferida en el
Proceso 100-IP-2018, los siguientes criterios que acreditan por sí mismos la existencia de relación, vinculación o conexión entre
productos y/o servicios:

a) El grado de sustitución (intercambiabilidad) entre los productos y servicios. Existe conexión cuando los productos (o servicios)
en cuestión resultan sustitutos razonables para el consumidor; es decir, que este podría decidir adquirir uno u otro sin problema alguno,
al ser intercambiables entre sí. La sustitución se presenta claramente cuando un ligero incremento en el precio de un producto (o
servicio) origina una mayor demanda en el otro. Para apreciar la sustituibilidad entre productos o servicios se tiene en consideración
el precio de dichos bienes o servicios, sus características, su finalidad, los canales de aprovisionamiento o de distribución o de
comercialización, etc. La sustituibilidad permite apreciar con claridad el hecho de que, desde la perspectiva del consumidor, un producto
(o servicio) es competidor de otro producto (o servicio) de modo tal que el consumidor puede optar por uno u otro con una relativa
facilidad. A modo de ejemplo, tratándose de las infusiones en la forma de bolsas filtrantes, el anís, el cedrón, la manzanilla, etc., suelen
ser productos sustitutos entre sí.

b) La complementariedad entre sí de los productos o servicios. Existe conexión cuando el consumo de un producto genera la
necesidad de consumir otro, pues este es complementario del primero. Así, el uso de un producto supone el uso del otro. Esta
complementariedad se puede presentar también entre productos y servicios. Así, por ejemplo, la crema o pasta dental o de dientes
(dentífrico) se complementa con el cepillo dental y con el hilo dental. Un ejemplo de complementariedad entre un servicio y un producto
puede ser el servicio educativo con el material de enseñanza.

c) La posibilidad de considerar que los productos o servicios provienen del mismo empresario (razonabilidad). Existe conexión
cuando el consumidor, considerando la realidad del mercado podría asumir como razonable que los productos o servicios en cuestión
provienen del mismo empresario. Así, por ejemplo, en determinados mercados quien fabrica cerveza también expende agua
embotellada.

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30: Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto

sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del
café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café;
bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de
café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; bebidas
de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café descafeinado; café expreso;
café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin
tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y sucedáneos del café; corteza de chocolate
con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias
de café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café
recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de café y achicoria; monodosis de café
llenas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base
de café para la elaboración de bebidas; preparaciones vegetales utilizadas como
sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a
base de achicoria; preparaciones de cacao para la confección de bebidas; preparaciones
de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para
la confección de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para la elaboración de
bebidas; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; golosinas
de cacao; ingredientes a base de cacao para helados cremosos; ingredientes a base de
cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de cacao para untar;
preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de
cacao para la elaboración de bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao
ya preparadas; bebidas a base de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en
polvo; bombones de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate
agridulce; chocolate blanco; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche
[bebida]; chocolate con rábanos picantes japoneses; chocolate en polvo; chocolate en
polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; chocolate negro; chocolate no
edulcorado; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolate, confitería y galletas para
regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates con
licor; chocolates rellenos; bebidas de cacao, preparadas; miel; café con leche; café.

35: Servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios
de compra de café para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de té y
café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea de
café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de
café; servicios de venta mayorista de café; servicios de venta mayorista en relación con
café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista en relación con
café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o
mayorista de té, café y cacao.

43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao,
gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de
zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y
bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios
de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-
restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y
cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios
de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y
bares; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés.

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Análisis de la causal contemplada en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486

Esta Dirección encuentra que no obstante el signo solicitado es de carácter mixto,

consistente en la figura de un grano de café, acompañado de las expresiones CAFÉ
SAMARIO, ésta última escrita en letra cursiva, el elemento nominativo es el de mayor
preponderancia, conformado por las expresiones CAFÉ SAMARIO. Sin embargo, esta
circunstancia no es suficiente para determinar que el signo es engañoso, pues la causal
de irregistrabilidad contenida en el literal i) del artículo 135 de la Decisión 486 de 2000
prohíbe el registro de aquellos signos que puedan engañar a los medios comerciales o al
público en relación con la procedencia geográfica, la naturaleza, el modo de fabricación,
las característica, cualidades o aptitud para el empleo de los productos y servicios que
pretende identificar, circunstancias que no se dan en el presente caso.

De esta manera, no se evidencia que el signo en sí mismo pueda constituir un engaño en

relación con los supuestos antes mencionados, debido a que la inclusión de la
combinación de los vocablos CAFÉ SAMARIO no genera en la mente del consumidor la
idea de que los productos de la clase 30 y los servicios de las clases 35 y 43 internacional
ofrecidos contenga una información relacionada con la naturaleza, las características,
cualidades o aptitud del empleo de los mismos.

Ahora bien, es de advertir que el vocablo SAMARIO, acorde con su significación, hace
alusión a “Natural de Santa Marta, ciudad de Colombia” y a “Perteneciente o relativo a
Santa Marta o a los samarios”6, situación que llevaría a que el consumidor hiciera una
relación directa de la expresión con el gentilicio de personas que habitan o pertenecen a
un lugar geográfico específico como lo es la ciudad de Santa Marta, Colombia; sin
embargo, es de indicar que el solicitante del signo analizado tiene como domicilio la ciudad
de Santa Marta, a partir de lo cual no se estaría incurriendo en una información engañosa
proveniente de la citada marca por cuanto la información derivada del signo coincide con
el domicilio de quien pretende la titularidad de la mencionada marca.

Acorde con lo expuesto, el signo solicitado a registro no resulta engañoso en los términos
de la causal aludida en la medida en que no atenta contra las condiciones de veracidad
impuestas en el tráfico mercantil y no informa necesariamente a los consumidores
erróneamente sobre los productos distinguidos por el signo.

Análisis de la causal contemplada en el literal j) del artículo 135 de la Decisión 486

En el presente caso debe señalarse que la Superintendencia de Industria y Comercio,

oficina competente para los temas de Propiedad Industrial, declaró mediante la
Resolución No. 2484 de 30 de enero de 2017 la protección de la expresión CAFÉ DE LA
SIERRA NEVADA como denominación de origen para el café de la especie arábiga,
cuyas características son: suave que crece en la zona de producción cafetera específica
definida en los documentos aportados, se caracteriza sensorialmente por poseer taza
limpia y balanceada con cuerpo medio – alto y uniforme; acidez media, con sabores
asimilables a chocolate. En su fragancia y aroma se perciben notas dulces y anuezadas.
Producido en la zona geográfica delimitada que se encuentra conformada por treinta y
tres municipios cafeteros de la República de Colombia, ubicados en los departamentos
de Cesar, Guajira y Magdalena; municipios que hacen parte del Departamento del Cesar,
como son, Aguachica, Agustín Codazzi, Becerril, Chimichagua, Chiriguana, Curumani,

6 https://dle.rae.es/samario

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Gonzales, La Gloria, La Jagua de Ibirico, Pailitas, Pelaya, Rio de Oro, La Paz, San Alberto,
San Martin, Valledupar, Manaure, Pueblo Bello y el Copey. - Departamento de La Guajira:
El Molino, La Jagua del Pilar, Urumita, Villanueva, Riohacha, Dibulla, Barrancas, Fonseca,
Hato Nuevo, San Juan del Cesar, y del Departamento del Magdalena, entre los que se
encuentran Santa Marta, Aracataca, Ciénaga y Fundación. Territorios ubicados en la
Sierra Nevada de Santa Marta que se encuentran localizados en los rangos de 10.2° hasta
11.3° de latitud norte y desde 72.7° hasta 74.2° de longitud oeste (departamentos de
Guajira, Cesar y Magdalena). Los territorios de la Serranía del Perijá o Serranía de los
Motilones, se encuentran localizados en los rangos de 7° hasta 11° de latitud norte y 72°
hasta 73.6° de latitud oeste (departamentos de Cesar, Guajira). Todos a una altitud entre
500 y 1900 metros sobre el nivel del mar.

De la anterior resolución se puede establecer que la denominación de origen CAFÉ DE

LA SIERRA NEVADA se encuentra debidamente protegida, pues conforme a la
declaración emitida por la autoridad competente, esta expresión se refiere a unas zonas
territoriales colombianas que se utiliza para designar un producto (café) con unas
características especiales.

La tarea de esta Dirección consiste en determinar si la marca solicitada a registro, es un

signo que reproduce, imita o es semejante a una denominación de origen protegida como
lo es “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, pudiendo causar un riesgo de confusión o de
asociación con la denominación o implicase un aprovechamiento injusto de su notoriedad.

En primer lugar, resulta importante precisar que, una denominación de origen debe ser
especialmente protegida, ya que su monopolio debe corresponder sólo a aquellas
personas que están autorizadas para usarla, en razón a que los productos deben tener
las características particulares propias que ameritaron la protección como denominación
de origen; que índica un lugar geográfico determinado y una calidad especial.

Con base en los lineamientos expuestos, para esta Dirección, el signo solicitado al incluir
los vocablos “CAFÉ SAMARIO” y su parte gráfica no imitan, contienen o evocan la
denominación de origen protegida “CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA”, pues, en sí
mismas, son diferentes desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual, por lo
que en ese sentido no hay posibilidad de asociación entre ellas. Como se puede observar
de los mencionados vocablos, el signo solicitado comprende elementos gramaticales
diferentes en su composición gramatical como lo son “SAMARIO” y “SIERRA NEVADA”,
que además de ser disímiles en su conformación silábica, la combinación de vocales y
consonantes es dispar. Adicionalmente, pese a que el vocablo SAMARIO alude a un
gentilicio de las personas que pertenecen a un lugar geográfico al significar “Natural de
Santa Marta, ciudad de Colombia” y a “Perteneciente o relativo a Santa Marta o a los
samarios”7, no es necesariamente evocativo de la denominación de origen protegida.

De esta manera, al no evidenciarse similitudes tanto en las estructuras gramaticales como

fonéticas y conceptuales, no se evidencia si quiera la imitación de la denominación de
origen reivindicada.

Adicionalmente, es de señalar que las expresiones solicitadas son de carácter arbitrario

que no refieren de forma directa a la citada denominación de origen, dado que el
significado que ellas arrojan de ninguna manera evoca en la mente del consumidor las
propiedades del producto café protegidas por la denominación de origen que fundamenta

7 https://dle.rae.es/samario

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la oposición CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA. En el caso en particular, es evidente que la

combinación de los elementos del signo solicitado logra desvirtuar el concepto contenido
en la denominación de origen protegida CAFÉ DE LA SIERRA NEVADA, por lo que su
uso por parte del solicitante no podría ser catalogado como un aprovechamiento injusto
de la notoriedad de la citada denominación de origen.

Aunado a lo anterior, es pertinente aclarar que la sola inclusión de la alusión a un gentilicio

relacionado con alguna región colombiana en una etiqueta per se no deriva en la causal
de irregistrabilidad invocada, por esta razón encontramos que los signos en conflicto son
disimiles.

Análisis de la causal contemplada en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486

Confundibilidad con marca previamente registrada

Facultad oficiosa de la Administración

La Oficina Nacional Competente tiene la obligación de efectuar el examen de

registrabilidad del signo solicitado en registro frente a todos los antecedentes existentes y
frente a todas las causales de irregistrabilidad previstas en la Decisión 486 del 2000.

Conforme lo anterior esta Dirección en cumplimiento de sus deberes legales, encuentra

que el siguiente registro marcario deberá ser tenido en cuenta para la adopción de la
decisión de fondo en el caso de la referencia.

Vista la información existente en el Sistema de Información de Propiedad Industrial, se

encontró la siguiente información relevante para el presente examen de registrabilidad:

Tipo Signo Titular Expediente Niza Clase Trámite Estado Vigencia

Mixta SAMARIO ABATA S.A.S. SD2019/0054142 11 30,31 Marca Registrada 14/01/2030
CAFÉ
DANIEL OSORIO
Mixta GOURMET 14020928 10 30 Marca Registrada 21/10/2024
ADOLPHS
SMARIA

Los signos a comparar son los siguientes:

Signo solicitado Signos antecedentes

SAMARIO

CAFÉ SAMARIO

CAFÉ GOURMET SAMARIA

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Reglas jurisprudencia y doctrinal aplicable a la comparación de marcas

Comparación entre marcas mixtas

Se deberá tomar en consideración que dentro del Proceso 72-IP-2013 de 8 de mayo de

2013, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina ha reiterado sobre la comparación
entre signos mixtos, lo siguiente:

“El signo mixto puede estar conformado por una parte denominativa compuesta,
integrada por dos o más palabras. Al respecto, el Tribunal ha establecido que: “No
existe prohibición alguna para que los signos a registrarse adopten, entre otras,
cualquiera de estas formas: se compongan de una palabra compuesta, o de dos o
más palabras, con o sin significación conceptual, con o sin el acompañamiento de
un gráfico (...)”8.

Sobre el tema, la jurisprudencia sentada por este Tribunal ha sostenido lo siguiente:

“La marca mixta es una unidad, en la cual se ha solicitado el registro del elemento
nominativo como el gráfico, como uno solo. Cuando se otorga el registro de la
marca mixta se la protege en su integridad y no a sus elementos por separado”.
(Proceso 56-IP-2013, marca: WESCO COLOR CENTER (mixta), publicado en la
Gaceta Oficial 221 de 22 de julio de 2013, citando al Proceso 55-IP-2002, diseño
industrial: “BURBUJA VIDEOS 2000”, publicado en la Gaceta Oficial 821 de 01 de
agosto de 2002).

De igual manera ha reiterado que: “La doctrina se ha inclinado a considerar que, en

general, el elemento denominativo de la marca mixta suele ser el más característico o
determinante, teniendo en cuenta la fuerza expresiva propia de las palabras, las que por
definición son pronunciables, lo que no obsta para que en algunos casos se le reconozca
prioridad al elemento gráfico, teniendo en cuenta su tamaño, color y colocación, que en
un momento dado pueden ser definitivos. El elemento gráfico suele ser de mayor
importancia cuando es figurativo o evocador de conceptos, que cuando consiste
simplemente en un dibujo abstracto”. (Proceso 56-IP-2013, ya citado, citando al Proceso
26-IP-98, marca: (mixta) “C.A.S.A”, publicado en la Gaceta Oficial 410 de 24 de febrero
de 1999).

En consecuencia, al caso en estudio deberán aplicarse las siguientes reglas9 para el

cotejo entre los mismos:

En este caso, se deberá determinar el elemento característico del signo mixto y,

posteriormente, proceder al cotejo de los signos en conflicto. Si el elemento predominante
es el denominativo, el cotejo entre signos deberá realizarse de conformidad con las reglas
para la comparación entre signos denominativos.

Análisis comparativo con marca traída de oficio SAMARIO

Al realizar la comparación entre los signos CAFÉ SAMARIO y SAMARIO, esta Dirección
encuentra que son similarmente confundibles en razón a que el signo solicitado reproduce

8Proceso 13-IP-2001, publicado en la G.O.A.C. 677 de 13 de junio de 2001, marca: “BOLIN BOLA”. TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA
COMUNIDAD ANDINA.
9“Estas reglas han sido adoptadas por el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en múltiples providencias, entre las cuales se
destacan: Interpretación Prejudicial del 15 de Agosto de 2007 en el proceso 84-IP-2007 y la Interpretación Prejudicial del 29 de mayo
de 2014 en el proceso 26-IP-2014”.

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la parte relevante de la marca traída de oficio sin que los elementos adicionales que posee
le otorguen la suficiente distintividad.

Así, en primer lugar es poner de presente que el signo solicitado es de carácter mixto,
conformado por la combinación de la gráfica que simula un grano de café seguida en su
parte inferior por las expresiones CAFÉ SAMARIO, en donde SAMARIO está escrita en letra
cursiva, predominando en cada caso el elemento nominativo tanto pos su posición como por
su tamaño en dicho conjunto marcario. Por su parte, la marca traída de oficio está compuesta
por la palabra SAMARIO, la cual se sobrepone a la figura caricaturesca de un rombo que
contiene en sus lados la gráfica de unas ramas de una planta y en su parte inferior la figura
de una cinta ornamental y en cuyo conjunto marcario predomina la citada palabra SAMARIO.

Con base en lo expuesto, se advierte que el signo solicitado reproduce el elemento de

mayor preponderancia de la marca previamente registrada atinente al vocablo SAMARIO,
sin que la expresión café que acompaña el elemento nominativo le confiera la suficiente
distintividad, por ser de naturaleza explicativa, sobre la cual no puede recaer ningún tipo
de protección específica, dada su naturaleza genérica y de uso común frente a los
productos y servicios del sector de mercado pretendido.

De esta manera, al encontrar que uno y otro signo sus elementos más distintivos se
repiten en ambos casos, el consumidor podrá asumir erróneamente que el signo solicitado
constituye una extensión o derivación del previamente registrado, con la diferencia en la
adición de unos elementos secundarios que no superan en distintividad al elemento
imitado, incurriendo así en riesgo de asociación al creer equivocadamente que ambos
signos provienen del mismo origen empresarial.

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría
permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la
inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto
diferente a la de la marca unitaria. Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error,
quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o
innovación de la marca que sirve de antecedente.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los

signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Análisis comparativo con marca traída de oficio CAFÉ GOURMET SAMARIA

Ahora, al efectuar el cotejo la comparación entre los signos CAFÉ SAMARIO y CAFÉ
GOURMET SAMARIA, esta Dirección encuentra que son semejantes, debido a que el signo
solicitado reproduce casi en su totalidad el elemento distintivo de la marca antecedente, sin
que los elementos adicionales que contiene le otorguen la suficiente distintividad.

Inicialmente, se advierte que el signo solicitado es de carácter mixto, como se indicó

previamente, está formado por la combinación de la gráfica que simula un grano de café
seguida en su parte inferior por las expresiones CAFÉ SAMARIO, en donde SAMARIO está
escrita en letra cursiva, predominando en este caso el elemento nominativo tanto pos su
posición como por su tamaño en dicho conjunto marcario. Por su parte, la marca traída de
oficio está formada por las expresiones CAFÉ GOURTMET SAMARIA, encerradas dentro
de un marco ornamental, destacándose el elemento nominativo y más específicamente la
palabra SAMARIA tanto por su posición como por su tamaño en dicho conjunto marcario.

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A partir de lo anterior, se evidencia que el signo solicitado reproduce casi en su totalidad el

elemento de mayor relevancia de la marca previamente registrada consistente en la
locución genérica café y la expresión SAMARIA, siendo su única diferencia el cambio de
la vocal “O” por la letra “A”, situación que no le confiere la suficiente fuerza diferenciadora
desde el punto de vista ortográfico, fonético y conceptual.

De esta manera, al encontrar que uno y otro signo sus elementos más distintivos se
repiten en ambos casos, el consumidor podrá asumir erróneamente que el signo solicitado
constituye una extensión o derivación del previamente registrado, con la diferencia en la
adición de unos elementos secundarios que no superan en distintividad al elemento
imitado, incurriendo así en riesgo de asociación al creer equivocadamente que ambos
signos provienen del mismo origen empresarial.

De aceptarse dichos criterios como elementos diferenciadores entre los signos, se estaría
permitiendo que terceros se apropiaran de marcas registradas, so pretexto de que la
inclusión de nuevos elementos en el signo solicitado despierta una impresión de conjunto
diferente a la de la marca unitaria. Sumado a lo anterior, se induciría al consumidor a error,
quien puede llegar a considerar que la marca solicitada se constituye en una variación y/o
innovación de la marca que sirve de antecedente.

Teniendo en cuenta lo anterior, resulta necesario entrar a verificar la cobertura de los

signos confrontados, en aras de establecer si se cumple con el segundo de los requisitos
exigidos por la causal de Irregistrabilidad en estudio.

Conexión competitiva

El signo solicitado pretende distinguir:

30: Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto

sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria utilizadas como sucedáneos del
café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café;
bebidas a base de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de
café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café, preparadas; bebidas de café; bebidas
de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café descafeinado; café expreso;
café helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin
tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y sucedáneos del café; corteza de chocolate
con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias
de café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café
recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de café y achicoria; monodosis de café
llenas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base
de café para la elaboración de bebidas; preparaciones vegetales utilizadas como
sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del café; sucedáneos del café a
base de achicoria; preparaciones de cacao para la confección de bebidas; preparaciones
de cacao para la elaboración de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para
la confección de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para la elaboración de
bebidas; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; golosinas
de cacao; ingredientes a base de cacao para helados cremosos; ingredientes a base de
cacao para productos de confitería; mezclas de cacao; pasta de cacao para untar;
preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de
cacao para la elaboración de bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao
ya preparadas; bebidas a base de cacao, preparadas; cacao; cacao con leche; cacao en

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polvo; bombones de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate

agridulce; chocolate blanco; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche
[bebida]; chocolate con rábanos picantes japoneses; chocolate en polvo; chocolate en
polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; chocolate negro; chocolate no
edulcorado; chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolate, confitería y galletas para
regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para regalo en cestas; chocolates con
licor; chocolates rellenos; bebidas de cacao, preparadas; miel; café con leche; café.

35: Servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios
de compra de café para terceros; servicios de distribución comercial al por mayor de té y
café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea de
café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de
café; servicios de venta mayorista de café; servicios de venta mayorista en relación con
café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista en relación con
café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o
mayorista de té, café y cacao.

43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao,
gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de
zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y
bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios
de cafés y restaurantes; servicios de cafés, cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-
restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y
cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios
de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y
bares; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés.

Los signos confrontados identifican:

Expediente Productos

14020928 (30): Café

SD2019/0054142 (30): Harinas para todos los usos, preparaciones a base de cereales,
té, cacao; arroz; tapioca y sagú; pan, productos de pastelería y
confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos
de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias;
hielo.

(31): Granos y semillas en bruto o sin procesar, frutas y verduras,

productos agrícolas, acuícolas, hortícolas y forestales en bruto y sin
procesar; hortalizas y legumbres frescas, hierbas aromáticas frescas;
plantas y flores naturales; bulbos, plantones y semillas para plantar;
animales vivos; productos alimenticios y bebidas para animales;
malta.

Análisis de conexidad entre productos de la clase 30 internacional

Al verificar la cobertura de los signos enfrentados CAFÉ SAMARIO y SAMARIO, se

evidencia que el signo solicitado pretende distinguir productos conexos con los cobijados
por la marca previamente registrada. En efecto, los productos tales como “café, bebidas
a bases de café, café instantáneo, café molido, sucedáneos del café, chocolate y

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chocolate en polvo”, pretendidos por el signo solicitado son de aquellos que además de
compartir la misma naturaleza al ser de carácter alimenticio, son habitualmente
comercializados en los mismos establecimientos de los que distinguidos por la marca
registrada, como es el caso del “arroz, pan, productos de pastelería, harina para todos los
usos y preparaciones a base de cereales”, atendiendo a una realidad de mercado,
confluyendo tales tipos de productos en lugares como mini mercados, supermercados y
grandes superficies. De otro lado, los signos enfrentados distinguen los mismos productos
en relación con el té, cacao y confitería, cuya naturaleza es la misma, además de tratarse
de productos alimenticios de consumo humano.

Por su parte, al analizar la cobertura entre los signos CAFÉ SAMARIO y CAFÉ GOURMET
SAMARIA se advierte que cubren el mismo tipo de producto como lo es el “café”, no
deviene necesario establecer conexión competitiva entre los mismos y el riesgo de
confusión existente, no solo se desprende de la estrecha similitud entre los signos, sino
que también concurre al presente caso una equivalencia entre los productos identificados
por los mismos.

Análisis de conexidad entre productos de la clase 30 de la marca SAMARIO con

servicios de la clase 35 internacional de los signos CAFÉ SAMARIO / CAFÉ GOURMET
SAMARIO.

Ahora, al efectuar el análisis entre los servicios de la clase 35, pretendidos por el signo
solicitado y los productos de las clases 30 y 31 internacional protegidos por la marca
previamente registrada se advierte que son igualmente competitivamente conexos. Esto por
cuanto es claro que, en relación con los productos de las clases 30 (Café/ té y cacao), los
servicios pretendidos por el signo solicitado en la clase 35 identifican aquellos relacionados
con “venta minorista y mayorista de café té y cacao”, productos alimenticios que son
distinguidos por las marcas previamente registradas, por lo que puede concluirse que existe
una conexión competitiva de complementariedad, dado que los productos de los signos
traídos de oficio constituyen precisamente el objeto de los servicios de la marca solicitada.
De este modo, los productos de las coberturas de las marcas registradas son necesarios
para la prestación de los servicios amparados bajo la marca solicitada. Tal circunstancia
puede implicar también que unos y otros compartan canales de comercialización y medios
publicitarios, aumentando el riesgo de confusión de cara a los consumidores.

De esta manera, es razonablemente factible que el empresario que identifica dicho tipo de
productos propenda por incursionar en la actividad comercial de su venta, como parte de
una prestación mercantil relacionada con su nicho de negocio.

Análisis de conexidad entre productos de la clase 30 marcas traídas de oficio y

servicios de la clase 43 internacional marca solicitada

En este caso, dadas las coberturas de los signos, entre estos existe una estrecha
conexidad competitiva, teniendo en cuenta que los productos alimenticios registrados, son
productos que frecuentemente se ofrecen o son utilizados como insumos y/o materias
primas dentro de establecimientos de restauración como bares, cafés, servicios de
cafetería, restaurantes, y demás relacionados con la preparación y abastecimiento de
alimentos y bebidas que protege los signos registrados “Café / café preparaciones a base
de cereales, té, cacao; arroz; tapioca y sagú; pan, productos de pastelería y confitería”.
Por lo tanto, en caso que, los consumidores promedio llegaran a encontrar este tipo de
productos en el mercado, entre otros, y ante la similitud evidente entre los signos,
fácilmente podría asociar y pensar que el titular de la marca registrada además de que

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está provee dichos productos, ha decidido ampliar su portafolio de negocios con la

apertura de servicios de restauración, preparación y abastecimiento de alimentos,
comidas y bebidas.

Adicionalmente, los consumidores al encontrar los signos en el mercado difícilmente

podrían identificar el distinto origen empresarial de los mismos (confusión indirecta), ya
que cada vez es más frecuente en el mercado que los mismos establecimientos,
identifiquen productos alimenticios y bebidas con su propia marca. Por ende, de permitir
el registro del signo solicitado, se generaría riesgo de confusión y asociación, pues dada
la similitud del componente nominativo de los signos comparados, sería muy difícil para
los consumidores determinar el origen empresarial de los productos y servicios cotejados.

Así, un signo susceptible de acarrear riesgo de confusión frente a un signo previamente

registrado o solicitado en registro estará incurso en la causal analizada siendo imposible
por tanto acceder a su registro, toda vez que el ordenamiento protege tanto los derechos
del titular del signo previamente registrado como los derechos de los usuarios y
consumidores a escoger libremente y sin distorsiones los productos y servicios ofrecidos
en el mercado.

Conclusión

En consecuencia, el signo objeto de la solicitud no está comprendido en las causales de

irregistrabilidad establecidas en los literales i) y j) del artículo 135 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

Sin embargo, el signo objeto de la solicitud está comprendido en la causal de

irregistrabilidad establecida en el literal a) del artículo 136 de la Decisión 486 de la
Comisión de la Comunidad Andina.

En mérito de lo expuesto esta Dirección,

RESUELVE

ARTÍCULO 1. Declarar Infundada la oposición interpuesta por FEDERACIÓN NACIONAL

DE CAFETEROS DE COLOMBIA.

ARTÍCULO 2. Negar el registro de la Marca Café Samario (Mixta) para distinguir

productos comprendidos en la clase 30 de la Clasificación Internacional de Niza10,
1030: Achicoria [sucedáneo del café]; achicoria y mezclas de achicoria en cuanto sucedáneos del café; achicoria y mezclas de achicoria
utilizadas como sucedáneos del café; affogato [bebidas a base de café que contienen helado]; aromatizantes de café; bebidas a base
de café; bebidas a base de café que contienen leche; bebidas a base de café, cacao, chocolate o té; bebidas a base de café,
preparadas; bebidas de café; bebidas de café, preparadas; bebidas heladas a base de café; café descafeinado; café expreso; café
helado; café instantáneo; café molido; café preparado; café sin cafeína; café sin tostar; café tostado en granos; café, té, cacao y
sucedáneos del café; corteza de chocolate con granos de café molidos; cápsulas de café llenas; cápsulas de café, llenas; esencias de
café; extractos de café; granos de café cubiertos de chocolate; granos de café recubiertos de azúcar; mezclas de café; mezclas de
café y achicoria; monodosis de café llenas; preparaciones a base de café para la confección de bebidas; preparaciones a base de café
para la elaboración de bebidas; preparaciones vegetales utilizadas como sucedáneos del café; saborizantes de café; sucedáneos del
café; sucedáneos del café a base de achicoria; preparaciones de cacao para la confección de bebidas; preparaciones de cacao para
la elaboración de bebidas; preparaciones en polvo a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones en polvo a base de
cacao para la elaboración de bebidas; caramelos de cacao; extractos de cacao para la alimentación humana; golosinas de cacao;
ingredientes a base de cacao para helados cremosos; ingredientes a base de cacao para productos de confitería; mezclas de cacao;
pasta de cacao para untar; preparaciones a base de cacao para la confección de bebidas; preparaciones a base de cacao para la
elaboración de bebidas; bebidas a base de cacao; bebidas a base de cacao ya preparadas; bebidas a base de cacao, preparadas;
cacao; cacao con leche; cacao en polvo; bombones de chocolate; caramelos recubiertos de chocolate; chocolate; chocolate agridulce;
chocolate blanco; chocolate caliente; chocolate con leche; chocolate con leche [bebida]; chocolate con rábanos picantes japoneses;
chocolate en polvo; chocolate en polvo para la preparación de bebidas a base de chocolate; chocolate negro; chocolate no edulcorado;
chocolate semidulce; chocolate sin leche; chocolate, confitería y galletas para regalo en canastas; chocolate, confitería y galletas para
regalo en cestas; chocolates con licor; chocolates rellenos; bebidas de cacao, preparadas; miel; café con leche; café.

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solicitada por Café Divino S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la
presente resolución.

ARTÍCULO 3. Negar el registro de la Marca Café Samario (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 35 de la Clasificación Internacional de Niza11, solicitada por Café
Divino S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 4. Negar el registro de la Marca Café Samario (Mixta) para distinguir servicios
comprendidos en la clase 43 de la Clasificación Internacional de Niza12, solicitada por Café
Divino S.A.S., por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

ARTÍCULO 5. Notificar a Café Divino S.A.S., solicitante del registro y a FEDERACIÓN

NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA opositor, el contenido de la presente
resolución, entregándoles copia de la misma, advirtiéndoles que contra dicha resolución
procede el recurso de apelación ante la Superintendente Delegada para la Propiedad
Industrial, interpuesto dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de
notificación.

ARTÍCULO 6. En firme esta resolución archívese el expediente.

Notifíquese y Cúmplase.
Dado en Bogotá D.C., el 14 de diciembre de 2021

JUAN PABLO MATEUS BERNAL

DIRECTOR DE SIGNOS DISTINTIVOS

11 35: Servicios de abastecimiento para terceros en relación con la compra de café; servicios de compra de café para terceros; servicios
de distribución comercial al por mayor de té y café; servicios de tiendas mayoristas de café; servicios de tiendas mayoristas en línea
de café; servicios de tiendas minoristas de café; servicios de tiendas minoristas en línea de café; servicios de venta mayorista de café;
servicios de venta mayorista en relación con café; servicios de venta minorista de café; servicios de venta minorista en relación con
café; servicios de venta minorista o mayorista de café; servicios de venta minorista o mayorista de té, café y cacao.
12 43: Cafés; servicio de comidas y bebidas en cibercafés; servicio de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de jugo de frutas; servicio

de té, café, cacao, gaseosas o bebidas de zumo de frutas; servicios de bares de café y té; servicios de cafés; servicios de cafés y
bares de zumos; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y cafeterías; servicios de cafés y restaurantes; servicios de cafés,
cafeterías y restaurantes; servicios de cafés-restaurantes y bares de comidas rápidas [snack-bars]; servicios de cafés-restaurantes y
cafeterías; servicios de catering para oficinas, a saber, de suministro de cafés; servicios de hoteles, restaurantes y cafés; servicios de
hoteles, restaurantes, cafés-restaurantes y bares; servicios de restaurantes y cafés; suministro de comidas y bebidas en cibercafés.

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